STS, 12 de Diciembre de 2001
| Ponente | CID FONTAN, FERNANDO |
| ECLI | ES:TS:2001:9737 |
| Número de Recurso | 5682/1994 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 12 de Diciembre de 2001 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Diciembre de dos mil uno.
En el recurso de casación nº 5682/1994, interpuesto por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, en nombre y representación de PERRY ELLIS INTERNATIONAL, INC., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia nº 519 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1558/1992, con fecha 29 de abril de 1994, sobre marca; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 519 de fecha 29 de abril de 1994, desestimando el recurso. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de PERRY ELLIS INTERNATIONAL, INC., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de junio de 1994, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 30 de julio de 1994, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y dictando otra más ajustada a derecho.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 2 de noviembre de 1994, en la cual se hizo constar que habiendo comparecido parte recurrida, se acordó entregar copia del escrito al Sr. Abogado del Estado por término de 30 días para que formulara oposición al recurso, lo que efectuó mediante escrito de fecha 22 de noviembre de 1994.
Por providencia de fecha 24 de septiembre de 2001, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de diciembre de 2001, fecha en que tuvo lugar el acto.
El recurrente articula un único motivo de casación al amparo del Art. 95.1.4º, de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los Arts. 130 y 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial. El Art. 130 del Estatuto establece que: "en cada expediente la marca no podrá comprender más que una sola clase de productos. Cuando el dueño de una marca pretenda aplicarla a otros productos comprendidos en otra clase del Nomenclator, lo solicitará incoando nuevo expediente, sujeto a la tramitación preceptuada en el presente Decreto-ley". En el caso presente, la sentencia recurrida, después de afirmar que la marca nº 1.074.800, clase 25, que constituyó el único obstáculo para denegar la inscripción registral de la marca aspirante nº 1.304.777, clase 3ª, ha desaparecido del Registro de la Propiedad Industrial, al haber sido anulada por sentencia firme nº 828 de 16 de diciembre de 1993, en la cual también se acuerda la concesión de la marca nº 1.132.743 PERRY ELLIS, clase 25, en favor de la entidad hoy recurrente en casación PERRY ELLIS INTERNATICONAL INC., mantiene, ello no obstante, la prohibición de la inscripción registral de la marca hoy aspirante nº 1.304.777 PERRY ELLIS, clase 3ª, en base a la identidad fonética de ambas marcas, aunque el titular de ambas pudiera prestar su consentimiento. Esta Sala rechaza la tesis mantenida en la sentencia recurrida en casación por no ser conforme a derecho, porque como ya ha dicho esta Sala en sentencias de 29 de noviembre de 2000 y 8 de febrero de 2001, la diferencia de productos distinguidos por las marcas del recurrente, aunque exista identidad de denominaciones, nada obsta para impedir el acceso al Registro de la marca aspirante, siempre y cuando la misma marca hubiera tenido acceso al Registro con anterioridad a la oponente, lo cual resulta conforme con la doctrina sostenida en esta Sala en numerosas sentencias de 20 de noviembre de 1974, 5 de octubre de 1978, 21 de marzo de 1974, 19 de abril de 1976 y 10 de marzo y 28 de octubre de 1978, que establecían, que todo expediente de marca inscrita, está vinculado a una determinada clase de productos y su extensión a otras clases conlleva la tramitación de distintos expedientes administrativos, dado que la titularidad de una marca no confiere a su propietario un derecho preferente frente a terceros que permita la extensión del signo distintivo inscrito a otras clases del Nomenclator en cualquier momento posterior, sin que se lo puedan impedir los terceros que dispongan de marcas semejantes a la suya y de la misma clase de productos. En efecto tiene razón el recurrente al afirmar que la sentencia recurrida interpreta erróneamente el Art. 130 del Estatuto de la Propiedad Industrial, en cuanto afirma, de forma absoluta, que la identidad de las denominaciones de las marcas en pugna, impide conceder el acceso al Registro de la marca aspirante, dado que la marca de idéntica denominación que la aspirante tuvo ya acceso al Registro y al desaparecer en el mismo por sentencia la marca oponente nº 1.074.800 y no existe obstáculo alguno para que el titular inscrito, en expediente nuevo e independiente pueda con la misma denominación extender la misma marca a otros productos distintos del Nomenclator, y ello en base a que lo que realmente debe proteger el Registro es precisamente el derecho de quien primeramente inscribió, quien al solicitar otra marca con la misma denominación no hace sino extender a otros productos del Nomenclator ese derecho de preferencia con nuevo expediente.
En el presente caso, nos encontramos ante dos marcas de idéntica denominación PERRY ELLIS que pretenden proteger productos de diferentes clases del Nomenclator, 25 la concedida y 3ª la aspirante, con lo cual, tiene aplicación lo dispuesto en el Art. 130 y 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la doctrina legal establecida sobre los mismos, de que todo expediente de marca esté vinculado a una determinada clase de productos y su extensión a otras clases conlleva la tramitación de otros expedientes administrativos autónomos e independientes al primero, dado que la titularidad de un expediente de marca, para una determinada clase, no confiere a su propietario un derecho preferente y absoluto frente a terceros, y ello significa que no se permite la extensión del signo a otras clases del Nomenclator en cualquier tiempo posterior, si este confluye con la marca de un tercero, el cual siempre puede invocar la prohibición del Art. 124-1º del Estatuto de la Propiedad Industrial; ello es así porque de lo contrario, bastaría registrar una marca para un producto cualquiera para entenderlo extendido a todas las clases del Nomenclator sin necesidad de nuevos expedientes contradictorios, dado que nadie podría oponerse a la nueva petición de una marca ya registrada, lo cual no es lo que dispone el Art. 130 que solamente permite extender o ampliar mediante simple petición a productos de la misma clase mas nunca a clase distinta sin tramitar el nuevo expediente. Por todo ello, la sentencia de instancia recurrida infringe lo dispuesto en el Art. 130 del Estatuto de la Propiedad Industrial y la jurisprudencia de esta Sala contenida en las sentencias de la Sala ya citadas, y procede estimar el primer motivo de casación articulado por el recurrente en base a la infracción del Art. 130 del Estatuto de la Propiedad Industrial.
Una vez estimado el recurso de casación, y casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala se convierte en Sala de instancia, recuperando plena jurisdicción sobre la cuestión de fondo debatida en el recurso contencioso administrativo debiendo dictar nueva sentencia sobre el fondo del asunto con libertad absoluta de apreciación de la prueba obrante en el expediente y la practicada en primera instancia. Así las cosas, la marca aspirante nº 1.304.777, de la clase denominativa PERRY ELLIS, para productos de la clase 3ª del Nomenclator, preparaciones para blanquear y para la colada, al tiempo de dictarse la sentencia recurrida, 29 de abril de 1994, no tenía obstáculo registral alguna para su inscripción, dado que ya tenía inscrita la misma marca para otros productos desde el 16 de diciembre de 1993, en que desapareció del Registro la marca anulada nº 1.074.800, y se le concedió la suya nº 1.132.743, con lo cual no existe obstáculo alguno a la concesión de dicha marca en nuevo expediente en el que no existe oposición, y procede en consecuencia dictar nueva sentencia por la que estimamos el recurso contencioso-administrativo nº 1558/1992, interpuesto por PERRY ELLIS INTERNATIONAL INC., contra las resoluciones del Registro de la propiedad Industrial de 6 de mayo de 1991 y 5 de junio de 1992, que denegaron la inscripción de la marca aspirante nº 1.304.777, declarando que las resoluciones citadas no son conformes a derecho por circunstancias sobrevenidas con posterioridad a las mismas, y anulando tales resoluciones, ordenamos la inscripción definitiva de la marca aspirante nº 1.304.777 PERRY ELLIS, para productos de la clase 3ª del Nomenclator, preparaciones para blanquear y para la colada. No se aprecia la infracción del Art. 131 del Estatuto de la Propiedad Industrial que denuncia el recurrente, ya que la marca aspirante no fue solicitada como marca derivada, requisito imprescindible para ser concedida como tal, puesto que se solicitó como marca principal.
Al haber estimado el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, y no hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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- Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 5682/1992, interpuesto por la representación procesal de PERRY ELLIS INTERNATIONAL, INC., contra la sentencia nº 519 de fecha 29 de abril de 1994, dictada por la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 1558/92, casando y anulando dicha sentencia por no ser conforme a derecho.
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- Que en su lugar dictamos otra por la que, estimando el recurso contencioso administrativo nº 1558/92, interpuesto por PERRY ELLIS INTERNATIONAL, INC, declaramos disconformes a derecho las resoluciones del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 6 de mayo de 1991, confirmada en reposición por la de 5 de junio de 1992, que denegaron la inscripción registral de la marca nº 1.304.777, y ordenamos la inscripción definitiva de la misma.
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- No hacemos expresa condena en costas, ni de las ocasionadas en primera instancia, ni de las ocasionadas por el presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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