STS, 10 de Julio de 2008

"Havana Club Holding, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 838/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de octubre de 1998, confirmado el 23 de abril de 1999, que concedió el registro de la marca número 2.094.385, "Havana Club Lunettes Design".

En su escrito de demanda, de 20 de octubre de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "anulando la resolución recurrida, dejándola sin ningún valor ni efecto por no ser ajustada a Derecho y, en su lugar, declarar que procede la denegación del citado registro de marca nº 2.094.385 Havana Club Lunettes Design en la clase 9, por su incompatibilidad con las marcas de mi representada, por las razones alegadas y justificadas en el presente escrito, condenando a la Administración y a cualquier otro interesado a estar y pasar por las anteriores declaraciones y por todas las circunstancias legales a ellas inherentes". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

D. Abelardo contestó a la demanda con fecha 5 de noviembre de 2001 y suplicó sentencia "desestimando el presente recurso y ratifique la resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de octubre de 1998, en la cual estimó el registro del nombre comercial Havana Club Lunettes Club, y de fecha 23 de abril de 1999 que desestima el recurso ordinario interpuesto, con expresa imposición en costas". Por otrosí interesó igualmente el recibimiento a prueba.

Por auto de 18 de julio de 2002 la Sala de instancia acordó no recibir el pleito a prueba.

Con posterioridad el Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito en el que suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime la demanda".

Con fecha 7 de abril de 2003 "Havana Club Holding, S.A., Société Anonyme" presentó escrito con aportación de documentos al amparo del artículo 56.4 de la Ley Jurisdiccional en el que suplicó a la Sala "se sirva admitirlos y en su virtud acuerde la unión a los autos de la documental incorporada en este acto, como documentos nº 4, 5, 6, 7 y 8, que vendrán a sumarse a los documentos nº 1, 2 y 3 aportados con el escrito de formalización de la demanda, tal y como en Derecho procede".

D. Abelardo presentó nuevo escrito de contestación con fecha 24 de abril de 2003 con el mismo suplico que el anterior.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 20 de enero de 2004 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 20 de enero de 2005, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el recurso interpuesto por 'Havana Club Holding, S.A.' contra la actuación administrativa descrita en el fundamento de derecho primero de la presente resolución, y sin pronunciamiento alguno respecto de las costas procesales".

Con fecha 13 de febrero de 2006 "Havana Club Holding, S.A., Société Anonyme" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 870/2006 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

Motivo Primero.- Por "[...] incongruencia omisiva e incongruencia por contradicción".

"Motivo Segundo. Artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, y con el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y sentencias de ese Excmo. Tribunal Supremo".

"Motivo Tercero. Artículo 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, artículo 6 bis del Convenio de la Unión de París, en relación con el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, y con el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y sentencias de ese Excmo. Tribunal Supremo".

"Motivo Cuarto. Infracción de la jurisprudencia que resulta aplicable al caso".

"Motivo Quinto. Infracción e incongruencia -pues la propia sentencia las invoca- de y con las reglas de la lógica y de la razón, de la sana crítica y sentido común".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por auto de 15 de junio de 2007 se tuvo por caducado en el trámite de oposición al recurso a D. Abelardo.

Por providencia de 8 de mayo de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 2 de julio siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de enero de 2005, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Havana Club Holding, S.A., Société Anonyme" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.094.385, "Havana Club Lunettes Design", para distinguir productos de la clase 9 del Nomenclátor Internacional, en concreto "monturas para gafas de sol y graduado".

A la inscripción de la marca número 2.094.385, "Havana Club Lunettes Design", solicitada por D. Abelardo, se había opuesto "Havana Club Holding, S.A., Société Anonyme" en cuanto titular de las marcas números 99.789 (7) y 2.068.449 (5), "Havana Club", que amparan, respectivamente, productos y servicios de las clases 1 y 33 ("destilería de alcoholes. Alcoholes (bebidas), aguardientes y licores") y 42 ("servicios de restauración; explotación de bares, cafés y discotecas").

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados Havana Club Lunettes Design y sus oponentes Havana Club, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado, ya que la solicitud reivindica 'monturas para gafas' y las marcas oponentes distinguen: destilería de alcoholes y servicios de restauración, que no pueden confundirse, ni son competitivos en el mercado con aquéllos, y al no ir dirigidos a consumidores tan dispares, éstos no van a confundir ni asociar a tales signos".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:

"En el presente supuesto, entiende la Sala que no concurre la prohibición contenida en el descrito art. 12 de la Ley de Marcas toda vez que si bien es cierto que 'Havana Club' es una marca notoria en el sector de alcoholes y salas de restauración y ocio, no es menos cierto que no goza de renombre universal que abarque cualesquiera sectores comerciales. En efecto, la reiterada jurisprudencia del T.S. distingue entre renombre y notoriedad, siendo esta última restringida a unos canales de comercialización concretos, por lo que el prestigio y notoriedad no pueden ser susceptibles de aprovechamiento por otras entidades empresariales con las que no va a coincidir en el sector específico en el que se desenvuelvan sus productos. Por tanto, en el presente supuesto, la marca concedida 'Havana Club Lunettes Design', al estar destinada a la comercialización de diseños de gafas, no va a utilizar en beneficio propio y en fraude del recurrente la notoriedad de que goza éste en el sector de bebidas alcohólicas y restauración, siendo de difícil asociación la distribución y comercialización de productos diametralmente distintos. Ex abundatia, tanto el término 'Havana' que hace referencia a la capital de Cuba, como 'Club' son de carácter genérico insusceptibles de apropiación individualizada con exclusión de las restantes firmas comerciales, criterio tenido en cuenta por la Oficina Española de Patentes y Marcas, al dictar la resolución impugnada, por lo que procede estimarla ajustada a derecho con desestimación del presente recurso".

La discrepancia de "Havana Club Holding, S.A., Société Anonyme" con la sentencia de instancia se traduce en un recurso de casación compuesto de cinco motivos. En la rúbrica que les antecede censura el quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia y de las que rigen los actos y garantías procesales. La denuncia de quebrantamiento de forma parecería, pues, extensible a todos los motivos y supondría tanto como reputarlos basados en el artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, a falta de un mención más explícita en el escrito de interposición del recurso que se limita, ambiguamente, a considerarlos fundados en el artículo 88.1 (sin más adiciones) de la Ley Jurisdiccional.

En realidad, la acusación de quebrantamiento de las formas esenciales del juicio se entremezcla, también de modo procesalmente inadecuado, con la de vulneración de normas sustantivas a lo largo del desarrollo de algunos de aquellos motivos (excepto el cuarto), lo que no facilita, antes al contrario, su examen.

Afirma la recurrente en su primer motivo casacional que la Sala de instancia ha apreciado la genericidad de los términos "Havana" y "Club" de forma gratuita, "no argumentada, sin ningún elemento que apoye dicho argumento". Añade que, al hacer este juicio, "la sentencia entra en incongruencia". Y concluye que "[...] la incongruencia omisiva, incongruencia por contradicción entre fundamentos de la propia sentencia, tanto entre sí, como en relación con el fallo, y omisión de motivación y expresión de los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como de la interpretación de los hechos e interpretación de Derecho que, por estar también relacionados con la infracción de las prohibiciones del artículo 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, se producen en relación con los aspectos tratados en los motivos que se exponen a continuación produciéndose indefensión para esta parte y dando lugar a los motivos de casación que se articulan a continuación".

El motivo no puede ser estimado. En primer lugar, las consideraciones del tribunal de instancia sobre la genericidad de aquellos dos términos se hacen, en palabras de la propia Sala, "ex abundantia", esto es, como un argumento complementario pero no decisivo para el fallo. Cualquiera que fuera, pues, la corrección o incorrección de semejantes consideraciones adicionales, en nada alteraría el resultado del litigio la eventual estimación de un motivo casacional dirigido a impugnarlas.

En segundo lugar, la parte recurrente puede legítimamente discrepar de aquel juicio, pero no afirmar que la Sala, al emitirlo, incurra en incongruencia. La Sala explica que tanto por el carácter toponímico de "Havana" como por el propio significado de "club" (hay que entender, en cuanto se aplique a servicios de restauración y discoteca, que son los que trata de identificar una de las marcas opuestas por "Havana Club Holding, S.A., Société Anonyme"), ambos vocablos son genéricos e insusceptibles de apropiación individualizada, añadiendo que este mismo criterio ha sido tenido en cuenta por el organismo registral. Da, pues, una respuesta precisa a uno de los problemas planteados en el litigio, lo que supone tanto como respetar el principio de congruencia procesal.

Desde la perspectiva que a estos efectos importa pudiera admitirse, a efectos dialécticos, que la apreciación de la Sala sobre la genericidad de los términos fuera errónea o que incurriera en la equivocación de atribuir a la Oficina registral algo que ésta no ha afirmado. Pero una motivación inadecuada o inexacta en cuanto al fondo no puede identificarse con la incongruencia omisiva que denuncia el motivo.

Tampoco existe contradicción interna en el razonar del tribunal, siendo el fallo coherente con la fundamentación expuesta. Otra cosa es que, a la vista de aquellas consideraciones meramente adicionales, pudiera discutirse si la genericidad de los dos vocablos significaría tanto como poner en cuestión la registrabilidad misma de las marcas anteriores ("Havana Club"), pero la Sala de instancia no ha llegado a ese extremo, máxime cuando es bien sabido que la suma de vocablos de suyo genéricos no necesariamente tiene por resultado un signo carente de distintividad.

En el segundo y en el tercer motivo casacional se produce la incorrecta acumulación de cuestiones formales y de fondo a la que antes hemos hecho referencia.

Por un lado, la recurrente se refiere a la prohibición relativa de registro inserta en el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas (motivo segundo ), o en el artículo 13.c) de la misma ley (motivo tercero ). Pero su cita lo es en ambos casos "[...] en relación con el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil promulgada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881, y con el artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y sentencias de ese Excmo. Tribunal Supremo", es decir, en relación con los preceptos que regulan la congruencia de las sentencias, requeridas de una exigible motivación.

Desde esta última perspectiva, el primer reproche que se dirige a la Sala es el de no haber motivado suficientemente por qué corrobora la decisión registral de no aplicar a la nueva solicitud de marca "Havana Club Lunettes Design" la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988. Reproche que la recurrente refiere tanto a la apreciación de las diferencias entre los productos amparados por la marca solicitada y las marcas oponentes cuanto a la inexistencia de riesgo de asociación entre aquélla y éstas.

Examinado, insistimos, desde este ángulo, el segundo motivo ha de decaer. La Sala explica de modo bastante cómo -a su juicio- la comercialización de diseños de gafas corresponde a un sector comercial muy diferente del de las bebidas alcohólicas y restauración. Esta misma circunstancia le lleva a considerar que es "de difícil asociación la distribución y comercialización de productos diametralmente distintos", lo que para ella justifica que no entre en juego la prohibición relativa de registro. De nuevo se trata de apreciaciones que podrán tildarse de erróneas pero no de inmotivadas a los efectos de la congruencia y de la aplicación del artículo 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, preceptos sobre cuya base se funda, en parte, el motivo segundo.

Lo mismo ocurre con el tercer motivo de casación. La censura de incongruencia es rechazable cuando la propia recurrente se ve obligada a discrepar, por razones de fondo, del criterio que la Sala de instancia ha expuesto sobre la inexistencia de relación directa entre los productos protegidos por una marca y por otra, como factor para no aplicar al caso de autos la prohibición del artículo 13.c) de la Ley de Marcas. De nuevo la tesis del tribunal sentenciador podrá ser errónea (y sobre ello nos pronunciaremos acto seguido), pero no resulta inmotivada.

El análisis de los dos motivos de casación que acabamos de hacer lo ha sido exclusivamente en cuanto, sin razón, denuncian la supuesta incongruencia omisiva de la sentencia. Pero dado que en ambos y en el cuarto motivo casacional se critica también el fondo de la propia resolución judicial por considerarlo contrario a los artículos de la Ley de Marcas ya referidos, así como a la jurisprudencia de esta Sala, hemos de afrontar su examen de fondo.

Bajo este enfoque, y considerándolos de modo conjunto, los motivos han de prosperar. La marca admitida a registro "Havana Club Lunettes Design" tiene una obvia similitud con la marca ya registrada "Havana Club", de modo que, en principio, cualquier consumidor podrá deducir que las gafas que aquella nueva marca trata de identificar no son sino una extensión o ampliación de la línea de productos hasta entonces amparada por el signo "Havana Club".

Es cierto que para desvirtuar la identidad plena de ambos términos ("Havana Club") el solicitante de la nueva marca ha añadido "lunettes design". Tal adición, sin embargo, es muy poco relevante dado que se limita a describir los productos (gafas de diseño) que trata de identificar, con lo que la carga expresiva del conjunto se desplaza más hacia "Havana Club" que hacia el resto de la expresión. Los términos dominantes y realmente identificativos son, pues, "Havana Club", y en ellos coinciden los signos confrontados.

Es cierto que existen, como afirma la Sala de instancia, diferencias de principio entre los productos amparados por una y otra marca (gafas frente a bebidas alcohólicas y servicios de restauración). Y es precisamente en la consideración jurídica de los efectos de aquella diferencia donde se produce la vulneración de las normas legales invocadas.

El tribunal sentenciador reconoce que "Havana Club" es notoria en su sector, aunque le niega la condición de marca "de renombre universal". Y, a partir de este dato, sostiene que "el prestigio y notoriedad [de una determinada marca] no pueden ser susceptibles de aprovechamiento por otras entidades empresariales con las que no va a coincidir en el sector específico en el que se desenvuelvan sus productos". Tesis que, formulada en estos términos, no se aviene con las pautas jurisprudenciales que venimos fijando al interpretar la Ley de Marcas de 1998. Hemos mantenido, por el contrario, en reiteradas ocasiones que la protección reforzada de las marcas renombradas o de prestigio, deducida del artículo 13.c) de la Ley 32/1998, debe ser dispensada incluso cuando, siendo similares las denominaciones, no coincidan los ámbitos aplicativos (con ciertas modulaciones para el caso de que estos últimos sean tan absolutamente dispares que no quepa posibilidad alguna de aprovechamiento indebido de la antigua marca por el nuevo signo).

Y si bien esta doctrina no es aplicable sin más a las marcas notoriamente conocidas en un sector pero carentes de renombre general (no necesariamente "universal", pues también caben marcas renombradas en un determinado país), es cierto que introduce una excepción al principio general o exigencia de la doble identidad/semejanza de signos y de productos inserto en el artículo 12.1.a) de aquella Ley.

La jurisprudencia de esta Sala -no es necesario en este momento la cita pormenorizada de sentencias al respecto, siendo como son conocidas en el ámbito del derecho de marcas- sobre las marcas notorias no las parifica sin más con las renombradas. Pero, en todo caso, aun admitiendo -frente a lo que afirma la recurrente- que no haya sido probado en el litigio de instancia el renombre de la marca, y sí su mera notoriedad en el sector de las bebidas alcohólicas, al apreciar el "riesgo de asociación" de marcas que presentan similitud denominativa con otras notorias y prioritarias en el tiempo, el examen de su afinidad aplicativa no debe prescindir de las peculiaridades del sector en que estas últimas gozan de notoriedad.

Si, como aquí ocurre, se trata del sector de bebidas alcohólicas (que es conocido por un número de personas superior al de otros sectores de la producción o del consumo más restringidos), cabe la posibilidad de que determinados productos en principio alejados de aquél sean -según los usos sociales, mercantiles o meramente publicitarios- habitualmente asociados o vinculados a las bebidas alcohólicas (o a los servicios de restauración) y a las marcas notorias o de gran consumo que las protegen. En efecto, no es infrecuente que los titulares de marcas notorias en el sector de las bebidas alcohólicas (y de otros, como el del tabaco) extiendan su gama de productos a los accesorios de vestir o a determinados complementos personales de lujo, normalmente con un diseño característico que trata de imponer un estilo propio y común a toda la gama.

Precisamente las "gafas de diseño" que con la adición de "Havana Club" trata de proteger la nueva marca aspirante a su registro forman parte hoy día de aquellos complementos personales para un buen número de consumidores. Éstos podrían ser inducidos a confusión si, aun tratándose de productos correspondientes a sectores en principio alejados, se les ofrecen o presentan una gafas con un diseño especial y la mención de "Havana Club" incorporada. Fácilmente podrían establecer un vínculo de las "nuevas" gafas con el origen de la marca registrada "Havana Club" que figura en ellas, siendo este precisamente el efecto indeseable de "asociación" que, como modalidad de confusión, trata de prevenir el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

Al no apreciarlo así el tribunal de instancia y limitarse a afirmar la "difícil asociación" entre "la distribución y comercialización de productos diametralmente distintos" en términos más bien abstractos, su sentencia ha de ser casada. No es que con ello alteremos el criterio general de mantener o respetar en casación las apreciaciones de hecho de los tribunales de instancia sobre los factores de similitud de las marcas. Simplemente corregimos el enfoque jurídico -a nuestro entender, no suficientemente matizado y en esa misma medida inadecuado- que la Sala sentenciadora ha dado en la sentencia ahora impugnada a la noción de "riesgo de asociación", a la vista de las circunstancias concurrentes. Cuando se trate de productos como los de autos, la marca prioritaria en el tiempo sea a la vez notoriamente conocida dentro del sector de las bebidas alcohólicas y las denominaciones de los signos enfrentados coincidan en el modo en que los de autos lo hacen, la apreciación de aquel riesgo no puede prescindir de la posibilidad de interrelación entre los referidos productos en los términos que han sido expuestos.

La estimación conjunta de los motivos de casación segundo, tercero y cuarto hace innecesario el análisis del quinto. Y en esa misma medida determinará la estimación subsiguiente del recurso contencioso-administrativo. En cuanto a las costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español

Estimar el presente recurso de casación número 870/2006 interpuesto por "Havana Club Holding, S.A., Société Anonyme" contra la sentencia dictada en el recurso número 838 de 1999 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 20 de enero de 2005, que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo número 838/1999 interpuesto por "Havana Club Holding, S.A.", contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 22 de octubre de 1998, confirmado el 23 de abril de 1999, que accedió el registro de la marca número 2.094.385, "Havana Club Lunettes Design", resoluciones que anulamos.

Cada parte satisfará las costas de este recurso, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.