STS, 2 de Noviembre de 2004

Con fecha 7 de mayo de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por la Procuradora Dª María del Carmen Ortiz Cornago en representación de WILLIAMS & HUMBERT LIMITED, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciones recurridas, sin costas ".

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la compañía BODEGAS WILLIAMS & HUMBERT S.L., sociedad unipersonal, a través de su Procuradora Sra. ORTIZ CORNAGO, que lo formalizó por escrito en base a tres motivos: el primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional de 1998, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, en concreto, por infracción de los artículos 33.1 y 67.1 de la citada Ley Jurisdiccional, en relación con el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; el segundo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional por infracción del artículo 13. c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas; y el tercero, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción, en este caso, del artículo 12.1.a) de la citada Ley de Marcas. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se acordase la no conformidad a derecho de las Resoluciones administrativas que determinaron la concesión de la marca nº 2.090.008, DRY LUCK, para la clase 33ª.-

La parte recurrida, la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, y en su nombre el Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente, formalizó su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 4 de junio de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 19 de octubre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 7 de Mayo de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo promovido por la hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 19 de Febrero de 1.998 - que confirmó en vía de recurso ordinario la de fecha 5 de Noviembre de 1.997 - que concedió el registro de la marca solicitada en 30 de Abril de 1.997, denominativa DRY LUCK, Clase 33 del Nomenclátor Internacional, para "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)", pese a la oposición de la hoy recurrente en casación como titular de la marca denominativa número 545.674/6, DRY SACK, Clase 33, "vinos, espirituosos y licores" y de las marcas números 950.039, 1.166.746 y 1.917.825 DRY SACK (mixtas), todas de la Clase 33 y de la marca 1.928.282, DRY SACK (mixta), Clase 33. La Resolución impugnada había considerado la compatibilidad entre las marcas enfrentadas, aduciendo, por un lado, que existían entre los distintivos enfrentados suficientes diferencias denominativas, fonéticas y visuales de conjunto, capaces de eliminar el riesgo de error o confusión y, por otro, que si bien coinciden en el término DRY, que es común, en el sector de bebidas, difieren en el segundo vocablo, lo que se traduce en distinta percepción sensorial y visual, capaz de permitir el acceso al registro, sin que ello derive riesgo de asociación para el público consumidor.

La sentencia de instancia basó la desestimación del recurso jurisdiccional en las siguientes consideraciones:

[...] " Todo el sistema de protección que regula la Ley 33/88 ( sic ) de 10 de noviembre de Marcas está concebido bajo una doble filosofía: la protección del comerciante y la tutela de los derechos del consumidor. Lo primero mediante mecanismos que aseguren el uso exclusivo y excluyente de los signos distintivos de la empresa o el comercio y a la vez eviten que otro comerciante se cobije a la sombra de un signo acreditado para promocionar su propio comercio mediante técnicas de aproximación o parecido. Lo segundo, y consecuencia de lo anterior, para que el potencial consumidor conozca sin necesidad de complicadas averiguaciones que adquiere lo que realmente quiere tener y del comerciante o empresario cuyo producto busca. Para conseguir estos fines se configura el signo distintivo como un verdadero " mensaje ", dirigido al potencial cliente y de ahí que no puedan formulase axiomas o grandes pronunciamientos sino que se precisa de un análisis caso por caso de los elementos de ese mensaje que pudieran entrar en colisión y no tanto mediante la comparación aislada e individualizada de los elementos integrantes de ese mensaje ( que pueden coincidir en cierta medida ), como a través de la constatación del impacto global del mensaje en el receptor medio, lo que se pudiera llamar " el flash publicitario ". Ello explica que se detecte una cierta inseguridad en las decisiones judiciales que abordan supuestos al parecer similares, pero no hay tal, sino respuestas distintas a supuestos muy concretos cuyo análisis no siempre es extrapolable a otros por afines que parezcan, respuestas que tan sólo pueden parecer contradictorias porque es imposible traer a una sentencia aspectos tales como la reproducción gráfica de letras, dibujos, leyendas, alegorías... que figuran en los expedientes del Registro y que constituyen la esencia del mensaje publicitario ".

[...] " En el caso enjuiciado la parte actora considera que la resolución infringe el art. 2.1.a) de la Ley 32/88 por tres motivos: a) riesgo de confusión; b) riesgo de asociación, y c) aprovechamiento de reputación. Para ello esgrime coincidencia de algunas letras y el uso del vocablo DRY."

[...] " Teniendo en cuenta lo que hemos dicho en el tercer fundamento, no vemos que se dé ninguno de los riesgos o motivos denunciados. En principio, el vocablo DRY no es apropiable ni monopolizable porque, con el Registro, es común a muchas bebidas de paladar seco, que es lo que significa. En segundo lugar, porque SACK significa en español saco, en tanto LUCK hace referencia a fortuna, azar. En tercer lugar porque los únicos riesgos o aprovechamientos serían derivados del vocablo genérico DRY. Finalmente se nos dice que por Sentencia ( Sección 9ª ), de esta Sala de fecha 16-3-02 se ha denegado el registro DRY BAG, también pedida por la solicitante Narbaloce S. L pero aparte de que no somos quiénes para enjuiciar el acierto o error de otro tribunal en el ejercicio de la función revisora que le está encomendada, la lectura de la citada sentencia dice justamente lo contrario de lo que pretende deducir la recurrente porque la razón fundamental, que es también la nuestra, del rechazo, es el empleo de la palabra BAG ( ensacar ) de notoria proximidad con SACK ".

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación que se fundamenta en tres motivos. El primero al amparo del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, a que se refieren los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en relación con el artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. El segundo y el tercero, ambos al amparo del apartado d), del propio artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, denunciando en uno la infracción del artículo 13.c), de la Ley de Marcas y, en otro, la del artículo 12.1.a), de la propia Ley de Marcas.

En el primero de los motivos articulados, aunque hace referencia en el enunciado a los dos posibles contenidos del apartado en que lo ampara, en realidad sólo se está refiriendo al primero de esos contenidos posibles, esto es, a la infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en cuanto viene a denunciar una incongruencia omisiva de ésta al no haber dado respuesta, según entiende, a la primera de las dos cuestiones en que, fundamentalmente, había basado su recurso contencioso-administrativo: el aprovechamiento indebido del crédito y prestigio comercial que la irrupción de una marca consistente en la denominación DRY LUCK podría provocar, tanto más cuanto que esta marca está dirigida a amparar productos idénticos comercialmente a los reivindicados por la marca DRY SACK de que es titular - marca que goza de indudable notoriedad -, aprovechamiento indebido que sanciona el artículo 13.c) de la Ley de Marcas.

Mas si la congruencia de la sentencia ha de ser entendida como adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de las pretensiones, esto es, que el ámbito de la decisión esté referido no sólo a las pretensiones formuladas, sino que ha de basarse en razón a las alegaciones deducidas para fundamentarla, parece evidente que éste primer motivo de casación no puede ser estimado, ya que contra lo que sostiene la parte, la sentencia como se observa de su simple lectura, contiene no ya una respuesta implícita - que también es perfectamente posible, para excluir la incongruencia -, sino una respuesta clara y expresa a esa cuestión, aunque no cite nominatim el artículo 13.c) de la Ley de Marcas. En primer lugar, se refiere a ese aprovechamiento de reputación ajena en el Fundamento Jurídico Cuarto, expresando la razón en la que se apoya la parte; luego, rechaza expresamente los riesgos de aprovechamiento cuando se refiere a que los únicos riesgos serían los derivados del vocablo genérico DRY y, por fin, afirma que no existe proximidad entre LUCK y SACK, aunque pueda existir entre BAG y SACK. Que la respuesta convenza o no a la parte es algo diferente de la existencia de incongruencia omisiva.

El examen del tercer motivo de casación, en el que se denuncia, como ya dijimos, la infracción del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, ha de hacerse con carácter prioritario al segundo, en cuanto el aprovechamiento de la reputación ajena puede depender tanto de la coincidencia entre signos y productos como de la existencia de renombre de una marca, por encima del principio de especialidad.

En ese motivo en el que, en definitiva, no hace otra cosa que disentir de las valoraciones que ha hecho la Sala de Instancia en la apreciación del material probatorio que ha tenido en cuenta, la tesis de la que parte la recurrente es, básicamente, la de que si la Sala hubiese hecho un examen unitario y de conjunto de las marcas enfrentadas, sin descomponerla en sus distintos elementos, fraccionando sus denominaciones y reduciendo su análisis comparativo al segundo de los respectivos vocablos, hubiera debido llegar a conclusión contraria a la que llega; esto es, hubiera debido establecer la incompatibilidad entre las marcas por el riesgo de confusión y de asociación a que podía inducir a los consumidores.

Una vez más hemos de recordar que la prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

A partir de ahí hemos también de recordar que, en sede de un recurso extraordinario como es este de casación, no pueden olvidarse algunas de las afirmaciones de este Tribunal que por su reiteración constituyen también jurisprudencia. Así: a), que en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada uno deberá ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias especiales del mismo; ó, en el mismo sentido, que no tienen un carácter absoluto ninguno de los varios criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística, como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad; b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida; c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los Tribunales de Instancia apreciar a los efectos de aplicar el artículo 12.1º.a), de la Ley de Marcas, - como antes el artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial -, y, d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

Esas consideraciones han de conducir a la desestimación del motivo de casación examinado, pues al final, y en todo caso, habrán de seguir en pie tres afirmaciones de la Sala de Instancia que excluyen, precisamente, el supuesto de la prohibición del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, cuales son: que el vocablo DRY no es apropiable ni monopolizable porque, con el Registro - esto es, con la afirmación de la Oficina Española de Patentes y Marcas -, es común a muchas bebidas de paladar seco que es lo que significa; que los únicos riesgos o aprovechamientos serían los derivados de ese vocablo genérico y que LUCK no es próximo a SACK ni significan lo mismo, que es, a sensu contrario, lo que se desprende del último argumento de la sentencia.

Por ello cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen las coincidencias entre las marcas enfrentadas ni existe riesgo de confusión ni de asociación en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se dan la coincidencia y el riesgo que excluye la sentencia de instancia. Porque la Sala no se limita a fraccionar los elementos que componen la marca pretendida y las oponentes, sino que si bien se observa de su lectura tiene en cuenta lo que denomina "el flash publicitario", sin perjuicio de que ex abundantia - "teniendo en cuenta lo dicho en el tercer fundamento", expresa -, hace también esa otra comparación, lo que resulta adecuado, por cuanto, como decíamos antes, ningún criterio tiene valor absoluto.

Hemos dicho también en otras ocasiones - por más reciente la sentencia de 7 de Octubre pasado, al resolver el Recurso de Casación número 4.057/2.001 -, y repetiremos en ésta, que el rechazo absoluto de la Sala de Instancia a la confundibilidad de los signos implica igualmente el rechazo del posible riesgo de asociación de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1.997 (asunto C-251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de Diciembre de 1.988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1.989, L 40, p.1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1.988 según su Exposición de Motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) número 40/94 del Consejo, de 20 de Diciembre de 1.993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento citado.

En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico de riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de Septiembre de 1.998, Canon (C-39/97, Rec.p.I-5507), apartado 29, y de 22 de Junio de 1.999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec.p.I-3819), apartado 17).

Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de Marcas que " determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquel, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".

Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación. Mucho más cuando en éste caso la sentencia explícitamente lo excluye, sin que en esta exclusión exista infracción jurídica alguna.

Al segundo de los motivos de casación articulados, que ahora examinamos, formulado en términos análogos a como ahora se plantea hemos dado respuesta en nuestra reciente sentencia de 25 de Octubre pasado al resolver el Recurso de Casación 5780/2.001. Y en esa sentencia, haciendo expresa referencia a toda nuestra jurisprudencia anterior en la materia, decíamos que partiendo de la disparidad de los signos, no cabe hablar de riesgo de asociación o de lesión de las prohibiciones del artículo 13.c) de la Ley de Marcas ni aprovechamiento de la reputación ajena ("No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados").

Pues ni aquel riesgo ni la notoriedad de la marca oponente quedan en entredicho si, como ha señalado esta Sala en las sentencias, entre otras, de 2 de Octubre de 2.002, 18 de Diciembre de 2.003 y 6 de Julio de 28 de Septiembre de 2.004, hay suficientes elementos de distinción entre los signos. Si esta distinción está afirmada por la sentencia, con ello se está excluyendo que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.

Por último, si bien la protección específica que merece toda marca que goce de reputación no sólo encuentra su amparo en la Ley de Marcas, sino también en otros preceptos legales de ámbito supranacional, como el artículo 6º bis del Convenio de la Unión de París ("Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta") en relación con el artículo 10.3 de la Ley de Marcas, el artículo 4º.4.a), de la Primera Directiva, "relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas" ("Asimismo, cualquier Estado miembro podrá disponer que se deniegue el registro de una marca o si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida que: a) La marca sea idéntica o similar a una marca nacional anterior en el sentido del apartado 2 y se solicite su registro, o haya sido registrada, para productos o servicios que no sean similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, cuando la marca anterior goce de renombre en el Estado miembro de que se trate y con el uso de la marca posterior realizado sin justa causa, se pretenda obtener una ventaja ilegal del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o se pueda causar perjuicio a los mismos") o el artículo 16.2 del Acuerdo TRIPS ("Al determinar si una marca de fábrica o de comercio es notoriamente conocida, los Miembros tomarán en cuenta la notoriedad de esta marca en el sector pertinente del público inclusive la notoriedad obtenida en el Miembro de que se trate como consecuencia de la promoción de dicha marca"), sin embargo, ninguno de los supuestos precisos para su aplicación concurren en cuanto que si bien la notoriedad de una marca previamente registrada no puede servir de elemento para minimizar el riesgo de confusión que se generaría de admitir su coexistencia con otra, la Sala ha descartado tras un examen reiterado y suficientemente motivado el riesgo de confusión ante la evidente diferenciación entre los signos enfrentados.

Como, además, tampoco cabe, como parece sostener el motivo al hablar de reputación de su marca, confundir la notoriedad con el renombre cuando tienen ámbitos de aplicación distintos, aunque se reconozca la notoriedad de la marca, lo que la Sala de Instancia no niega, siempre existiría la distinción de signos que evitaría tanto el riesgo de confusión como el riesgo de asociación, conforme a las propias afirmaciones de la sentencia que hemos de respetar en esta casación, en cuanto no cabe calificarlas de irrazonables o arbitrarias, tal como hemos sostenido en el motivo anterior. Siendo de señalar, por último, cómo la Sala de Instancia, razonadamente, rechaza el intento de aproximación que la recurrente de forma insistente señala en el motivo, por el hecho de haberse solicitado otra marca que ella entiende semejante y que al ser concedido su registro en vía administrativa ha sido anulado en vía jurisdiccional, precisando la sentencia ahora recurrida la diferencia sustancial que entiende existente y que es la razón de entrar a examinar también los elementos distintos, fuera de la visión de conjunto.

En consecuencia, al decaer los motivos de casación articulados el recurso ha de ser desestimado, lo que debe comportar por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,