STS, 14 de Junio de 2004

Con fecha 9 de diciembre de 1998, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso- administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales D. Felipe Ramos Cea, en nombre y representación de D. Rodrigo, contra las resoluciones de 14 de septiembre de 1994, dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas, por las que, con estimación del recurso de reposición interpuesto contra las resoluciones de 14 y 14 de septiembre de 1992, se denegaba el registro de las marcas núms. 1.683.168, 1.683.169 y 1.683.170 " STEREO " y gráfico, declaramos ajustadas a Derecho las antedichas resoluciones. Sin hacer expresa imposición de las costas causadas ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación D. Rodrigo, a través de su Procurador Sr. RAMOS CEA, que lo formalizó por escrito en base a cinco motivos, todos ellos al amparo del apartado d) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional: el primero, por infringir la sentencia recurrida, los artículos 19 y 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, en cuanto establecen el principio de especialidad de la marca y la incompatibilidad de las marcas que designen productos o servicios idénticos o similares; el segundo, por vulneración de la jurisprudencia interpretativa del citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas; el tercero, por inaplicación de la jurisprudencia relativa al artículo 19 de la citada Ley; el cuarto, por infracción del artículo 14 de la Constitución Española que afirma la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y la jurisprudencia existente en relación a cuestiones de marcas en relación a dicho precepto constitucional; y el quinto, por infringir la sentencia recurrida la jurisprudencia de este Tribunal en relación a los principios de igualdad de trato del administrado frente a la norma jurídica, actos propios de la Administración y respeto al precedente administrativo concreto, al admitir la sentencia la postura de la Resolución administrativa, que vulneró aquel precepto. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se dejasen sin efecto las resoluciones recurridas, acordando en su lugar, conceder el registro y los títulos de concesión de las marcas objeto de debate, condenando expresamente a la Administración, y a quien se personase impugnando el recurso, a las costas del mismo y del precedente recurso contencioso administrativo.

La parte recurrida, LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, en el escrito correspondiente formuló su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicó a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 22 de abril de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 2 de junio siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 9 de Diciembre de 1.998, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra las Resoluciones (tres) de la Oficina Española de Patentes y Marcas, todas ellas de fecha 14 de Septiembre de 1.994 - revocatorias de las de 14 y 15 de Septiembre de 1.992, que habían concedido el registro de las marcas solicitadas -, que denegaron el registro de las marcas nacionales números 1.683.168, 1.683.169 y 1.683.170, mixtas, consistentes en " la representación gráfica de un rectángulo y en su interior aparecen dos piernas, vistas de arriba hacia abajo, y apareciendo en las punteras tres trazos; debajo y fuera del rectángulo la denominación STEREO, en mayúsculas, tipo fantasía; la letra E es distinta al resto de la denominación ", para distinguir, respectivamente, productos y servicios comprendidos en las Clases 18, 25 y 39 del Nomenclátor internacional, " cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas; sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería ", " vestidos, calzados (exceptuando el ortopédico), sombrerería " y " servicios de transporte, depósito y distribución de calzado y ropa ". La denegación se basó en la incompatibilidad con la marca nacional número 1.043.944, " STEREO ", denominativa, para distinguir productos de la Clase 3ª, " perfumería, tocador y cosmética ", dada la semejanza fonética y la complementariedad de los productos a que se referían.

La Sala de instancia fundamentó su decisión argumentando:

[...] " Pues bien, en el caso concreto aquí enjuiciado, y tras proyectar la doctrina legal acabada de exponer, obligado resultará concluir en la incompatibilidad de las marcas enfrentadas, cual se sostiene en las resoluciones impugnadas. En efecto, para llegar a dicha conclusión debe partirse del hecho de que las marcas enfrentadas constan de elementos denominativos idénticos - STEREO -, por lo que resulta clara la posibilidad real de confusión en el consumidor medio por cuanto los productos se demandan sólo a través de la palabra, de ahí que la diferenciación gráfica entre las marcas pase a un segundo plano, sin que la misma sea, por sí misma, capaz de garantizar la inexistencia de toda confusión. A ello debe añadirse el hecho, también puesto de manifiesto por las resoluciones impugnadas, de que los productos a los cuales van dirigidas las marcas denegadas son o pueden contemplarse, en buena medida, como complementarias de los contemplados por la oponente, lo que acrecienta el riesgo de confusión o asociación. En definitiva, el diferente grafismo no se reputa suficiente a fin de la diferenciación en el tráfico mercantil de las marcas enfrentadas. Debe dejarse constancia de que en esta clase de procedimientos no sólo debe tenerse en cuenta el interés particular de quien tiene inscrita la marca, sino también el interés general de los consumidores que son los auténticos destinatarios y beneficiarios de las funciones que la marca cumple, en orden a su procedencia, indicación de calidades, publicidad y reputación entre el público consumidor del producto, diferenciado a través precisamente de la marca, para evitar que los consumidores puedan adquirir equivocadamente cosas distintas de las que se proponen. ... A todo ello no obsta la anterior concesión al recurrente de la marca núm. 1.646.610 " STEREO " por cuanto que, como es bien sabido, los precedentes ilegales, no vinculan la posterior actuación de la Administración dentro de la legalidad fuera de la cual no puede operar el principio de igualdad ni el de seguridad jurídica; esto es, el precedente ilegal carece de valor y en ningún caso es posible admitir la situación que se produciría con el ingreso de otra nueve marca idéntica ".

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación, que se articula en cinco motivos, todos ellos al amparo del apartado d) del artículo 88 de la Ley Jurisdiccional, y denuncian, el primero, la infracción por la sentencia recurrida de los artículos 19 y 12.1.a) de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, en cuanto establecen, aquél el principio de especialidad de la marca y éste la incompatibilidad de las marcas que designen productos o servicios idénticos o similares; el segundo, la vulneración de la jurisprudencia interpretativa del citado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas; el tercero, la vulneración, por inaplicación de la jurisprudencia relativa al artículo 19 de la citada Ley; el cuarto, por infracción del artículo 14 de la Constitución Española que afirma la igualdad de los ciudadanos ante la Ley y la jurisprudencia existente en relación a cuestiones de marcas en relación a dicho precepto constitucional y, el quinto, por infringir la sentencia recurrida la jurisprudencia de este Tribunal en relación a los principios de igualdad de trato del administrado frente a la norma jurídica, actos propios de la Administración y respeto al precedente administrativo concreto; por cuanto que la sentencia admite la postura de la Resolución administrativa, siendo así que la actuación de la Oficina Española de Patentes y Marcas vulneró aquel precepto, ya que le parece incongruente que se hubiese estimado compatible la marca anterior que le fue concedida y sin embargo se estimase ahora que no eran compatibles las solicitadas.

Los tres primeros motivos de casación articulados pueden ser examinados conjuntamente, en cuanto en ellos se viene a denunciar la infracción por la sentencia del principio de especialidad y de los requisitos exigidos en el artículo 12.1.a), para que entre en juego la prohibición relativa establecida en este último, así como la jurisprudencia que lo desarrolla.

Hemos señalado de forma reiterada que no puede concebirse el recurso de casación con una instancia de apelación en la que se puedan revisar las apreciaciones de hecho que en esta materia corresponden a las Salas de Instancia. Así hemos fundamentado la intangibilidad en casación de las valoraciones de hecho que se efectúan en la instancia, señalando como doctrina general que: " El artículo 12 de la Ley de Marcas exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias concurrentes: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marcas renombradas), basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios ( regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta manera en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al Tribunal de Instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea o asociado a ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de efectuar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden aducirse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

Esta operación que realiza el Juzgador de Instancia no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable " ( sentencias, entre otras muchas de 14 de Abril, 10 y 12 de Junio, 22 de Julio, 18 y 25 de Septiembre y 2 de Octubre de 2.002 y 24 de Octubre de 2.003).

Ahora bien, tal como se indica en la doctrina citada, dicha intangibilidad acaba en el momento en que la Sala de Instancia se basa en una interpretación errónea de los preceptos de la Ley de Marcas o de los que regulan el valor de la prueba tasada o incurra en error manifiesto y grave, circunstancias que suponen ya una infracción de las normas aplicables susceptible de ser revisada en casación. En este caso, la decisión de la sentencia recurrida sobre las marcas en litigio se basa en una errónea aplicación del precepto de la Ley de Marcas cuya infracción se argumenta en dos aspectos, uno relativo a la comparación entre los signos y, el otro, en relación con la no consideración del principio de especialidad.

Por lo que se refiere al primero, se infringe el artículo 12.1.a), de la citada Ley al no respetarse la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a la forma en que debe efectuarse el juicio comparativo entre los signos de las marcas enfrentadas y que debe dar lugar a la apreciación de semejanza o diferencia entre los signos o productos respectivos. En efecto, según dicha jurisprudencia que por reiterada excusa su cita, la comparación ha de hacerse de manera conjunta entre los signos enfrentados, atendiendo al impacto que de manera global y con todos sus elementos producen en el consumidor, pues es esa impresión la que puede provocar o evitar la confusión entre las distintas marcas, y no mediante una descomposición artificiosa entre los elementos denominativos y, en su caso, gráficos, que las integran. Ello, cierto es, no impide atender al mayor impacto que puedan provocar elementos preponderantes del conjunto expresivo, pero sin dejar de considerarlos en el marco de dicho conjunto.

Pues bien, ese es precisamente el error en que incurre la sentencia de instancia, fijándose y dando preponderancia únicamente al elemento denominativo, relegando a un segundo plano, sin transcendencia alguna para la distinción al elemento gráfico que también integra el conjunto. Esto es, la sentencia de instancia descompone el conjunto de la solicitada y luego procede a comparar tan sólo uno de ellos con la prioritaria, alterando de esa forma decisiva el juicio a realizar sobre la confundibilidad de las marcas enfrentadas. Con ello excede manifiestamente la posibilidad de otorgar una mayor preponderancia al elemento que la Sala pueda entender más característico en una de las marcas, que en ningún caso puede llegar a operar sólo con el en la comparación de los signos enfrentados, con independencia de que los productos suelan demandarse a través de la palabra.

Pero es que, además, como antes se ha señalado, el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas requiere, para que opere la prohibición relativa que contiene, la doble coincidencia entre la identidad o semejanza de signos y productos. En este caso, en principio, la Clase para la que está concedida la prioritaria es la Clase 3 del Nomenclátor Internacional, para los productos antes expresados, en tanto las solicitadas lo son para las Clases 18, 25 y 39, para los productos y servicios ya referidos. Cierto es, también, que la inclusión en una u otra Clase del Nomenclátor no puede ser decisiva a tales efectos, dada la amplitud clasificatoria de los distintos epígrafes. Pero sí ya supone un principio de diferenciación, que cuando se complementa con los productos específicos para los que se solicita, pone de manifiesto lo erróneo que resulta afirmar que se trata de productos complementarios, como basta de su simple enunciado. Hemos dicho ( por todas puede verse la sentencia de 22 de Diciembre de 2.003, R.C. 3922/1.999), que los factores que deben tomarse en consideración para apreciar la mayor o menor similitud, entre los productos o servicios designados son de muy diverso orden y difícilmente susceptibles de una enumeración a priori, pudiéndose incluir, sin ánimo de exhaustividad, la naturaleza, el destino y la utilización de unos y otros, así como el hecho de que pertenezcan a una misma área industrial o comercial en la que compiten o son complementarios.

Basándose en esos criterios, considera esta Sala que las diferencias de naturaleza, destino y utilización existentes entre los productos para los que se solicitaron las marcas denegadas en las Clases 18 y 25 y los de la prioritaria de Clase 3, también permite llegar a la conclusión de que tampoco concurre el segundo de los requisitos exigidos para que, cumulativamente, con el anterior entre en juego la prohibición del artículo 12.1.a), lo que permite la posibilidad de convivencia entre ellas, sin inducción a la confusión en el mercado ni riesgo de asociación; cuando aún, a mayor abundamiento, respecto de una de ellas ( la de la Clase 18 solicitada) ha sido pacífica la convivencia, incluso cuando se había solicitado y concedido solo como marca denominativa en 17 de Febrero de 1.992, para los mismos productos para los que ahora se solicita como mixta.

Y, desde luego, en modo alguno se comprende que pueda existir tal complementariedad cuando la distinción es ya entre productos y servicios, como también sucede con la otra solicitada (la de la Clase 39), para " servicios de transporte, depósito y distribución de calzado y ropa ", absolutamente ajenos a " productos de perfumería, tocador y cosmética ", que fue la impeditiva.

La estimación de esos tres motivos conduce ya a la del recurso de casación, lo que nos obliga con plenitud de jurisdicción a resolver el debate en los términos planteados, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2.d), de la Ley Jurisdiccional. Y por las razones expuestas de distinción tanto entre signos como entre productos, procede la estimación del recurso contencioso- administrativo y la consecuente anulación, por no conforme a derecho, de las Resoluciones (tres) administrativas impugnadas de fecha, todas, 14 de Noviembre de 1.994 y manteniendo las Resoluciones de 14 y 15 de Septiembre de 1.992, que habían concedido la inscripción de las marcas solicitadas.

Todo ello comporta, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.3 en relación con el artículo 139. 1 y 2 de la Ley Jurisdiccional que en cuanto a las costas de este recurso cada parte haya de satisfacer las suyas y en cuanto a las de instancia, no procede hacer expresa imposición de las mismas, al no apreciarse circunstancias de mala fe o temeridad.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Haber lugar a la estimación del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Rodrigo, contra la sentencia dictada con fecha 9 de Diciembre de 1.998, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1.358/1.994, interpuesto por el mismo contra las Resoluciones (tres) de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 14 de Septiembre de 1.994, cuya sentencia se casa y anula.

Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Rodrigo contra la Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 14 de Noviembre de 1.994, que denegaron la inscripción de las marcas mixtas números 1.683.168, 1.683.169 y 1.683.170, para las Clases 18, 25 y 39 del Nomenclátor Internacional, respectivamente, Resoluciones que se anulan por no conformes a derecho y, en su lugar, se declara que procede, como hicieron las Resoluciones de la propia Oficina de fechas 14 y 15 de Septiembre de 1.992, la inscripción de las marcas solicitadas.

Respecto de las costas, en cuanto a las de este recurso de casación cada parte satisfará las suyas y respecto de las de instancia no ha lugar a su expresa imposición a ninguna de las partes.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.