STS, 22 de Marzo de 2005
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2005:1783 |
| Número de Recurso | 4895/2002 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 22 de Marzo de 2005 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintidós de Marzo de dos mil cinco.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4895/2002 interpuesto por "GLAXO GROUP LIMITED", representada por el Procurador D. Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, contra la sentencia dictada con fecha 9 de abril de 2002 por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1242/1999, sobre concesión de la marca número 2.096.442 "Tolmigran"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado.
"Glaxo Group Limited" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1242/1999 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 10 de septiembre de 1999, confirmatoria de la de 6 de julio de 1998, mediante la que se concedió la marca número 2.096.442 "Tolmigran" para productos de la clase 5ª del Nomenclátor.
En su escrito de demanda, de 22 de marzo de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "a virtud de la cual, y con estimación del presente recurso, se revoque la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurrida, y se acuerde la denegación de la marca 2.096.442 'Tolmigran' para distinguir 'productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes' comprendidos en la clase 5ª del Nomenclátor Internacional de Marcas". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de abril de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 9 de abril de 2002, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto promovido por el Procurador de los Tribunales D. Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, en nombre y representación de la mercantil Glaxo Group Limited, contra la resolución dictada, en fecha 6 de julio de 1998, por la Oficina Española de Patentes y Marcas, confirmada en vía administrativa en virtud de resolución de aquélla dictada en fecha 10 de septiembre de 1999, por lo que debemos declarar y declaramos que las mismas son conformes con el Ordenamiento Jurídico y, en consecuencia, las confirmamos. No se hace un especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia, al no apreciarse temeridad ni mala fe en ninguna de las partes".
Con fecha 10 de julio de 2002 "Glaxo Group Limited" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 4895/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por "infracción del ordenamiento jurídico constituido por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas y la jurisprudencia".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de 26 de noviembre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 8 de marzo de 2005, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 9 de abril de 2002, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Glaxo Group Limited" contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.096.442 "Tolmigran", para distinguir productos de la clase 5ª del Nomenclátor Internacional, en concreto "productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos; material para apósitos; material para emplastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicida, herbicidas".
A la inscripción de la marca número 2.096.442 "Tolmigran", solicitada por "Laboratorios Madaus Cerafarm, S.A.", se había opuesto, entre otros, "Glaxo Group Limited" en cuanto titular de las marcas números 1.235.770/7 "Dolmigral" y 1.529.409/9 y 1.677.554/6 "Imigran", que amparan productos de la misma clase. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, la marca solicitada nº 1.096.442, Tolmigran, clase 5, y la oponente nº 1.235.770, Dolmigral, clase 5, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"En el presente caso es preciso tener en consideración respecto de la primera de las marcas que opone la recurrente a la inscripción de la solicitada -Dolmigral- el hecho de que aunque coinciden en buena parte de las letras que conforman una y otra, lo cierto es que ambas comienzan y terminan por letras diferentes cuyo sonido es perceptible al oído y diferenciable sin que quede, en ninguno de los casos, eclipsado por la proximidad de otra letra de sonido más fuerte. Por lo que, aun apreciando semejanza, lo cierto es que no es suficientemente relevante para inducir a error a juicio de esta Sala.
En cuanto a las argumentaciones relativas a la marca Imigran, la Sala debe considerarlas por cuanto por la recurrente se formuló oposición respecto de la misma a lo largo de todo el procedimiento administrativo, a pesar de que la Oficina no mencionara dicha marca como susceptible de oposición. Respecto de la misma hay que decir que si bien coincide en las dos últimas sílabas, lo cierto es que se repite el dato relativo al diferente inicio de ambos vocablos que permite una identificación de los productos que ambas amparan.
En cuanto a la confusión o asociación de ambos productos a un mismo origen empresarial hay que decir que en caso de que tales sílabas coincidentes fueran una creación original, debiendo hacer notar en este punto que 'migra' constituye un lexema utilizado con cierta frecuencia en este tipo de productos por cuanto evoca un padecimiento determinado, motivo por el cual no es fácilmente identificable con un origen empresarial determinado.
En este punto hay que mencionar la sentencia de fecha 29 de mayo de 1997 que se manifestó en el sentido de que no basta la semejanza de dos marcas para que se produzca la prohibición del art. 124 del Estatuto, dado que éste requiere que la semejanza sea suficiente para producir error o confusión entre los productos de ambas, lo que no sucede en el caso de autos, ya que entre las marcas enfrentadas existen las diferencias notables, que suenan al oído de forma totalmente diferente, de forma que tal identidad de sonidos, en principio, no resulta suficiente para que se produzca la semejanza fonética prohibida por el art. 124 del Estatuto si, en su conjunto, suenan al oído fonéticamente diferentes y tienen diferencias gráficas suficientes para que no se produzca confusión entre sus productos, aunque sean de la misma área comercial.
Finalmente y por lo que se refiere al argumento vertido por la recurrente en el sentido de que la posible confusión se agrava en el caso de los productos farmacéuticos, al respecto hay que recordar, nuevamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, manifestada entre otras en sentencia dictada en fecha 17 de enero de 1997 cuando manifiesta que el Derecho quiere proteger a la empresa mediante un régimen de prohibiciones, a fin de que el prestigio, el crédito en el mercado y la valoración de sus productos o servicios por parte del público quede salvaguardado porque, amparando las marcas enfrentadas productos farmacéuticos, no cabe riesgo de confusión por la cualidad o conocimientos profesionales de quienes recetan productos farmacéuticos.
De otro lado afirma, también, que la doctrina de la Sala contenida entre otras en su sentencia de 27 de diciembre de 1989, y en las que cita, según la cual cuando la comparación se suscite entre marcas que amparan o distinguen productos farmacéuticos será preciso tener en cuenta al efectuar la confrontación de las denominaciones en pugna la parte de las mismas que no supongan raíces o desinencias genéricas; así como también aquella otra -por todas sentencia de 23 de octubre de 1975- que recuerda cómo resulta ya habitual en el sector farmacéutico el manejo de raíces o desinencias genéricas, extraídas en general del latín o del griego, como consecuencia del uso común, universal en el lenguaje científico.
Por otra parte, en cuanto a las sentencias aludidas, dictadas por Secciones de esta misma Sala, no vinculan a la Sección.
En conclusión, los actos administrativos recurridos que así lo entendieron y en tal sentido se pronunciaron, deben considerarse conformes al Ordenamiento Jurídico, por lo que procede la desestimación del recurso.
Por los argumentos expuestos y la jurisprudencia mencionada, es por todo lo cual que procede considerar conformes a Derecho ambos actos administrativos".
El primer motivo de casación, interpuesto al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, denuncia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, así como de la "jurisprudencia [...] relativa a marcas que comparten una estructura y prosodia muy semejantes que determina su incompatibilidad, a lo que hay que añadir la identidad aplicativa de sus productos, constituida entre otras por las sentencias del Tribunal Supremo de 30 de julio de 1998, 12 de julio de 1984, 12 de noviembre de 1982".
En el desarrollo argumental del motivo se acomete, en primer lugar, lo que la propia recurrente denomina "complejo análisis lexicológico", con referencias a los prefijos, partículas intervocálicas y "sucesiones vocálicas" de los respectivos signos para pasar a la comparación de conjunto de la marca concedida (Tolmigran) y sus oponentes (Dolmigral e Imigran). El resultado de todo ello es, a juicio de quien recurre, que existe una cuasi-identidad denominativa y fonética de las marcas en liza, aplicables a productos que pertenecen al mismo sector, por lo que concurre un "claro riesgo de confusión" entre una y otras.
El motivo, formulado en estos términos, no puede ser acogido habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada, esto es, en torno a las facultades de los tribunales de instancia para juzgar acerca de los presupuestos que permitan aplicar la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la decisión a la que llega el tribunal de instancia. Sostiene la parte recurrente que la marca solicitada y concedida tiene una semejanza fonética y gráfica con las suyas prioritarias que debería determinar su recíproca incompatibilidad. Sin embargo, el tribunal de instancia -y, antes, el organismo registral- llega a la conclusión contraria en cuanto a las diferencias existentes entre unos y otros signos que en absoluto puede calificarse de irracional o arbitraria.
Es cierto que los signos presentan alguna semejanza reconocida por la Sala sentenciadora, pero también lo es que no resulta arbitrario o irrazonable sostener -como hace aquella Sala- que la coincidencia parcial en algunas letras deja de ser relevante cuando existen junto a ella "diferencias notables" en el resto del conjunto fonético. Y ciertamente el contraste entre "Tolmigran", por un lado, y "Dolmigral" e "Imigran", por otro, permite afirmar que se trata de términos diferenciados, aunque tengan partes comunes, entre los que no se da riesgo de confusión. La mayor o menor coincidencia aplicativa resulta, una vez sentada esta conclusión, ya irrelevante.
En el segundo motivo de casación, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se vuelve a denunciar la infracción por la Sala de instancia del mismo artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas así como de la jurisprudencia citada en su desarrollo, a cuyo tenor existe "incompatibilidad entre los signos enfrentados aun en un sector cualificado cuando las marcas son confundibles". Cita la recurrente en su apoyo las sentencias del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 1996, 20 de enero de 1998 o 12 de junio de 1984. Habiendo rechazado en el primer motivo la premisa de la que parte el segundo (a saber, que las marcas son confundibles), este último decae. Y en cuanto al precedente judicial citado, baste decir que se trata de una sentencia dictada por otra Sala del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en relación con una marca ("Nomigral") distinta de la que en este caso fue concedida, por lo que su incidencia para el caso de autos, siquiera a título de precedente, es nula.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 4895/2002, interpuesto por "Glaxo Group Limited" contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Sexta) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 9 de abril de 2002, recaída en el recurso número 1242 de 1999. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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