STS, 18 de Marzo de 2009

En el proceso contencioso-administrativo número 142/2003, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicto sentencia de fecha 27 de octubre de 2006, cuyo fallo dice literalmente:

Desestimamos el recurso interpuesto por la representación procesal de SMITHKLINE BEECHAM PLC, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 1 de octubre de 2002 y confirmamos dicha resolución en todos sus extremos, por ser conforme a derecho, sin hacer expresa declaración sobre las costas de este recurso.

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Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L. C. recurso de casación, que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 23 de enero de 2007 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. recurrente, compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y con fecha 7 de marzo de 2007, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, y, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO:

que teniendo por presentado este escrito con los documentos que al mismo se acompañan y sus copias respectivas, se sirva admitirlo y tenga por formalizado el Recurso de Casación en tiempo y forma legal, y previos los trámites previstos por la Ley en esta clase de procedimientos, dicte en su día sentencia por la que se declare HABER LUGAR al Recurso, CASE y ANULE la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) de 27 de octubre de 2006 dictada en el recurso contencioso-administrativo núm. 124/2003, dictando otra por la que se acuerde la NO CONFORMIDAD A DERECHO de las resolución administrativa dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 1 de octubre de 2002 que determinó la concesión de la marca núm. 2.364.503, YANADOL, en clase 5.

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Por providencia de fecha 9 de julio de 2007, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de fecha 10 de septiembre de 2007 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó el Abogado del Estado, en escrito presentado el día 15 de octubre de 2007, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO:

que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.

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Por providencia de 18 de diciembre de 2008, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 11 de marzo de 2009, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, Magistrado de la Sala.

Sobre el objeto del recurso de casación.

El recurso de casación que enjuiciamos se interpone contra la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de octubre de 2006, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C., contra la resolución del Director General de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 1 de octubre de 2002, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 20 de noviembre de 2001, que acordó conceder la inscripción de la marca nacional número 2.364.503 "YANADOL", que ampara productos farmacéuticos en la clase 5 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

La Sala de instancia fundamenta la desestimación del recurso contencioso-administrativo, con base en la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo, formulada en relación con las marcas que amparan productos farmacéuticos, en la apreciación de la existencia de disimilitud denominativa entre la marca aspirante número 2.364.503 "YANADOL". que designa productos farmacéuticos en la clase 5, y la marca oponente número 1.023.500 "PANADOL", que distingue productos en la misma clase 5, según se refiere, sustancialmente, en el fundamento jurídico tercero de la sentencia recurrida, en los siguientes términos:

[...] Los argumentos esgrimidos en la resolución impugnada deben ser compartidos por esta Sala, de ahí que deba desestimarse el recurso interpuesto contra la misma y ello porque es preciso acudir a la reiterada y abundante doctrina del Tribunal Supremo respecto de esta materia y en concreto en la STS 3ª, sec. 3ª, de 8 de octubre de 2001 , en la que al razonar sobre la confrontación entre dos marcas se expresa la doctrina de ese Tribunal que por reiterada constituye jurisprudencia al respecto:

[...]

De esa doctrina cabe deducir que confrontando en el caso que nos ocupa los términos PANADOL y YANADOL se aprecia, tal como sostiene el actor, que la única diferencia entre los mismos se encuentra en su letra inicial, P e Y,

Sin embargo, lo cierto es que, tal como sostiene la Resolución impugnada, se trata de marcas que se refieren a productos farmacéuticos en las que el Tribunal Supremo, en una consolidada doctrina, ha establecido que la prohibición de identidad que establece el art. 12. 1 de la Ley de 32/1988 , en el caso de las marcas referidas a productos farmacéuticos decae considerablemente dada la especialidad de los profesionales que recetan y expenden los citados productos. De ahí que se entienda por esta Sala que la diferencia existente entre las marcas confrontadas es suficiente y que, en consecuencia, sean compatibles en el mercado.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM P.L.C. se articula en la formulación de un único motivo de casación, que se funda con el amparo procesal del artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto, del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate.

En el desarrollo argumental de este motivo de casación se aduce que la Sala de instancia incurre en un error manifiesto en la aplicación de la prohibición de registro establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, ya que no toma en consideración la práctica identidad fonética y gráfica de las marcas enfrentadas, debido a que sólo se diferencian en la primera de las letras, la inexistencia de diferencias conceptuales y la identidad de los productos farmacéuticos designados, que induce a confusión a los consumidores, pues las preparaciones analgésicas de la marca "PANADOL" pueden adquirirse por cualquier persona sin necesidad de la intervención de profesionales especializados, al no requerirse receta médica, por lo que no cabe reducir el rigor comparativo, lo que sería determinante del fallo que se propugna de incompatibilidad registral de las marcas en litigio.

Sobre la improsperabilidad del recurso de casación.

El único motivo de casación formulado debe ser desestimado, puesto que consideramos que la censura que formula la defensa letrada de la Entidad recurrente a la sentencia recurrida, basada en la infracción del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, resulta infundada, en lo que concierne a la imputación del manifiesto error padecido en la comparación de los signos confrontados considerados, por no apreciar la similitud fonética, gráfica y conceptual y la identidad de los productos farmacéuticos reivindicados, que genera riesgo de confusión, al dar un valor prevalente a la intervención de profesionales que recetan y expenden dichos productos.

En efecto, debe señalarse que la Sala de instancia ha realizado una aplicación conforme a los criterios de la razonabilidad y la lógica del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que «no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior», al inaplicar la prohibición de registro que contiene dicho precepto, en relación con la concesión de la marca número 2.364.503 "YANADOL", que distingue productos en la clase 5, solicitada por la entidad mercantil BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, puesto que el juicio de compatibilidad de los signos enfrentados se funda en la observancia de los criterios jurídicos que esta Sala del Tribunal Supremo ha formulado para determinar si la convivencia de marcas que amparan productos farmacéuticos genera riesgo de confusión o de asociación, atendiendo a la naturaleza de los productos, ya que la intervención de profesionales especializados en su prescripción y expendición disminuye el riesgo de confusión del público pertinente destinatario final de dichos productos.

Esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la sucinta argumentación expresada por el Tribunal sentenciador para fundar la ratio decidendi de la sentencia, en relación con la inaplicación de la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no es ilógica, absurda, irrazonable ni arbitraria, porque aprecia la existencia de disimilitud denominativa y fonética entre las marcas en conflicto, que excluye que se genere riesgo de confusión entre los consumidores finales, ponderando que en su prescripción y expendición intervienen profesionales médicos y farmacéuticos especializados, pues no consideramos que flexibilice, indebidamente, el rigor comparativo en el examen de los signos confrontados desde el marco de la visión global o de conjunto.

En este sentido, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala, formulada en relación con el registro de marcas que amparan productos farmacéuticos, expuesta en la sentencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 1 de marzo de 2006 (RC 5857/2003 ), en la que dijimos:

[...] en el presente asunto se invocan dos criterios interpretativos sobre el ámbito farmacéutico que operan en sentido opuesto y, sin embargo, ambos han sido recogidos por la jurisprudencia y son, sin duda, válidos: por un lado, el empleado por la Sala de instancia sobre una mayor fiabilidad en la capacidad de las marcas para evitar confusiones cuando los productos van dirigidos sobre todo a personal cualificado, menos proclive a confundir denominaciones o signos diversos; por otro lado, el alegado por la entidad actora, en el sentido de que en el campo sanitario es preciso extremar la precaución para evitar riesgos de confusión, por estar en riesgo la salud como interés general y de los usuarios de gran relevancia. Pues bien, será el órgano administrativo competente, la Oficina Española de Patentes y Marcas en primer término, y el órgano judicial revisor en último lugar, quienes habrán de ponderar la importancia que ambos criterios puedan ostentar en cada caso concreto, según el grado de disimilitud, de especialización de los productos y otros factores que puedan concurrir. Quiere decirse con ello que ni basta la mera apelación a uno u otro criterio para decantar el juicio de confundibilidad ni la simple invocación de precedentes en los que se usen tales criterios sirve tampoco como factor decisivo, por la especificidad que presenta su valoración cada caso concreto. Sólo el examen de cada supuesto puede revelar el peso e importancia que uno u otro criterio puedan ostentar.

De lo dicho se deduce que si la Sala se ha inclinado por entender que en este caso prima el criterio de la profesionalidad del personal que trata con los productos, no puede considerarse que dicha valoración sea irrazonable -a pesar de que su invocación no esté desarrollada-, por lo que tratándose de una apreciación fáctica no podemos revisarla en casación, ya que las mismas quedan fuera del ámbito del recurso de casación, exclusivamente destinado a revisar la recta aplicación e intepretación de las normas (por todas, sentencias de esta Sala de 25 de septiembre de 2.003 -R.C. 3.465/1.998-, de 24 de octubre de 2.003 -RC 3.925/1.998- y de 30 de diciembre de 2.003 -RC 3.083/1.999 -).

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Por ello, se aprecia que la Sala de instancia no incurre en error jurídico al estimar que las marcas enfrentadas pueden convivir en el mercado en el sector de los productos farmacéuticos, al deber valorar que en el profesional médico y farmacéutico y en el consumidor relevante -los pacientes consumidores finales de dichos productos-, que perciben normalmente la marca como un todo, y que se supone es un consumidor informado razonablemente, atento y perspicaz, no se produce error sobre el carácter indicativo de la procedencia de dichos productos, pues centra su atención en la parte inicial de las marcas denominativas que representan una especial "vis atractiva", que neutraliza el efecto producido por el elemento común a ambos signos -ANADOL-, ni se evidencia ni se acredita indiciariamente que se pueda producir un hipotético riesgo a la salud por la adquisición de estos productos farmacéuticos que determine la declaración de irregistrabilidad de la marca aspirante.

Según se desprende de la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, expuesta en la sentencia de 26 de abril de 2007 (C-412/05 ), a los efectos de determinar la noción de público pertinente relevante respecto de marcas que designan productos farmacéuticos, cabe considerar que está constituido por los profesionales del sector de la salud (médicos y farmacéuticos) y los pacientes, de modo que la circunstancia de que algunos de los productos de que se trate sólo pueden obtenerse con receta médica, no excluye de por sí todo riesgo de confusión para los referidos consumidores finales, en lo que respecta a la procedencia de los productos de una misma empresa, responsable del control de su calidad.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso-administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al atender de forma ponderada a estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al descartar que la convivencia de las marcas enfrentadas genere riesgo de confusión o riesgo de asociación, o que no pueda registrarse por ser contraria a la Ley, por poner en riesgo el derecho a la salud.

Se constata, asimismo, que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado se infiere del artículo 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) «exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado».

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, « a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos. ».

Esta conclusión jurídica que sostenemos, determinante de la declaración de compatibilidad de los signos enfrentados, no contradice la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas o signos enfrentados se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino aquella que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica.

En la sentencia de 4 de diciembre de 2003, dijimos.

[...] en la apreciación de las similitudes o coincidencias entre marcas no se pueden hacer declaraciones generales aplicables a todos los casos, ya que cada recurso debe ser contemplado de manera individualizada y en relación con las circunstancias concurrentes específicas; de modo que cabe afirmar que no tienen un carácter absoluto ninguno de los distintos criterios utilizados para determinar si existe o no la relación de semejanza capaz de inducir a error o confusión en el mercado, sino que es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, lo que conlleva que en materia tan casuística como es la de marcas, y concretamente con referencia a la existencia o no de aquella semejanza, el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tenga escasa virtualidad

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Y, debe recordarse, asimismo, la doctrina de esta Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, formulada en la sentencia de 12 de abril de 2002 (RC 553/1996 ), sobre los criterios jurídicos que presiden la valoración de la similitud o coincidencias entre marcas, y los límites impuestos a esta Sala para modificar o alterar los hechos declarados probados por el Juzgador de instancia, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación:

b) que el análisis del riesgo de confusión ha de hacerse desde una perspectiva racional y lógica en la que se atienda, desde luego, al nivel medio de conocimientos culturales del público en general, razón por la que no cabe elevar a la categoría de decisivo el que pudiera resultar del examen rigurosamente gramatical y semántico de cada una de las sílabas o letras que compongan la denominación elegida.

c) que la existencia de semejanzas, coincidencias o similitudes, gráficas o fonéticas, así como la presencia del riesgo de confusión para el consumidor entre los diferentes distintivos constituyen otras tantas cuestiones de hecho que, en cada caso, deberán los tribunales de instancia apreciar a los efectos de aplicar el citado artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ; y

d) en fin, que siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos.

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El grado de disimilitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados, que compensa el grado de relación de los productos ofrecidos por ambos signos, resulta determinante para declarar la compatibilidad de las marcas en conflicto, puesto que no hay riesgo de que se suscite evocación respecto del origen empresarial común, de modo que cabe apreciar que la sentencia recurrida es coherente con la directriz jurisprudencial formulada en las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1998 y de 22 de junio de 1999, con el objeto de evaluar y determinar el riesgo de confusión que puede crear la convivencia entre signos marcarios, considera imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con el riesgo de confusión; doctrina que ha sido objeto de recepción por esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, entre otros fallos, en las sentencias de 20 de julio de 2004 (RC 2033/2001) y de 22 de octubre de 2004 (RC 4726/2001 ).

Cabe concluir, coincidiendo con el criterio jurídico de la Sala de instancia, que la marca aspirante número 2.364.503 "YANADOL", que distingue productos farmacéuticos de la clase 5, es compatible con la marca registrada número 1.023.500 "PANADOL", que ampara preparaciones analgésicas, al ser suficientemente diferentes las denominaciones contrapuestas para inducir a confusión a los consumidores, y a que su convivencia no se ha acreditado que genere riesgo a la salud de los destinatarios de los productos reivindicados.

En consecuencia con lo razonado, al desestimarse íntegramente el único motivo de casación articulado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM, P.L.C. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de octubre de 2006, dictada en el recurso contencioso-administrativo 142/2003.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que debemos declarar y declaramos no haber luga r al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la de la sociedad SMITHKLINE BEECHAM, P.L.C. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 27 de octubre de 2006, dictada en el recurso contencioso- administrativo 142/2003.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando lo pronunciamos, mandamos y firmamos.- Fernando Ledesma Bartret.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Óscar González González.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.