STS, 7 de Julio de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:4896 |
| Número de Recurso | 461/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 7 de Julio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Julio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 461/2001, interpuesto por el Procurador D. Daniel Otones Puentes, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de PALMA PAN, S.A., contra la sentencia nº 671 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 1951/1997 con fecha 20 de julio de 2000, sobre inscripción de la marca nº. 1.945.328, clase 30; habiendo comparecido como parte recurrida la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo nº 1951/97, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia de fecha 19 de enero de 2000, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLAMOS: ESTIMAMOS el recurso contencioso administrativo interpuesto en nombre y representación de "Bimbo, S.A." contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de mayo de 1997, estimando recurso ordinario contra la anterior de 5 de diciembre de 1996, y concediendo, en definitiva, el registro de la marca número 1.945.328/0, "INSTAPAN", para productos de clase 30, resolución que anulamos y dejamos sin valor ni efecto jurídico alguno, como el registro de la marca de que se trata. Sin expresa imposición de costas a ninguna de las partes". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de PALMA PAN, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 5 de diciembre de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 18 de enero de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la inscripción de la marca nº 1.945.328 "INSTAPAN", clase 30.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sección Primera de esta Sala de fecha 26 de junio de 2002. Por providencia de esta Sección Tercera de fecha 10 de septiembre de 2002 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al recurso, lo que hizo en escrito presentado en fecha 13 de septiembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 5 de mayo de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 30 de junio de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula tres motivos de casación al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional; el primero, por infracción de los artículos 1 y 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia de la Sala relativa al mismo; el segundo, por infracción del artículo 2 de la Ley de Marcas, y el tercero, por infracción del artículo 38 de la Constitución Española.
En el primer motivo de casación articulado y admitido se denuncia infracción de los artículos 1 y 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre. De su examen se desprende el propósito de sustituir el criterio de la Sala de instancia, por el criterio propio del recurrente, discutiendo la apreciación hecha por la Sala de instancia deducida de la prueba, que afirma que la marca aspirante nº 1.9945.328 "INSTAPAN", para productos de la clase 30ª, "café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, harinas, pan, pastelería, helados, miel, levadura, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo", y la oponente nº 1.796.869, "PANINSTANT", clase 30ª, presentan diferencias prácticamente inexistentes hasta el punto de no resultar diferenciada de su oponente, lo que unido a que ambas protegen productos de la misma clase 30, está incursa, la aspirante, en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, y en tal sentido revoca el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 23 de mayo de 1997, que concedió la inscripción solicitada. La sentencia recurrida llega a la conclusión deducida de la prueba practicada en autos, que ambas marcas y sus productos son incompatibles y que existe riesgo de confusión entre ellas y entre sus productos porque ambas marcas no son distintivas en sus denominaciones "INSTAPAN" la aspirante y "PANINSTANT", la oponente, pues tienen los dos términos idénticos, y aunque en distinta posición hace que parezcan prácticamente las mismas marcas, a cuya conclusión nos adherimos, sin perjuicio de que también existe semejanza conceptual con el nombre, dado que significan lo mismo "INSTA PAN" que "PAN INSTANT", pues ambos hacen referencia al "pan hecho al instante", lo que unido a que ambas pertenecen a la misma clase del Nomenclátor, clase 30, y que entre sus productos existe identidad, lo que les hace totalmente confundibles, y con ello se incurre en la prohibición contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, pues no cabe ahora en vía casacional alterar por tratarse de hechos deducidos de la prueba, y ello por unas alegaciones puramente subjetivas del recurrente que se limita a la cita genérica de alguna sentencia de esta Sala dictada en un supuesto diferente al de la presente, y todas ellas anteriores a la vigente Ley de Marcas, que sería preciso matizar, lo cual impide apreciar la invocación de la infracción de la jurisprudencia de la Sala citada por el recurrente, pues el artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, introduce una importante modificación con respecto al Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, dado que la nueva Ley añade al elemento de semejanza denominativa o conceptual con idéntico valor diferenciativo el elemento de la similitud de los productos, pero siempre condicionando a la suma de ambos elementos al resultado final de que sean susceptibles de producir error o confusión en el mercado, es decir, que requiere la semejanza fonética o gráfica unida a la semejanza de productos de manera que ambos induzcan a error o confusión en el consumidor, con lo cual, no ofrece la menor duda que acierta plenamente la sentencia recurrida al afirmar que existe la incompatibilidad de dicho artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988. Procede la desestimación del motivo de casación examinado, dado que la sentencia recurrida es plenamente conforme al Art. 1 y 12.1 a) de la Ley 32/1988, y no existe la infracción del ordenamiento jurídico de que se le acusa.
El segundo motivo de casación articulado en el que se denuncia infracción del artículo 2 de la Ley de Marcas, se funda en que la marca aspirante "INSTAPAN" contiene además un elemento gráfico de fondo azul, la marca "INSTAPAN" en letra de imprenta de color blanco, y como subrayado dos espigas de color amarillo. El motivo ha de ser rechazado en cuanto se trata de una cuestión nueva que aparece por primera vez en casación y por tanto la sentencia no puede tenerlo en cuenta, y en caso contrario, dado que la sentencia no alude para nada el elemento gráfico tenía que haberse formulado el motivo por incongruencia omisiva al amparo del artículo 88.1 c) de la Ley Jurisdiccional. No existe constancia alguna de que se haya planteado tal cuestión, ni en vía jurisdiccional, ni en vía administrativa, con lo que solicitó como marca denominativa.
El tercer motivo de casación articulado lo funda el recurrente en la infracción del artículo 38 de la Constitución Española como infracción del principio de libertad de empresa, deber ser rechazado por su falta de fundamento jurídico dado que el recurrente no explica de qué forma la Administración demandada ha infringido tal principio, pues todo su desarrollo está dirigido a oponer como incompatibles las entidades BIMBO, S.A. y PALMA PANS, S.A., que nada tiene que ver en la infracción de tal principio constitucional. Procede la desestimación total del recurso.
Al rechazar los tres motivos de casación alegados, procede declarar no haber lugar al presente recurso de casación, y hacer expreso pronunciamiento sobre las costas del mismo al recurrente conforme dispone el Art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 461/2001, interpuesto por el Procurador D. Daniel Otones Puentes, en nombre y representación de PALMA PAN, S.A., contra la sentencia nº 671 de fecha 20 de julio de 2000, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso-administrativo nº 1951/1997, con expresa condena en costas al recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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