STS, 16 de Diciembre de 2003
| Ponente | D. Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2003:8137 |
| Número de Recurso | 112/1999 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 16 de Diciembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciséis de Diciembre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 112/1999, interpuesto por la Entidad JOOP GmbH, representada por la procuradora Doña Paloma Valles Tormo, y asistida de letrado, contra la sentencia dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 15 de abril de 1998, recaída en el recurso nº 1881/1996, sobre denegación inscripción marca nº 518.735 "JOOP"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad JOOP GmbH, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 27 de junio de 1996, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra las resolución dictada por la referida Oficina en fecha 1 de marzo de 1994, por la que se denegó la inscripción de la marca nº 518.735, para amparar productos de la clase 8, 9, 16, 20, 21, 25 y 30.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en auto de la Sala de instancia de fecha 4 de noviembre de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (JOOP GmbH) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 5 de enero de 1999, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo del núm. 3º del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, vulnerando el artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por cuanto, denunciada en la demanda la inexistencia de la oposición de la marca internacional 138.798 "JOB" que, si se presentó alguna vez lo fue fuera de plazo, la resolución del Tribunal a quo hace caso omiso de tal circunstancia, dictando su fallo como si tal oposición hubiera tenido lugar, pero sin resolver la cuestión propuesta en la demanda, que no es otra que la ineficacia del acto administrativo extemporáneo.
2) Al amparo del núm. 4 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción por infracción por interpretación errónea del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia que ha desarrollado la hermenéutica aplicable a ese precepto, por cuanto la sentencia objeto del recurso aprecia incompatibilidad por semejanza entre la marca solicitada y la marca internacional nº 382.324 "HOH", pese a que ésta última posee un componente gráfico de tal naturaleza que la hace inconfundible con cualquier otra, siendo así que la doctrina jurisprudencial prescribe que en tales casos de clara diferenciación por el elemento gráfico, las marcas se declaren compatibles.
Terminando por suplicar sentencia, casando la resolución recurrida en armonía con lo solicitado.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 3 de abril de 2000, ordenándose por otra de fecha 16 de mayo de 2000 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (LA ADMINISTRACION DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2000, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 3 de octubre de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 10 de diciembre del corriente, en que tuvo lugar.
Se examina en esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la entidad JOOP, GmbH, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de la marca internacional nº 518.735 "JOOP! para las clases 8, 9, 16, 20, 21, 25 y 30 por su semejanza con las marcas HOH nº 383.833 para las clases 8 y 16, JOB nº 138.798 para las clases 8,9,16,20,25,30, y HOP nº 333.833 para las clases 8,16,21.
El Tribunal de instancia basa su sentencia en los siguientes fundamentos:
"Inicialmente hemos de comparar las marcas "HOOP", denegada para determinadas clases del Nomenclator, y las oponentes y opuestas por la O.E.P. y M., HOH, JOB y HOP para señalar que contempladas de una forma conjunta y a primera vista, que es como indica el Tribunal Supremo que deben examinarse las marcas (sentencias de 4 de marzo de 1.993 y 2 de junio de 1.995 entre otras muchas) apreciamos que hay un elemento que identifica e individualiza todas las marcas y es la Letra O, por lo que en principio existe un riesgo de confusión.
Pero si el gráfico de la marca 382.324 con el vocablo HOH situado a modo de corbata de un muñeco pudiera distinguirla de la solicitante "JOOP", lo que es indudable es el parecido fonético de las marcas solicitada, opuestas y oponentes pues las mismas son "JOOP" por un lado y HOH, HOP y JOB- El Tribunal Supremo ha declarado que "en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre los demás elementos integrados en la marca pues es de aquella manera oral... como los productos son ordinariamente demandados por el consumidor" (sentencias de 14 de diciembre de 1.987, 20 de diciembre de 1.988 y especial la de 4 de enero de 1.990).
El parecido gráfico y fonético entre las marcas enfrentadas sería suficiente para ratificar el rechazo de la O.E.P. y M. de la marca solicitada; pero es que además tal rechazo no es total, sino limitado a determinadas clases del Nomenclator que son las que amparan precisamente las marcas oponentes, concretamente las marcas internacionales 383.324 HOH con gráfico para las clases 8 y 16 del Nomenclator, 333.833 HOP, clases 8, 16, 21 y la nº 138.788 JOB, clases 8, 9, 16, 20, 25, 30; es decir las mismas clases para las que se solicita la marca denegada.
Cuando existe similitud o igualdad entre los productos amparados hay que tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que "el riesgo de confusión es más probable si la concurrencia se produce dentro de un sector comercial común" (sentencia de 30 de mayo de 1.996); por todo lo cual y teniendo en cuenta que la O.E.P. y M. ha concedido la marca 518.735 "JOOP" para varias clases del Nomenclator, pese a que su indudable parecido gráfico y especialmente fonético con las marcas opuestas y sólo la ha rechazado para las clases que ya amparaban las citadas marcas opuestas, procede la desestimación del recurso".
Aduce el recurrente en su primer motivo de casación que la sentencia recurrida ha incurrido en incongruencia al no pronunciarse sobre la extemporaneidad de la oposición de la marca JOB, cuestión que fue propuesta en la demanda.
El motivo debe estimarse pues, en efecto, se ha dejado de resolver una cuestión que, conforme a los argumentos del recurrente, hubiera resultado trascendental a los efectos del recurso, ya que si se hubiera rechazado esa oposición, la consecuencia, a su juicio, comportaba el otorgamiento de la inscripción respecto de las clases 9,20,25 y 30 del nomenclator, que no se amparan por las otras marcas HOH y HOP.
Ahora bien, la estimación del motivo no significa que se acepte su argumento en relación con el fondo de esta cuestión, que ahora procede examinar por así disponerlo el artículo 102.1.2º de la Ley Jurisdiccional. En primer lugar, la extemporaneidad de la oposición de la indicada marca no está plenamente probada, pues la recurrente la deduce de una anotación manuscrita con la expresión "fuera de plazo" que figura en el folio 1 del expediente, y que la OEPM no tuvo en cuenta en sus resoluciones, máxime cuando la solicitante no hizo referencia alguna en sus escritos a esta circunstancia, introduciéndola como cuestión nueva en la demanda. En cualquier caso, al considerarla trascendente debió recurrir el auto de la Sala de instancia en el que se denegó el recibimiento a prueba, con el fin de aclarar la oscuridad del expediente en este extremo.
En segundo término, la OEPM está encargada de velar por la certeza de las relaciones jurídicas que nacen del Registro de marcas. Por ello ha de evitar que no se contraríe el objeto que a través de esta institución se trata de conseguir, y que no es otro que impedir que se de protección a signos que puedan inducir a confusión a los consumidores sobre la procedencia de los productos protegidos por una marca. De aquí que el artículo 24.2 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y el 11 del Real Decreto 645/1990, de 18 de mayo, por el que se aprueba su Reglamento, permita al Registro examinar si la solicitud de registro de marca persigue un aprovechamiento abusivo de situaciones, hechos o signos de contenido atentatorio contra el ordenamiento jurídico, es decir, si se encuentra en alguna de las prohibiciones de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley, en cuyo caso podrá suspender la publicación de la solicitud para que el solicitante presente alegaciones. Resulta claro que la marca JOB se tuvo en cuenta por el Registro, y de ella se dió traslado al peticionario, como se infiere de su escrito de 26 de marzo de 1993, que al contestar al suspenso nada objeta sobre la inoponibilidad formal de esta marca pese a aparecer en las que relacionan como opuestas. En consecuencia, es correcta la resolución al examinar la compatibilidad de la marca solicitada con la mencionada JOB, al encontrarse dentro de las facultades de la OEPM decidir si se da alguna de las prohibiciones absolutas o relativas previstas en dichos preceptos.
Es reiterada la jurisprudencia de esta Sala-sentencias de 14 de diciembre de 1987 y 4 de enero de 1990, entre otras- que declara que la primera impresión que percibe el consumidor al enfrentarse con un signo distintivo de un producto es su aspecto verbal, que prevalece sobre el gráfico, pues los objetos se demandan de esta forma. Si existe similitud en la pronunciación, por muchas que sean las diferencias gráficas e incluso de escritura, la confusión es evidente que puede producirse, sobre todo si con esas denominaciones se trata de amparar productos iguales o similares. Ello ocurre en el caso presente en que el término JOOP tiende a reducirse mediante la contracción de las dos vocales a una, lo que lleva a asemejarlo con el término JOB, en el que la última consonante-B- es labial, al igual que la P de la solicitante. Lo mismo ocurre con los términos HOB y HOH al aspirarse la H inicial, que produce el sonido J. En consecuencia, como se expresa en la resolución recurrida se da la prohibición del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, conforme al cual no podrán registrarse como marcas las que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior".
Frente a la anterior conclusión no puede alegarse que las marcas opuestas habían sido concedidas en casos anteriores pese a su semejanza entre ellas, pues ello implicaría que fueron concedidas indebidamente, y este hecho no puede ser base para ampliar aún más la confusión que entre las marcas existe, con el consiguiente desconcierto que ello extremaría entre los consumidores. Tampoco cabe decir que la marca solicitada está protegida internacionalmente, y no trata de aprovecharse del signo de las marcas opuestas, pues las prohibiciones de la Ley de Marcas se extiende también a las marcas extrajeras, respecto de las nacionales, conforme se desprende del artículo 74 de la Ley de Marcas. En último término, es difícil acoger la jurisprudencia que se cita, pues se refiere a casos que no guardan la debida analogía con el que se examina. En un tema como el de marcas la jurisprudencia, salvo casos de identidad, es difícilmente aplicable, al ser ésta una materia extremadamente casuística.
Sin expresa condena en costas de la instancia debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con lo establecido en el art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Estimar el presente recurso de casación nº 112/1999, interpuesto por la Entidad JOOP GmbH, contra la sentencia nº 542/1998 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 15 de abril de 1998, revocando la sentencia recurrida; y desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad JOOP GmbH. contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 1 de marzo de 1994 y de 27 de junio de 1996; sin expresa condena en costas de la instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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