STS 463/2003, 16 de Mayo de 2003

Ante el Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de Valencia, fueron vistos los autos, Juicio de Menor Cuantía, promovidos a instancia de Chicco Española, S.A., contra Juguetes Chicos, S.L., sobre declaración de derecho a la propiedad industrial.

Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho, que se dictara sentencia por la que se declare:

1. ) Que la Sociedad demandada JUGUETES CHICOS, S.L., carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo "CHICOS" y en su consecuencia debe modificar tal denominación social eliminando de la misma el precitado vocablo, modificación que, de no producirse, deberá ser ejecutada a su costa librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil de la Provincia.

2. ) Que la Sociedad demandada JUGUETES CHICOS, S.L., carece del derecho de utilizar la denominación "CHICOS" o cualesquiera otra denominación que con ella se confunda como Nombre Comercial para distinguir sus actividades mercantiles.

3. ) Que con la utilización de la denominación "CHICOS" por parte de la demandada se han originado perjuicios a la demandante, por lo que deberá indemnizar a la referida demandante, tanto en los perjuicios como en el daño que le ha ocasionado, en la cantidad de 50 millones de pesetas o, en su defecto, en la que resulte de conjugar las bases y criterios establecidos en los hechos de esta demanda con la prueba que se practique en el presente procedimiento.

Condenando a la demandada "JUGUETES CHICOS, S.L., a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas de este juicio, así como a la publicación de la Sentencia definitiva que se dicte en el presente procedimiento, a su costa conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Marcas.

Admitida a trámite la demanda la representación procesal de la demandada contestó a la misma, oponiendo a las pretensiones deducidas de adverso los hechos y fundamentos de derecho que tuvo por conveniente para terminar suplicando sentencia rechazando todos y cada uno de los petitums del suplico de la demanda.

Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fué declarada pertinente y figura en las respectivas piezas.

Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes por su orden para conclusiones, trámite que evacuaron en respectivos escritos en los que solicitaron se dictase sentencia de acuerdo con lo que tenían interesado en los autos.

Por el Juzgado se dictó sentencia con fecha 9 de enero de 1995, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que estimando como estimo parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales Sr. Arribas Valladares, en nombre y representación de CHICCO ESPAÑOLA, S.A., contra JUGUETES CHICOS, S.L., representado en autos por la Procuradora de los Tribunales Sra. Egea Yacer, debo declarar y declaro que Juguetes Chicos, S.L., carece del derecho a incluir en su denominación social el vocablo 'Chicos' debiendo modificarla, y de no hacerlo se hará a su costa librándose el oportuno mandamiento al Registro Mercantil de la Provincial de Alicante.- Debo declarar y declaro que Juguetes Chico, S.L., carece del derecho a utilizar la denominación Chicos o cualquiera otra que con ella se confunda como Nombre comercial para distinguir sus actividades mercantiles.- Debo condenar y condeno a Juguetes Chicos, S.L., a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a que indemnice a la actora Chicco Española, S.A., en cantidad de 6.666.666 ptas., suma que devengará el interés del 11% anual a contar de la fecha de esta resolución a tenor de lo dispuesto en el art. 921.4º de la L.E.C.- Publíquese el fallo de esta sentencia a costa de la demandada a través de los medios que se especificarán en el trámite de su ejecución.- Se tiene por ineficaz el informe de A.I.J.U. obrante al folio 1.615 de autos, acogiéndose de esta forma, la impugnación formulada por la parte demandante.- Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes, si las hubiere por mitad".

Asimismo, mediante Sentencia de dicho Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Valencia, de fecha 7 de marzo de 1995, se desestimó la solicitud de adopción de medidas cautelares instadas por el Procurador don José Javier Arribas Valladares en nombre y representación de Chicco Española S.A., contra el demandado.

Frente a dicha sentencia de fecha 9 de enero de 1995, se interpuso recurso de Apelación, que fue admitido, y sustanciada la alzada la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Sexta, dictó sentencia con fecha 23 de junio de 1997, cuyo Fallo es como sigue: "Desestimamos el recurso y confirmamos la Sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia núm. 10 de esta capital en los autos de menor cuantía de que el presente rollo dimana, aún cuando sin imponer costas de esta alzada".

La Procuradora de los Tribunales, doña María Soledad Paloma Muelas García, en nombre y representación de la Mercantil JUEGUETES CHICOS, S.L., formalizó recurso de Casación que funda en los siguientes motivos: PRIMERO: "Artículo 1692-4º L.E.C., por infracción de los artículos 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 372 y 380 del Reglamento de Registro Mercantil, así como la Jurisprudencia de esa digna Sala encabezada por la Sentencia de 21 de octubre de 1994".- SEGUNDO: "Artículo 1694-4º, por infracción de la Jurisprudencia que debiera haber sido aplicada para resolver la cuestión relativa a la indemnización por daños y perjuicios solicitada por la entidad CHICCO ESPAÑOLA, S.A.".- TERCERO: "En cuanto a la condena que recayera con relación a mi patrocinada, en ambas instancias, consistente en la publicación de la sentencia a su costa, habremos de significar que tal condena no es sino subsidiaria o residual como consecuencia de las condenas previas a indemnizar a la actora, y al suprimir mi patrocinada, en el Registro Mercantil de su denominación social y sustituirla por otra".- CUARTO: "Por infracción del artículo 1214 del C.c. Por último nos referiremos, siquiera someramente a la primera de las peticiones solicitadas por la contraparte en su escrito de demanda, y luego admitida en ambas instancias, consistente en declarar que JUGUETES CHICOS, S.L., carece del derecho de utilizar como nombre comercial de denominación 'CHICOS' o cualquiera otra denominación que con ella se confunda".- QUINTO: "Por tanto, solicitamos de ese Excmo. Tribunal en su día, y previos los trámites legales de rigor, case la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, de la que dimana el presente recurso de casación, en el sentido de considerar infringidos los artículos 2.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 372 y 380 del Reglamento del Registro Mercantil y jurisprudencia invocada, en el supuesto de la condena a mi patrocinada a cancelar su denominación social. (Primer Motivo de Casación), por infringida la jurisprudencia reseñada anteriormente, en cuanto a la improcedencia de la declaración de daños y perjuicios a favor de la actora (Segundo Motivo de Casación), por infringidos esos mismos preceptos y jurisprudencia en cuanto a la condena de publicación de la sentencia (Tercer Motivo de Casación) e infringido el artículo 1.214 del C.c., en cuanto a la condena a dejar de utilizar el nombre comercial de JUGUETES CHICOS (Cuarto Motivo de Casación)".

Admitido el recurso y evacuando el traslado conferido para impugnación, el Procurador de los Tribunales, don Salvador Ferrandis Álvarez de Toledo, en nombre y representación de la Sociedad CHICCO ESPAÑOLA, S.A., impugnó el mismo.

No habiéndose solicitado por todas las partes personadas la celebración de Vista Pública, se señaló para VOTACIÓN Y FALLO EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2003, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. LUIS MARTÍNEZ-CALCERRADA Y GÓMEZ

Por demanda de Chicco Española, S.A., se pide y, se concede por el Juez de Primera Instancia núm. 10 de Valencia, en su Sentencia de 9-1-95, que la demandada Juguetes Chico, S.L., carece de derecho a incluir en su DENOMINACIÓN SOCIAL el vocablo "Chicos" debiendo modificarla y, asimismo, se condena a dicha demandada al pago de la suma de 6.666.666 ptas., a resultas de la anterior declaración junto con la que subsigue, esto es, que la demandada carece del derecho a utilizar la DENOMINACIÓN de "Chicos" o cualquier otra que con ella se confunda como NOMBRE COMERCIAL para distinguir sus actividades mercantiles. En la apelación la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de dicha Capital, en la suya de 23 de junio de 1997, desestimó la misma, confirmando esa declaración de la instancia, recurriendo en casación la demandada.

En el PRIMER MOTIVO del recurso, se denuncia al amparo del artículo 1692.4º L.E.C., la infracción de los arts. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, 2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 372 y 380 del Reglamento del Registro Mercantil, así como la Jurisprudencia de esa Sala encabezada por la Sentencia de 21 de octubre de 1994; y razona que, en efecto, y para ser sistemáticos, comenzamos indicando que la sentencia dictada en Instancia y en Apelación infringen los preceptos antes indicados cuando declara que mi patrocinada, la mercantil Juguetes Chico, S.L., carece del derecho de incluir dentro de su denominación social el vocablo "Chicos" y, en su consecuencia, debe modificar tal denominación social eliminando de la misma el indicado vocablo y, que por eso el Tribunal de instancia confunde lo que es un mero nombre comercial con lo que es su propia denominación o razón social, pues la recurrente fue constituida válidamente desde el año 1978, por lo que se vulnera el art. 2-2 de la L.S.A. y la L.S.R.L., así como el art. 373 del R.R.M., sobre el concepto de la identidad en torno a esa denominación o razón social de la entidad societaria afectada y, que el art. 380 de ese Registro determina el carácter definitivo de la denominación social ya inscrita, y en apoyo de esa tesis trae a colación la Sentencia de esta Sala de 21 de octubre de 1994.

Para responder al Motivo, se transcribe la elemental razón decisoria de la recurrida según F.J. 1º: "El argumento principalmente desarrollado en la impugnación ha sido, en realidad, el mismo que como defensa se esgrimió en la contestación a la demanda, tratando de ponerse de relieve que las áreas de comercialización de sus productos, no coinciden en las empresas demandante y demandada en razón a la clase de clientes o consumidores de sus respecivos productos, pues -se decía- mientras los fabricados de "CHICCO ESPAÑOLA, S.A." se dirigen a un público esencialmente infantil, niños en la primera etapa de la vida y, en todo caso de edades no superiores a 6 años, el mercado de 'Juguetes Chico', por el contrario se centra en jóvenes de más edad, sector sustancialmente diferente del que consume los productos de la demandante. De ser cierta esa afirmación y si cupiera, como la recurrente pretende presentar, señalar líneas divisorias concretas y áreas de mercado bien determinadas, de suerte que, se pudiese afirmar sin temor al equívoco, que ninguna de estas actividades se solapan y coinciden en cuanto al círculo de potenciales usuarios de sus fabricados, existiría alguna base para acoger la impugnación. Pero, ello no es así, del voluminoso aporte documental de las partes, integrado fundamentalmente por Catálogos se desprende que buena parte de los productos que una y otra empresa elaboran, son comunes al uso de jóvenes y niños, sin perjuicio de reconocer -eso sí- que en los de CHICCO ESPAÑOLA predominan tipos de objetos concebidos con fines de puericultura o atención al menor en la primera infancia"

Habída cuenta este críterio, es obvio que El Motivo se acepta, por sus mismos argumentos, porque, es preciso distinguir -lo que no hace la Sala "a quo- entre la tutela sobre la denominación o razón social de una entidad y la recayente en la marca que singulariza los productos de su actividad comercial, o incluso, los rótulos o nombres comerciales, porque, en torno a la primera realidad registral, es ineludible la observancia de las leyes societarias y la primacía de su registración en torno a la exigencia de la identidad que, en su caso, vede la posterior solicitud a una razón social exactamente igual, por lo que, como en autos, no existe tal identidad y, sí esa previa constancia del "nomen" o razón social de la recurrente, es preciso mantener la misma y en ese sentido ha de repetirse la doctrina de la calendada sentencia de 21-10-1994, (reiterada en la de 22-6-95) que dice así: "Exige, según el art. 2 L.S.A. que se dé situación idéntica entre los confrontados, pues lo que se prohibe es la estricta identidad o igualdad nominal, o lo que en su supuesto de autos no se da..., ya que ambas denominaciones existen elementos diferenciadores expresos y ello con independencia y al margen de que la Ley de Marcas resulte más amplia, pues contempla no sólo estados de identidad sino también de similitud y semejanza, pero con referencia sólo para las Marcas, los Nombres Comerciales y los Rótulos. La limitación impuesta por la Ley de Sociedades Anónimas es la que rige y ha de tenerse en cuenta, no resultando de aplicación al caso controvertido lo que permite la coexistencia de ambas sociedades litigantes, con sus nombres propios, y así la recurrida puede mantener su identidad nominal jurídica, pero con las restricciones que la Sentencia de Apelación le impone, en cuanto a la prohibición de la utilización de marcas, nombres comerciales o rótulos, con lo que queda obligada a empleo de otros distintivos que no sean los que conforman su denominación social, que no obstante conservan y a los efectos propios de su utilización en la vía jurídica, y no precisamente como comercialización de productos de su tráfico y oferta a los consumidores"

Y, es en la reciente Sentencia de 15-4-2003 donde se ratifica "in stenso" esa tesis: "Es preciso constatar si, en materia de denominaciones o razones sociales, o nombres comerciales, cabe sin más, apreciar esa patología, o, lo que es igual, si los consumidores o usuarios de sus respectivos productos, cuando acuden al mercado para el consumo de los mismos, "se confunden" por la existencia de la citada sinonimia, según la disciplina de aquellos preceptos. Y, al respecto, se resalta que, por un lado, en el citado art. 201 E.P.I., se prescribe y se contempla, en exclusiva, "que no podrán registrarse nombres comerciales con otros ya registrados con los que se confundan", es decir, la confusión debe producirse, en ese mundo tabular. En el art. 2 L.S.A., en su apartado 2º, se regula que "no se podrá adoptar una denominación idéntica a la de otra sociedad preexistente", prohibición pues sólo, también rige en el campo de esa previa denominación y, claro es, a los fines de su posterior constitución e inscripción, según su art. 7. Por último, en el art. 373 del Reglamento Mercantil, se aclara esa identidad al decirse que, no sólo se refiere a la total o absoluta en las denominaciones, sino, en el uso o utilización de las mismas palabras incluyentes en la confusión, con lo que, se repite, el mismo supuesto de hecho destinatario de la norma. Se quiere, pues, con ello, subrayar que, la confusión apreciada según esa normativa, en principio, no tiene lugar en el "mercado" en donde son los usuarios o consumidores de los respectivos productos, los que pueden o no padecer las consecuencias inherentes a esa "confusión". La explicación es obvia, las denominaciones sociales se refieren a aspectos propios de la constitución o funcionamiento orgánico o estatutario de los entes respectivos, y, por ende, se disciplina acerca de su no identidad en ese estricto referente formal o instrumental.

Otra cosa es, que la Sala "a quo", como suele a veces ocurrir, haya aplicado la ordenación elusiva de esa confusión y tutela de los consumidores en su acceso al mercado en el que se expenden los productos de cada entidad, en lo relativo a las Marcas (y, sin perjuicio de cómo se anticipó que, entre otras, la Sentencia 10-7-2000, estimó su normativa aplicable, en cuanto sea compatible al nombre comercial), en donde, en efecto, ya se subsumen plenamente esas conductas consuntivas; y así en la propia definición de la marca según el art. 1 de la Ley 10-11- 1988/32-88, se entiende por marca todo signo o medio que distinga o sirva para distinguir en el mercado, productos o servicios de una persona, de productos o servicios idénticos o similares de otra persona, y por ello en su art. 12-a) se prohibe o que "no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética... con una marca anteriormente registrada... que puedan inducir a confusión en el mercado", que es lo que se produce, sin duda, cuando coexisten productos con marcas proclives a esa confusión, pues, sería hasta ocioso recordar, las conductas tan arraigadas que, confluyen en ciertos hábitos de la dinámica social ínsita en los conceptos de "usuarios", "mercado" y "confusión" que, claro es, acotan todo el campo de voliciones de los compradores -usuarios- cuando en el local, establecimiento o lugar de expendición mercantil -mercado-, se les ofrece una variedad de productos que ellos eligen, o deben o quieren elegir, -sin "confusión"- por las señas de identidad, forma, fisonomía, etiquetas, etc., al seleccionar a unos y descartar a otros similares. El que esa selección sea acertada y no se vea estorbada por ardides o falsas apariencias de los similares en la oferta, es, sin duda, un postulado que explica la tutela legal contemplada en esta sentencia...

En definitiva, sobre la prohibición de la homonimia o adopción de denominación idéntica en la Sentencia 26-6-1995, se decía: "...El nombre o denominación social facilita por sí mismo a llevar a cabo relaciones y actividades correspondientes a las personas jurídicas y se presenta exigente para acceder al campo de los negocios; pero desde el momento que el Estatuto de la Propiedad Industrial autoriza, en su artículo 196 en relación al 202, su inscripción como nombres comerciales, la empresa titular alcanza un plus mayor de protección en el tráfico mercantil, por razón de que el nombre comercial registrado le concede el derecho a oponerse a cualquier denominación similar que puede resultar competitiva, de tal manera que si la denominación social identifica la empresa -la normativa societaria así lo contempla y especifica-, y le atribuye titularidad de derechos y responsabilidad por obligaciones, el nombre comercial opera con funcionalidad propia y diferenciada, siendo inscribibles en Registros totalmente distintos e independientes, rigiéndose por su particular normativa, en cuanto, y entre otras razones, se permite la inscripción de anagramas, como sucede en el presente caso, integrando dicho nombre comercial, así como iniciales (artículo 196 del Estatuto). El nombre comercial mercantiliza intensamente el nombre social, como declara la sentencia de 21 de Octubre de 1.994, pues se introduce y refleja la propia actividad empresarial y la hace más dinámica como tal, en relación a su presencia decisiva en el ámbito competitivo del mercado y en proyección a evitar situaciones de desconcierto y desprotección de los consumidores...") declarada por la Sala "a quo" al estimar la demanda de la actora, no es ajustada a derecho, porque, no distinguió, para su cabal entendimiento entre la "confusión" en las marcas con la "confusión" en las denominaciones sociales -o razón social correspondiente- ya que, la tutela de la propiedad industrial -normativa vigente sobre marcas- no se proyecta en las denominaciones o razones sociales, subsumibles sólo en la citada legislación societaria, aparte del remoto precedente Estatutario, porque deviene inoperante para dilucidar esa confusión contemplar el respectivo nomenclator que, si rige en los distintivos o marcas, es inidóneo, por pura ontología de su integración analítica, en aquel acervo societario..."¸ por lo que, se deja sin efecto el pronunciamiento de la recurrida, al actuar la Sala por mor al art. 1715-13 L.E.C., al acoger el Motivo y en esa línea el recurso, con los demás efectos derivados, sin que a tenor del artículo 1715.2º L.E.C., proceda imposición de costas en ninguna de las instancias, al hacer uso el tribunal que juzga de la salvedad que preceptúan los arts. 523, 710, 873 y 896 de dicha Ley, aplicables en su caso, al litigio.

En el SEGUNDO MOTIVO, se denuncia, al amparo del art. 1692-4º, la infracción de la Jurisprudencia que debiera haber sido aplicada para resolver la cuestión relativa a la indemnización por daños y perjuicios solicitada por la entidad Chicco Española, S.A.; Se discrepa de la concesión de la indemnización de 6.666.666 ptas., a favor de la recurrida, pues, se dice que, esa indemnización según la actora que, en principio la elevó a la suma de 50 millones de pesetas, proviene porque la Sentencia de 2 de abril de 1993, de la Sala Tercera del T.S. -Decretó la anulación del nombre comercial "Juguetes Chicco"-, o sea, el que detenta la recurrente y que, en cambio, la suma acordada ni se ajusta a la base que expuso la actora sobre la proyección de la Ley de Marcas -promedio de 5 años anteriores y función de la regalía o royalty del 1%-, y que, -se continúa- aunque ambas sentencias acogieron su tesis y redujeron la cuantía a la condenada, también ello es improcedente, sobre todo, porque, no basta para su acogida, en virtud de una serie de sentencias que comenta, afirmarse que se ha producido un daño en los intereses de la actora por el comportamiento ilícito de la demandada, sino que es preciso demostrar esos daños, merced a la prueba de que en el periodo que se indica -8 meses, y esa anulación del nombre comercial- hubo disminución de ventas o beneficios o cuotas de mercado, o expectativas o mermas, o que la recurrente por ello haya incrementado sus ventas.

El Motivo no se acoge, porque, además de la indirecta acogida de la pretensión de la recurrente ante una disminución considerable como, la acontecida, concede sólo 6 millones de los 50 reclamados, ese "quantum" de condena se deriva de un elemental juicio deductivo, como es extraer el daño de un uso indebido de un nombre comercial por la recurrente con una data ya constada de anulación judicial y, sobre todo, al confirmar los presupuestos para esa condena expuestos en el F.J. 5º de la Sentencia de instancia (uso indebido de su nombre en 1993 tras la Sentencia de la Sala 3ª T.S. de 2 de abril de 1993) y, aplicación del art. 38 en sus varios supuestos de la Ley de Marcas.

En el MOTIVO TERCERO, se denuncia que, en cuanto a la condena que recayera con relación a mi patrocinada, en ambas instancias, consistente en la publicación de la Sentencia a su costa, habremos de significar que tal condena no es sino subsidiaria o residual como consecuencia de las condenas previas a indemnizar a la actora, y al suprimir mi patrocinada, en el Registro Mercantil su denominación social y sustituirla por otra y, se alega que, obviamente, con observancia en el principio de congruencia, tal condena habrá de ser igualmente casada si, como espera esta parte, son estimados los dos motivos de casación anteriormente indicados.

Tampoco se acoge el Motivo, porque, esa estimación sólo rige para el Primer Motivo, pero no para el Segundo, por lo que, la reprobación de la conducta explica la publicación de la Sentencia, si bien, con la reducción dispositiva que se declara al compartir el Motivo Primero.

En el MOTIVO CUARTO, se denuncia la infracción del art. 1214 del C.c., y se dice que, por último nos referiremos, siquiera someramente a la primera de las peticiones solicitadas por la contraparte en su escrito de demanda, y luego admitida en ambas instancias, consistente en declarar que JUGUETES CHICOS, S.L., carece del derecho de utilizar como nombre comercial la denominación "CHICOS" o cualesquiera otra denominación que con ella se confunda.

Pese a su veracidad, carece de relevancia, pues, esa condena segunda ya data de la respectiva sentencia de la Sala Tercera de 2 de abril de 1993 y, no se hace sino ratificarla por la recurrida.

En el MOTIVO QUINTO, se solicita de este Tribunal que en su día, y previos los trámites legales de rigor, case la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, de la que dimana el presente recurso de casación, en el sentido de considerar infringidos los artículos 2.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, 372 y 380 del Reglamento del Registro Mercantil y jurisprudencia invocada, en el supuesto de la condena a mi patrocinada a cancelar su denominación social, (Primer Motivo de Casación), por infringida la jurisprudencia reseñada anteriormente, en cuanto a la improcedencia de la declaración de daños y perjuicios a favor de la actora (Segundo Motivo de Casación), por infringidos esos mismos preceptos y jurisprudencia en cuanto a la condena de publicación de la sentencia (Tercer Motivo de Casación), e infringido el art. 1214 del C.c., en cuanto a la condena a dejar de utilizar el nombre comercial de Juguetes Chicos (Cuarto Motivo de Casación).

No se analiza como tal, porque, encierra una síntesis del "Petitum" del recurso que, como se dice, se estima en parte con los efectos derivados.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español