STS, 5 de Octubre de 2004

En el proceso contencioso-administrativo número 3035/1997, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 15 de febrero de 2001, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número 3035/97, interpuesto por la representación procesal de El Corte Ingles, contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho primero de la presente resolución, las cuales se confirman por ajustarse al ordenamiento jurídico; y todo ello sin expresa condena en costas.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de EL CORTE INGLÉS, S.A. recurso de casación, que la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 16 de abril de 2001 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 8 de junio de 2001, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo, tenga por personada a mi representada y tenga por interpuesto en tiempo y forma recurso de casación contra la sentencia de 15 de febrero de 2001, dictada por la Sala de lo contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sección Séptima, en el recurso número 3035 de 1997, y en su día, previo los trámites legales establecidos, dicte Sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case y anule la Sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de Febrero de 1997 y de 5 de Agosto de 1997, recaídas en la tramitación del expediente administrativo de solicitud del rótulo de establecimiento número 254.679 (5), denegando el acceso registral del mencionado rótulo denominado "DISTRITO VAQUERO MICHIGAN JEANS".».

La Sala, por providencia de fecha 26 de febrero de 2003, admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 31 de marzo de 2003 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó en escrito presentado el día 4 de abril de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito y por evacuado el trámite de oposición, dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.».

Por providencia de fecha 26 de mayo de 2004, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 29 de septiembre de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.

Constituye el objeto del presente recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de febrero de 2001, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de agosto de 1997, que desestimó el recurso ordinario formulado contra la precedente resolución de 3 de febrero de 1997, que concedió el rótulo de establecimiento número 254.679 con el distintivo "DISTRITO VAQUERO MICHIGAN JEANS" (gráfico).

La sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid impugnada declara la conformidad a derecho de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 3 de febrero de 1997 y de 5 de agosto de 1997, en aplicación de los artículos 86 y 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que impiden el registro como rótulo de establecimiento de signo que no se distinga completamente de otro rótulo registrado para el mismo término municipal, al estimar en una visión global de los signos enfrentados la distintividad del rótulo de establecimiento "DISTRITO VAQUERO MICHIGAN JEANS" (gráfico) concedido para un establecimiento comercial de prendas de confección, en relación con la marca oponente número 1.754.279 "DISTRITO VAQUERO", que ampara productos de la clase 25, que no crea riesgo de confusión, según se refiere en el fundamento jurídico cuarto en los siguientes términos:

Ante la ausencia de reglas previas para determinar la existencia o no de semejanza capaz de crear error o confusión en el mercado, el Tribunal Supremo efectivamente ha tratado de establecer una serie de criterios o pautas, señalando que ostenta un lugar preferente el que con carácter directo propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada denominación confrontada, sin descomponer su unidad fonética y, en su caso, gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva cuyo aspecto más importante es el filológico, ya que tal composición global constituye el impacto verbal y visual inescindible, cuyo eventual parecido podrá producir la confusión que trata de prevenir la ley (criterio estructural); más también, ha configurado otros factores o pautas complementarias, como la necesidad de atender al significado o idea que evocan los distintivos enfrentados (criterio semántico); o ha matizado el propio criterio estructural cuando en los distintivos se utilizan prefijos o sufijos genéricos para negar la semejanza cuando el resto tiene diferencial suficiente

-- Sentencias de 14, 21, 21 28, 28, de noviembre de 1.996 (RJ 8028, 8086, 8087, 8296, 8297) y de 4, 12, 19 y 19 de diciembre de 1996 (RJ 8934, 9155, 9272 y 9273)- .

Así las cosas, la Sección estima en el presente caso el rótulo concedido lo es para la localidad de Málaga y aunque es para un establecimiento destinado a la venta de toda clase de prendas confeccionadas, a juicio de la Sala, no se produce riesgo de confusión pues entre el rotulo solicitado DISTRITO VAQUERO MICHIGAN JEANS (gráfico) y la marca oponente DISTRITO VAQUERO, hay las suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su diferenciación, extrayéndose tal conclusión de una visión de conjunto del rótulo y la marca enfrentados, por lo que procede desestimar el presente recurso .».

El recurso de casación, que se articula en cuatro motivos, formulados al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, funda el primer motivo en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico por vulneración del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, aplicable por remisión del artículo 85 de la referida ley marcaria, censurando que la sentencia de la Sala de instancia no aprecia adecuadamente el riesgo de confundibilidad que ofrece para el consumidor medio el rótulo de establecimiento concedido, que carece de fuerza distintiva por su identidad fonética y conceptual y la similitud del elemento denominativo dominante que coincide con el de la marca oponente.

El segundo motivo de casación, se funda en la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso denunciando que la sentencia vulnera la doctrina jurisprudencial de esta Sala, que declara que existe semejanza entre los signos enfrentados cuando la solicitada con posterioridad utilice un fonema idéntico al de la marca prioritaria, que no desaparece por el hecho de añadir otro fonema distintivo.

Procede rechazar la prosperabilidad del primer y segundo motivos de casación fundados en la infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable, al deber apreciar que la Sala de instancia realiza una aplicación razonable a las circunstancias del caso concurrentes del juicio de riesgo de confundibilidad formulado al amparo del artículo 86 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que prohibe que pueda registrarse como rótulo de establecimiento un signo que no se distinga suficientemente de una marca o de un nombre comercial o de otro rótulo registrado para el mismo término municipal, en relación con el artículo 12.1 a) de la referida ley marcaria, al declarar la inexistencia de riesgo de confusión tras valorar globalmente los elementos distintivos del rótulo de establecimiento concedido.

El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, aplicable matizadamente a los rótulos comerciales, exige, como se refiere en la sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 2003 (RC 6282/1998), para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de las identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.

Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.

La aplicación del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas a los rótulos de establecimiento se modula porque conforme refiere la jurisprudencia de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, recogida, entre otras, en las sentencias de 14 de julio de 1990, 11 de octubre de 1994 y 12 de febrero de 2003 (las dos primeras referidas al artículo 212 del Estatuto de Propiedad Industrial, y la última dictada en el recurso de casación número 9788/1997, en aplicación de los artículos 85 y 86 de la Ley de Marcas) no se está previendo como presupuesto para la denegación de un rótulo de establecimiento una simple semejanza, como ocurre en el caso de las marcas, sino que la semejanza ha de ser calificada y de un grado superior a la que pudiera exigirse para denegar una marca, pues cabe aplicar un criterio más permisivo en cuanto a aquellos y que "la compatibilidad (de un rótulo) con el distintivo de una marca ha de contemplarse con criterios más flexibles en cuanto a la existencia de una distinción suficiente, dada la específica naturaleza de los rótulos que distinguen exclusivamente locales comerciales en un ámbito exclusivamente municipal y no protegen productos ni servicios" o dicho con tras palabras, el rótulo da a conocer al público una actividad, en tanto que la marca expresa la cualidad de un determinado producto o servicio, según se advierte en la sentencia de 16 de diciembre de 2003 (RC 742/1999).

Coincidentemente con la conclusión jurídica de la Sala de instancia procede declarar que el rótulo de establecimiento aspirante 254.679 "DISTRITO VAQUERO MICHIGAN JEANS" (gráfico) es compatible con la marca registrada número 1.754.279 "DISTRITO VAQUERO" para servicios de la clase 25, al ser diferentes las denominaciones contrapuestas, y a que el gráfico que distingue el rótulo de establecimiento aspirante tiene la necesaria fuerza diferenciadora para no inducir a confusión en el mercado, aunque ambos signos se refieran a la venta de productos que se distribuyen en la misma área comercial de prendas de confección y tejidos de ropa vaquera.

Procede declarar, asimismo, la improsperabilidad del tercer y cuarto motivo de casación, articulados al amparo del artículo 88, 1 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que se fundan en que la sentencia de la Sala de instancia infringe el artículo 13 apartados c) y d) de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia aplicable, que se sustenta en la alegación expuesta por la defensa letrada de la Entidad recurrente de que el titular del rótulo de establecimiento concedido pretende aprovecharse de la buena reputación de la marca oponente de notorio conocimiento público, ganada por fuertes inversiones particulares, y supone una imitación de la creación protegido por un derecho de propiedad intelectual.

La falta de censura de la sentencia, objeto de recurso de casación, en base al motivo de casación de quebrantamiento de las formas esenciales de juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, establecido en el artículo 88, 1 c) de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, impide a esta Sala declarar la existencia de incongruencia omisiva, y, como efecto reflejo, promociona que no se considere la alegación de infracción de las prohibiciones establecidas en el artículo 13, en sus apartados c) y d), de la Ley de Marcas, tendentes a evitar el registro de marcas que supongan un apoderamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrales o reproduzcan o imiten creaciones protegidas por un derecho de propiedad intelectual o industrial, al no poder alterar los hechos de los que parte la sentencia de instancia, que no reconoce notoriedad o renombre a la marca registrada por EL CORTE INGLÉS "DISTRITO VAQUERO", ya que no se ha acreditado que se hayan vulnerado los preceptos legales que regulan el valor de la prueba tasada, ni modifican la apreciación de la inexistencia de semejanza entre las marcas confrontadas, en razón de la naturaleza extraordinaria del recurso de casación, de conformidad con la doctrina jurisprudencial constante de este Tribunal Supremo.

En la inteligencia del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, el aprovechamiento indebido de la reputación de las marcas registradas exige una actividad probatoria tendente a acreditar que las marcas confrontadas gozan de difusión y reconocimiento entre los consumidores y las empresas competitivas, o que son conocidas por el público en general, más allá de los consumidores del sector, por consumidores pertenecientes a mercados diferentes de aquel mercado al que corresponden los productos y servicios diferenciados por las marcas, gozan de un alto prestigio o buena fama, condiciones que en relación con el elemento distintivo de la figura geométrica triangular por su carácter en este supuesto de no dominante, no han quedado probadas en sede del recurso contencioso-administrativo.

Una marca es notoria, según se refiere por esta Sala en la sentencia de 17 de mayo de 2004 (RC 709/1998), cuando el general conocimiento que de ella existe se circunscribe al sector al que pertenecen los productos que distingue, mientras que en el caso de la marca renombrada ese conocimiento se extendería a la práctica totalidad de los sectores del tráfico mercantil; esto es, la notoriedad de la marca se refiere al conocimiento por el consumidor medio de una marca concreta en relación con un sector comercial determinado, en tanto que el renombre se refiere al conocimiento no sólo por el consumidor medio de una marca sino por el público en general de los productos de la misma.

En definitiva, esa apreciación ha de hacerse desde la posición de un consumidor medio, entendiendo por tal, como dice la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de junio de 1999, "persona dotada con raciocinio y facultades perceptivas normales, que percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles".

Y debe señalarse que, conforme es doctrina de esta Sala, la apreciación del aprovechamiento indebido de la regulación de otro signo o medios registrales a que se refiere el artículo 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados, de modo que habiéndose declarado que no hay riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, ni que la confrontación de ambas marcas induzca a provocar riesgo de evocación, aquel precepto deviene inaplicable, aunque exija además un escrutinio más estricto, apropiado al objetivo específico de esta disposición, de proteger las marcas que gozan de renombre, tendente a demostrar que en el caso de la marca posterior se pretende obtener una ventaja de la marca prioritaria o que se le puede causar perjuicio.

Procede, consecuentemente, declarar que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de EL CORTE INGLÉS, S.A. contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 15 de febrero de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 3035/1997.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Que no ha lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de EL CORTE INGLES, S.A. contra la sentencia de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 15 de febrero de 2001, dictada en el recurso contencioso-administrativo 3035/1997.

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ-CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico. Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.