STS 1032/1996, 9 de Diciembre de 1996
| Ponente | D. FRANCISCO MORALES MORALES |
| Número de Recurso | 194/1993 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 1032/1996 |
| Fecha de Resolución | 9 de Diciembre de 1996 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a nueve de Diciembre de mil novecientos noventa y seis.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el presente recurso de casación, contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, como consecuencia de autos de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Granada, sobre Ley de Patentes; cuyo recurso ha sido interpuesto por CHANEL, S.A., representada por el Procurador D. Antonio Rafael Rodríguez Muñoz; siendo parte recurrida LENCERIA DIRECCION000, no personada en estas actuaciones.ANTECEDENTES DE HECHO
El Procurador D. Carlos Alameda Ureña en nombre y representación de la entidad mercantil de nacionalidad francesa Chanel, S.A., formuló ante el Juzgado de Primera Instancia número Siete de Granada, demanda de juicio declarativo ordinario de menor cuantía contra Dª Marcelina, en su calidad de titular del establecimiento denominado Lencería DIRECCION000, sobre Ley de Patentes, alegó los hechos y fundamentos de derecho que constan en autos y terminó suplicando en su día se dicte sentencia por la que se declare: 1º Que la demandada ha lesionado los derechos de Chanel, S.A. como titular registral de las marcas internacionales números 318753 y 201151.- 2º. Se condene a la demandada: a) A estar y pasar por las anteriores declaraciones.- b) A cesar en todo acto que viole los legítimos derechos de la actora como titular registral de las marcas DIRECCION002, y entre otros, en la utilización comercial o marca de las palabras DIRECCION000, DIRECCION002o cualquier otra similar que pueda inducir a error con las que son propiedad de la actora; en la utilización, en su caso, de tal denominación en el tráfico económico y más concretamente en los documentos de negocios, material impreso y publicidad y en la distinción de los productos o en la presentación de los mismos mediante signos idénticos o similares a aquellos que son propiedad de su representada, cuando la semejanza entre los signos y la similitud entre los productos pueda inducir a errores. c) A indemnizar a su representada en los daños y perjuicios sufridos, en la cuantía que será establecida en el período probatorio, o, en su caso, en ejecución de sentencia, de acuerdo con los criterios establecidos en el art. 38 de la Ley de marcas.- d) A que sea publicada a su costa la sentencia que se dicte en el presente procedimiento mediante anuncios en la prensa y publicaciones de moda, en la forma y lugares que sean concretados por el Juzgado.- e) Al pago de las costas del presente procedimiento.
Admitida la demanda y emplazada la demandada, no se personó en autos y por providencia de fecha 18 de Diciembre de 1990 fué declarada en rebeldía. El 29 de Diciembre del mismo año, la Procuradora Dª Concepción Sainz Rosso en nombre y representación de Dª Marcelina, presentó escrito de contestación a la demanda, teniendola por parte por providencia de fecha 9 de Enero de 1990.
Recibido el pleito a prueba, se practicó, la que propuesta por las partes fue declarada pertinente y figura en las respectivas piezas separadas. Unidas a los autos las pruebas practicadas, se entregaron los mismos a las partes para conclusiones.
El Ilmo. Sr. Magistrado Juez de Primera Instancia dictó sentencia en fecha tres de Mayo de mil novecientos noventa y uno, cuyo fallo es el siguiente: "Estimar parcialmente la demanda interpuesta por la representación de CHANEL, S.A. contra Dª Marcelina, prohibiendo a la demandada que utilice la denominación "DIRECCION000" en el tráfico económico, y, en particular en los documentos de negocio, material impreso y publicidad, condenándola a que retire de dicho tráfico tanto el rótulo de su establecimiento en que aparece la denominación "DIRECCION000" como todos aquellos embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en que se haya materializado tal denominación, y absolviéndola del resto de pretensiones contra ella deducidas; cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.".
Apelada la sentencia de primera instancia, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, dictó sentencia en fecha treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, cuya parte dispositiva a tenor literal es la siguiente: "Que estimando en parte el recurso de apelación interpuesto por la mercantil "CHANEL, Société Anonyme" contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número Siete de Granada a que este Rollo se contrae, debemos revocar en parte, y así lo hacemos, dicha sentencia, a fin de, manteniendo la condena que en ella se establece, disponer que el encabezamiento y fallo de la misma sean publicados en un número corriente del diario "Jaén", en cualquiera de los espacios reservados para anuncios comerciales de sus seis primeras páginas, y ello a costa de la demandada.- Respecto a las costas del proceso, tanto de la primera instancia como de la segunda instancia, no ha lugar a especial mención.".
El Procurador D. Antonio Rafael Rodríguez Muñoz en representación de CHANEL S.A., interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes motivos: PRIMERO.- Al amparo del nº 3 del art. 1692 de la L.E.C. la sentencia recurrida incide en quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos procesales, concretamente el art. 615 párrafo 2º de la L.E.C. habiéndose producido indefensión para esta parte, en relación con el art. 630 párrafo 2º y los arts. 340 número 3º y 874, todos ellos de la misma Ley. SEGUNDO.- Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la L.E.C., la sentencia recurrida incide en infracción de las normas del ordenamiento jurídico y en concreto de los arts. 31, párrafos 1º y 2º, 36, apartado b), 37, 38 párrafos 1º, 2º y 3º y 86 de la Ley de Marcas, de 10 de Noviembre de 1988, y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones que han sido objeto de debate, entre otras, las de 27 de Diciembre de 1954, 5 de Octubre de 1971, 24 de Abril de 1972, 27 de Febrero de 1978, 16 de Marzo de 1978, 27 de Febrero de 1984, 21 de Marzo de 1984, 2 de Abril de 1963, 21 de Diciembre de 1973, 21 de Junio de 1974 y 30 de Marzo de 1976.
Admitido el recurso y evacuado el trámite de instrucción, y al no haber solicitado la parte personada la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 20 de Noviembre del año en curso, en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MORALES MORALES
Con base en las marcas internacionales "Chanel", números 201, 151 y 318.753, la entidad mercantil "Chanel, S.A." (titular de las referidas marcas registradas), de nacionalidad francesa, promovió contra Dª Marcelina(en su calidad de titular del establecimiento denominado "Lencería DIRECCION000", sito en calle DIRECCION001de Tolosa, número NUM000, de Jaén) el juicio de menor cuantía de que este recurso dimana, en el que postuló se dicte sentencia por la que (expuestos sintéticamente los pedimentos de la demanda) se condene a la demandada: a) A cesar en todo acto que viole los legítimos derechos de la actora como titular registral de las marcas DIRECCION002, y entre otros, en la utilización comercial o marca de las palabras DIRECCION000, DIRECCION002o cualquier otra similar que pueda inducir a error con las que son propiedad de la actora; en la utilización, en su caso, de tal denominación en el tráfico económico y más concretamente en los documentos de negocios, material impreso y publicidad; b) A indemnizar a la actora en los daños y perjuicios sufridos, en la cuantía que será establecida en el período probatorio o, en su caso, en ejecución de sentencia; c) A publicar a costa de la demandada en la prensa la sentencia que se dicte.
En dicho proceso, en su grado de apelación, recayó sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada, la cual confirmando la de primera instancia en cuanto a la estimación parcial que ésta había hecho de la demanda y revocándola en cuanto a la desestimación que había hecho del pedimento relativo a la publicación en la prensa de la sentencia que se dicte, hace este doble pronunciamiento: 1º Prohibe a la demandada que utilice la denominación "DIRECCION000" en el tráfico económico, y, en particular en los documentos de negocio, material impreso y publicidad, condenándola a que retire de dicho tráfico tanto el rótulo de su establecimiento en que aparece la denominación "DIRECCION000" como todos aquellos embalajes, material publicitario, etiquetas u otros documentos en que se haya materializado tal denominación" y que "el encabezamiento y fallo de la misma (la sentencia de primera instancia) sean publicados en un número corriente del diario 'Jaén', en cualquiera de los espacios reservados para anuncios comerciales de sus seis primeras páginas y ello a costa de la demandada"; 2º Desestima el pedimento de la demanda relativo a la condena de la demandada a indemnizar en daños y perjuicios a la actora.
Contra la referida sentencia de la Audiencia, que ha sido consentida por la demandada, solamente la demandante entidad "Chanel,S.A." ha interpuesto el presente recurso de casación, que articula a través de dos motivos.
Como es obvio, mediante el referido recurso de casación, la entidad demandante viene tan sólo a combatir el pronunciamiento por el que la sentencia recurrida desestima el pedimento de la demanda relativo a la condena a la demandada a indemnizarle en daños y perjuicios, ya que todos los demás pedimentos de dicha demanda han sido estimados por la referida sentencia.
Después de consignar (citando el artículo 36 de la vigente Ley de Marcas de 10 de Noviembre de 1988) la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados, que incumbe a todo aquel que realice cualquier acto de violación de la marca registrada, y después de señalar que, para la determinación o fijación de la cuantía de las ganancias dejadas de obtener, el artículo 38 de la citada Ley establece, a elección del perjudicado, tres criterios valorativos distintos, la sentencia aquí recurrida basa su pronunciamiento desestimatorio de la postulada (por la actora) indemnización de daños y perjuicios en un difuso razonamiento, que nos vemos forzados a transcribir y que dice así: ".... De tales criterios (los del citado artículo 38), la demandante optó en el caso que nos ocupa por el tercero, al proponer prueba pericial tendente a determinar 'el precio que la demandada habría tenido que pagar.... por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo la utilización de la marca conforme a derecho', la cual prueba, practicada en Madrid, arrojó una cifra de 5.856.690 pesetas. Sin embargo, las conclusiones del dictamen pericial no pueden acogerse por las siguientes razones: Primera, porque la prueba, que terminó por acordarse para mejor proveer en la forma finalmente solicitada por la actora (folios 164 y 178), fué practicada irregularmente, al acceder, sin causa justificada, a que la misma tuviese lugar fuera de la sede del Juzgado conocedor de la litis, y aún de su circunscripción territorial, con vulneración de lo dispuesto en los artículos 245, 255, 340 in fine, 570 y demás concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y 268 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; segunda, porque, lejos de atenerse el perito a los términos del encargo, consideró por su propia cuenta como finalidad del dictamen determinar 'la cuantía económica objetiva y razonable en que se estima la compensación que debiera abonar la demandada.... a la demandante..... por la presunta infracción seguida en el pleito... con arreglo a uno de los criterios...', lo que le llevó a obtener 'la indemnización que debe designarse para compensar a la demandante de los daños derivados del presunto delito de imitación y copia propugnados en la demanda....', ¡que era cosa totalmente distinta de la pedida!; y tercera y fundamental, porque, como el Juzgador de la instancia razona, el uso por la demandada de la designación DIRECCION000en el rótulo de su establecimiento y en los embalajes y etiquetas, lo era 'con fines publicitarios y de reclamo de clientela', por lo que, no comerciando la misma con productos de la marca DIRECCION002, mal podía concedersele licencia para la utilización de dicha marca, y ni siquiera del rótulo mismo, por carecer de sentido que en un establecimiento así designado no se vendieran productos de la marca anunciada y sí de otras distintas, siendo obligado entender, en esta tesitura, que el supuesto perjuicio causado a la actora sólo podría venir dado en relación a las ganancias obtenidas por la demandada como consecuencia de aquellas compras efectuadas por clientes que, atraídos inicialmente por el equívoco rótulo, terminaran adquiriendo productos de otras marcas y no de las que la demandante tiene reconocidas (criterio b) del artículo 38 de la Ley de Marcas), pero, además de que dicho remedio indemnizatorio no fué el elegido por la actora, es que la prueba correspondiente sería de extrema complejidad al haber de basarse en aventurados estudios de mercado, de fiabilidad siempre dudosa" (Fundamento jurídico segundo de la sentencia recurrida).
El motivo primero aparece textualmente formulado así: "Al amparo del número 3 del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia recurrida incide en quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, concretamente el art. 615 párrafo 2º de la L.E.C., habiéndose producido indefensión para esta parte, en relación con el art. 630 párrafo 2º y los arts. 340 número 3º y 874, todos ellos de la misma Ley". En el alegato integrador de su desarrollo, en el que mezcla cuestiones de muy heterogénea naturaleza, la recurrente viene a aducir, en esencia, que al no existir perito titulado en la materia sobre la que se pretendía el dictamen en el partido judicial correspondiente al Juzgado que conocía del proceso (Granada), la Ley de Enjuiciamiento Civil autoriza que las partes puedan designarlo de otro punto, a lo que agrega, por un lado, que existían, dice, causas justificadas para que el perito designado emitiera su informe ante un Juzgado de Madrid, y, por otro, que si la Sala de apelación consideraba defectuosamente emitido el informe pericial, debió subsanar dicho defecto, acordando, como diligencia para mejor proveer, la práctica de uno nuevo.
Ante todo, ha de puntualizarse que con el referido motivo, más que denunciar un supuesto y concreto quebrantamiento de forma, lo que la recurrente trata de hacer es combatir la valoración que la Sala "a quo" ha hecho de la prueba pericial practicada, cuyo cauce casacional adecuado de impugnación no es el del ordinal tercero, aquí utilizado, sino el del cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el que arbitra la posibilidad de denunciar un posible error de derecho en la valoración de la prueba con la cita específica del precepto que, conteniendo una norma valorativa de prueba, se considere infringido, nada de lo cual aquí se ha realizado.
Hecha la anterior puntualización, el expresado motivo, en los términos en que el mismo aparece formulado, ha de fenecer, por las razones siguientes: 1ª Efectivamente, el párrafo segundo del articulo 615 de la Ley adjetiva civil autoriza que, no existiendo perito titulado de la materia respectiva en el partido judicial del Juzgado que conoce del proceso, pueda ser designado de otro punto, pero lo que no expresa dicho precepto, en contra de lo que parece sostener la recurrente, es que el perito así designado haya de emitir su informe ante Juez distinto del que conoce del proceso.- 2ª Es reiterada doctrina de esta Sala la de que la práctica de las diligencias para mejor proveer es facultad propia y exclusiva de los juzgadores de la instancia, no sometida al impulso procesal de parte, ni al principio dispositivo, por lo que el uso o no uso de la misma por los referidos órganos jurisdiccionales no es susceptible de recurso alguno ni, por tanto, de este extraordinario de casación (Sentencias de 31 de Mayo de 1993, 14 de Noviembre de 1994, 25 de Febrero de 1995, por citar algunas de las más recientes).- 3ª La desestimación que las dos coincidentes (en este extremo) sentencias de la instancia, hacen del pedimento de la demanda relativo a la indemnización de daños y perjuicios (que es lo que, en definitiva, se viene a combatir con los dos motivos de este recurso) no se basa en la valoración que se haya hecho o dejado de hacer de la referida prueba pericial, sino en que, como diremos más extensamente al examinar el motivo segundo, no se ha probado en el proceso que la utilización por la demandada de la denominación "Lencería DIRECCION000", como rótulo de su establecimiento y en los impresos, etiquetas y embalajes de su referido negocio haya causado daños o perjuicios a la entidad actora, aquí recurrente.
Pese a la argumentación (que ha sido transcrita literalmente en el Fundamento jurídico segundo de esta resolución) con que la sentencia aquí recurrida viene a desestimar el pedimento de la demanda relativo a la postulada indemnización de daños y perjuicios, lo cierto es que, al aceptar la argumentación de la de primera instancia (de la que es confirmatoria en dicho extremo), el referido pronunciamiento desestimatorio lo basa, en realidad, la sentencia recurrida en que no se ha probado en el proceso que la utilización por la demandada de la denominación "Lencería DIRECCION000" como rótulo de su establecimiento y en los impresos, etiquetas y embalajes de dicho negocio haya causado daños o perjuicios a la entidad actora, como la sentencia de primera instancia expone con plausible claridad y la aquí recurrida lo acepta, al confirmarla en ese extremo.
A combatir dicho pronunciamiento desestimatorio del referido pedimento de la demanda se orienta el motivo segundo y último, el cual aparece formulado en los siguientes términos: "Al amparo del nº 4 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la sentencia recurrida incide en infracción de las normas del ordenamiento jurídico y en concreto de los arts. 31, párrafos 1º y 2º, 36, apartado b), 37, 38 párrafos 1º, 2º y 3º y 86 de la Ley de Marcas, de 10 de Noviembre de 1988, y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones que han sido objeto de debate, entre otras, las de 27 de Diciembre de 1954, 5 de Octubre de 1971, 24 de Abril de 1972, 27 de Febrero de 1978, 16 de Marzo de 1978, 27 de Febrero de 1984, 21 de Marzo de 1984, 2 de Abril de 1963, 21 de Diciembre de 1973, 21 de Junio de 1974 y 30 de Marzo de 1976". En el extenso y confuso alegato integrador de su desarrollo parece que la recurrente pretende sostener, como núcleo de la tesis impugnatoria que alberga, aunque sin decirlo de una forma clara y expresa, que la vigente Ley de Marcas presume la existencia y producción de daños y perjuicios para el titular de la marca, por el hecho de utilización ilegítima de la misma por un tercero.
El expresado motivo tampoco puede tener favorable acogida, pues si bien los artículos 36 y 37 de la vigente Ley de Marcas, de 10 de Noviembre de 1988, confieren al titular, cuyo derecho de marca haya sido lesionado, la facultad de pedir indemnización de daños y perjuicios, y el artículo 38 de la misma Ley brinda al titular perjudicado la posibilidad de elegir entre los tres criterios que enumera para la determinación o fijación de las ganancias dejadas de obtener (lucro cesante), ni dichos preceptos, ni ningún otro de la citada Ley, establecen la presunción legal de existencia de daños o perjuicios por el mero hecho de la lesión al derecho de marca, por lo que la producción o existencia de tales daños o perjuicios ha de probarlos en el proceso el titular registral de la marca afectada para que pueda ser declarada la procedente indemnización de los mismos, pudiendo solamente dejarse para la fase de ejecución de sentencia la determinación o concreción de su cuantía, pero siempre, repetimos, sobre la base de que su existencia o producción haya quedado probada en el proceso, según tiene reiteradamente declarado esta Sala en jurisprudencia referida tanto a la legislación anterior (Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929), como a la vigente Ley de Marcas (Sentencias de 21 de Abril de 1992, 11 de Diciembre de 1993, 21 de Mayo, 19 de Octubre y 25 de Noviembre de 1994, 6 de Marzo de 1995, entre otras), cuya prueba de la producción o existencia de daños y perjuicios en cualquiera de sus dos modalidades indemnizables (daño emergente o lucro cesante) no se ha producido en el presente supuesto litigioso, a lo que ha de agregarse, finalmente, que las sentencias que invoca la recurrente en el antes transcrito encabezamiento del motivo, casi todas ellas de las antiguas Salas tercera y cuarta (Contencioso-administrativo) no sientan (ninguna de ellas) doctrina que contradiga la que aquí ha sido expuesta.
El decaimiento de los dos motivos aducidos ha de llevar aparejada la desestimación del recurso, con expresa imposición de las costas del mismo a la recurrente, sin que haya lugar a acordar la pérdida del depósito, al no haber sido constituido el mismo, por no ser las sentencias de la instancia conformes de toda conformidad.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al presente recurso de casación, interpuesto por el Procurador D. Antonio-Rafael Rodríguez Muñoz, en nombre y representación de la entidad mercantil "Chanel, S.A.", contra la sentencia de fecha treinta de Noviembre de mil novecientos noventa y dos, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Granada en el proceso a que este recurso se refiere, con expresa imposición a la recurrente de las costas de dicho recurso; líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente de esta sentencia, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Ignacio Sierra y Gil de la Cuesta.- Francisco Morales Morales.- Pedro González Poveda. Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Francisco Morales Morales, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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