STS, 22 de Diciembre de 2004

Con fecha 9 de enero de 2002, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 8ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: QUE DEBEMOS DESESTIMAR Y DESESTIMAMOS el recurso contencioso- administrativo núm. 2129/98, interpuesto por el Procurador D. Carlos Andreu Socias - asistido por el Letrado D. Juan Carlos Areces García -, en nombre y representación de EL CORTE INGLES, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 26 de agosto de 1998 que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra la resolución anterior de la misma Oficina, de fecha 20 de enero de 1998, que concedió el nombre comercial número 210.325 " LLOYDS BEACH CLUB". Se imponen las costas de este proceso a la parte demandante ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la mercantil EL CORTE INGLES, S.A., a través de su Procurador Sr. ANDREU SOCIAS, que lo formalizó por escrito en base a cinco motivos; el primero, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, por remisión del artículo 81 de la misma Ley; el segundo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la citada Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia que desarrolla el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas; el tercero, igualmente al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de lo establecido en el artículo 13, apartados c) y d) de la Ley de Marcas; el cuarto, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia que desarrolla los apartados del artículo considerados infringidos en el motivo anterior; y el quinto, al amparo, asimismo, del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de lo establecido en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción de 1956. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase la disconformidad a derecho de las resoluciones administrativas recurridas, denegando el acceso registral de la marca controvertida.

Las recurridas, ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la compañía LLOYDS BEACH CLUB, S.A., a través de su Procurador el Sr. RODRIGUEZ NOGUEIRA,. en el escrito correspondiente formularon su oposición a los motivos de casación, y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del recurso interpuesto, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 4 de octubre de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 14 de diciembre siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 9 de Enero de 2.002, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Octava, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso administrativo interpuesto por la mercantil hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de Agosto de 1.998 que, a su vez, había desestimado el recurso ordinario deducido contra la de 20 de Enero anterior, que había concedido el registro del nombre comercial, número 210.325, LLOYD BEACH CLUB, solicitado por la mercantil LLOYD BEACH CLUB, S.A., "para servicios propios de un establecimiento hotelero; restaurante; cafetería; alojamiento temporal". A la solicitud de inscripción se opuso la hoy recurrente como titular de las marcas mixtas número 275.853, LLOYD con gráfico y 816.609, LLOYD´S con gráfico, ambas de la Clase 25 del Nomenclátor, "confecciones en general". Esas Resoluciones administrativas para conceder el registro del nombre comercial, adujeron, la originaria, que "las marcas oponentes amparan productos de la clase 25 que en nada se relacionan con las actividades solicitadas, pudiendo convivir por lo tanto con el registro solicitado" y, la que desestimó el recurso ordinario, que " aún existiendo semejanza entre los signos enfrentados, el nombre comercial solicitado y las marcas obstaculizantes, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Interpuesto recurso contencioso-administrativo la Sala de Instancia lo desestimó, fundando esa desestimación en las siguientes consideraciones:

[...] "Ha de partirse de que el nombre comercial solicitado coincide con la razón social de la entidad que lo solicitó por lo que... (conforme a las sentencias que cita) ..., la comparación con sus oponentes ha de hacerse aminorando la existencia de los rasgos diferenciales y sin rigorismo en la confrontación.

Junto a lo anterior, también ha de tenerse presente en esta sentencia, al cuestionarse un nombre comercial, que el art.81 de la L. 10/11/1988, núm. 32/1988, dice, "además de lo dispuesto en los artículos anteriores, serán de aplicación al nombre comercial, en la medida que no sean incompatibles con su propia naturaleza, las normas de la presente Ley relativas a las marcas".

Además, el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, antes citada, prohíbe el registro de marcas que "por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior".

Nos encontramos con que la prohibición de la identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual mencionada, exige el cumplimiento de dos requisitos: 1) Que se trate de productos o servicios idénticos o similares. 2) Que esa identidad o similitud pueda inducir a confusión.

Aquí no se cumple el primero de los requisitos, puesto que las marcas registradas son para productos de la clase 25 "confecciones", mientras que el nombre comercial es para servicios tan diferentes como son los hoteleros, de restauración, cafetería o alojamiento personal. El no cumplirse este requisito ya sería suficiente para decir que no existe la prohibición pretendida y que el nombre comercial solicitado es registrable.

El segundo de los requisitos tampoco se cumple, pues, aunque tanto el nombre comercial pretendido, como las marcas prerregistradas utilizan la expresión LLOYD´S, aquel utiliza la palabra BEACH, que no está en ninguna de éstas, lo que le distingue totalmente de ellas. Junto a lo anterior, nos encontramos que, si bien dos marcas y el nombre comercial coinciden en LLOYD´S CLUB, no coinciden en el resto, puesto que el último tiene la palabra BEACH ya expresada mientras que las marcas, en su lugar ponen Collection, que es algo totalmente diferente. En definitiva, aunque el nombre comercial y las marcas opuestas tienen algún elemento en común, tienen otros diferentes que ninguna confusión puede producirse, todo ello junto al hecho de que las marcas son mixtas, lo que también las distingue del nombre comercial meramente denominativo".

[...] "En el mismo sentido que hemos expuesto ... cuando la actividad que trata de distinguir el nombre comercial es diferente de los productos protegidos por las marcas oponentes ... ello sería, por sí solo suficiente para desestimar el recurso, más en el presente caso concurren las circunstancias que las denominaciones son distintas, no debiendo olvidarse que la comparación de los distintivos debe hacerse desde su conjunto"

[...] "Por lo dicho, resulta procedente la desestimación del recurso interpuesto y, al no cumplirse ninguno de los requisitos para entender que existe incompatibilidad entre el nombre comercial y las marcas prerregistradas, se imponen las costas causadas de este proceso a la entidad demandante, de conformidad con lo establecido en el artículo 131 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al apreciarse temeridad en su actuación".

Los dos primeros motivos de casación, articulados ambos al amparo del apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional pueden ser examinados conjuntamente, ya que en el primero se aduce la infracción del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, y, en el segundo, la infracción de la jurisprudencia aplicable al caso en relación con el examen entre las marcas enfrentadas. En ambos motivos se argumenta que la Sala de Instancia incurre en un grave error, al establecer que existen suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su diferenciación, a pesar de que recoge que en ambos signos distintivos se utiliza la misma expresión "LLOYD´S", cuando basta un simple análisis comparativo, tanto visual como auditivo entre los signos distintivos enfrentados, para llegar a la conclusión de la identidad fonética y conceptual que se produce entre ellos si se tiene en cuenta que BEACH y CLUB, son términos genéricos sin posibilidad de apropiación por el solicitante y que por ello deben ser excluidos de la comparación, sin que la semejanza desaparezca porque la solicitada con posterioridad - en este caso el nombre comercial - añada a la anterior un fonema distinto.

Ambos motivos han de ser desestimados

Es evidente que tales argumentos se limitan a revelar la discrepancia de la sociedad recurrente respecto a la valoración efectuada por la Sala de instancia y que se ha reproducido en el anterior fundamento de derecho. Pues bien, debemos reiterar una vez más (entre otras muchas, y como más recientes las sentencias de 24 de Octubre, 24 de Noviembre y 12 de Diciembre de 2.003, 19 de Julio, 14 de Septiembre y 11 de Octubre del corriente año) que no corresponde a esta Sala, en cuanto Tribunal de Casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los Tribunales de Instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.

En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los Tribunales de Instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del Tribunal de Casación.

Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en los motivos examinados: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados son semejantes, cuando no idénticos, y determinan el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

Cuando, como ocurre en este supuesto, la Sala del Tribunal Superior de Justicia interpreta correctamente el precepto que regula la compatibilidad de signos distintivos diferentes y lo aplica tras apreciar fundada y racionalmente que no existen las coincidencias - ni fonéticas, gráficas o conceptuales ni de productos, esto es, los dos requisitos cumulativos precisos para que entre en juego, ex artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, la prohibición relativa recogida en el mismo, aplicable a este supuesto por virtud de la remisión del artículo 81 de la misma Ley - entre las marcas opuestas y el nombre comercial solicitado, señalando que el nombre comercial integra la propia razón social de la solicitante y tampoco existe riesgo de confusión en el mercado, no cabe en vía casacional combatir su decisión alegando, precisamente, que se dan la coincidencia y el riesgo que excluye la sentencia de instancia.

La sentencia no recoge para nada el carácter genérico o no de los términos que acompañan a LLOYD´S, por lo que su alegación, en su caso, debía venir por la articulación de un motivo casacional diferente. Pero es que, en todo caso, tampoco serían inapropiables por la recurrente; y aunque se prescindiera de ellos, siempre quedarían en pie tanto las diferencias gráficas, en una apreciación de conjunto que es como la comparación debe hacerse, como la diferencia aplicativa.

En lo que respecta a la jurisprudencia alegada, hemos dicho repetidamente con una reiteración que excusa cualquier cita concreta, que los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas (buena prueba de ello son las sentencias más arriba citadas).

También los motivos tercero y cuarto, articulados al amparo del mismo apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, pueden ser examinados conjuntamente, puesto que el tercero se funda en la presunta infracción por la sentencia de instancia del artículo 13, en sus apartados c) y d), de la Ley de Marcas y, el cuarto, en la jurisprudencia aplicable al caso, en relación con ese precepto.

Se aduce en ellos, en particular en el tercero, que a pesar de que la infracción del precepto citado fue establecida como un motivo más, que consideraba fundamental, del recurso contencioso administrativo y dado que, del notorio conocimiento público de las marcas opuestas, lo que se deducía era que la solicitante pretendía con aquella semejanza entre los signos rayana en la identidad, aprovecharse de la buena reputación de la marca oponente, además de una imitación de la creación que previamente había realizado, esa cuestión no ha sido objeto de resolución por parte de la sentencia de instancia.

Si ello fuese así - y es cierto que lo es - la articulación de los motivos casacionales debía haber venido por la vía del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, lo que bastaría ahora para desestimarlos.

Mas aún planteados en la forma en que lo han sido, ambos motivos han de ser también rechazados. En efecto, la apreciación de la notoriedad de una marca dentro del sector en el que opera, es una valoración de hecho que queda sometida a las reglas vistas en el anterior fundamento de derecho: competencia de la Sala de instancia, intangibilidad en sede casacional salvo error grave y manifiesto, error en la aplicación de los términos legales, además de los contados supuestos de error en la valoración de la prueba tasada, ninguno de cuyos supuestos en este caso concurren.

Si la Sala de instancia ha excluido de manera plena ("son tan diferentes que ninguna confusión puede producirse" dice) todo riesgo de confusión entre el nombre comercial y las marcas opuestas, ello hace inviable que pueda producirse un aprovechamiento de la reputación ajena o una imitación de la creación protegida por un derecho de propiedad intelectual o industrial. Como hemos reiterado ni el riesgo de asociación ni la notoriedad de una marca quedan en entredicho si hay suficientes elementos de distinción entre los signos, pues con esa distinción se está excluyendo que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo. O, dicho en otros términos, que la protección reforzada de la notoriedad sólo puede proyectarse cuando existe un riesgo de confusión o asociación entre marcas y, no existiendo tal riesgo, no puede esgrimirse el argumento de la notoriedad para desvirtuar el juicio sobre la compatibilidad de las marcas, por mucho que pueda ser habitual que en los establecimientos hoteleros se use el nombre del mismo como distintivo en las diversas prendas o uniformidad de sus empleados, en el propio menaje o en las tiendas de moda que pudiera poseer el establecimiento referido.

En conclusión, la apreciación de la Sala sobre la inexistencia de riesgo de confusión, que no podemos revisar en casación, hace inaplicable el precepto y la jurisprudencia alegados en este motivo y descarta que se haya producido su vulneración.

Como quinto y último motivo de casación articulado al amparo, como los anteriores, del artículo 88.1.d), de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción por la sentencia de instancia del artículo 131 de la Ley Jurisdiccional de 1.956, en cuanto la Sala de Instancia, apreciando que ha habido temeridad en la actuación de la recurrente, le ha impuesto las costas de la instancia. Y sostiene la parte que lo que ella defiende, la incompatibilidad entre el nombre comercial y sus marcas por la identidad entre los signos, no debe ser considerado como temeridad procesal sino como ejercicio de su derecho constitucional en defensa de sus signos distintivos.

El motivo ha de ser desestimado. Conforme a la jurisprudencia de este Tribunal - véanse las sentencias de 14 de Abril de 2.001 y las que en ella se recogen y la de 11 de Octubre pasado -, el criterio de imposición de las costas por temeridad es irrevisable en casación.

Por todo ello el recurso de casación ha de ser desestimado, lo que debe comportar, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional, la imposición de las costas de este recurso de casación a la parte recurrente, al no aparecer causa alguna que justifique su no imposición.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,