STS, 3 de Noviembre de 2004
| Ponente | D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2004:7067 |
| Número de Recurso | 5947/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 3 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a tres de Noviembre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 5947/2001, interpuesto por la Entidad VITRUVIO-LEO BURNETT, S.A., representada por el Procurador Don Victor Venturini Medina, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 581/2001 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de julio de 2001, recaída en el recurso nº 2099/1995, sobre concesión de inscripción de la marca nº 1.753.387 "TERRY BURNETS"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Novena) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad VITRUVIO-LEO BURNETT, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 26 de abril de 1995, desestimatoria en recurso ordinario de la de 5 de enero de 1995, que concedía la inscripción de la marca nº 1.753.387 "TERRY BURNETS", para designar productos de la clase 33ª del Nomenclator.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, en el cual se hizo constar que:
"El presente recurso se interpone contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por infracción de lo establecido en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, por aplicación incorrecta del mismo según la interpretación dada por Jurisprudencia del Tribunal Supremo. En efecto conforme al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas se tienen que dar conjuntamente los dos siguientes elementos para que una solicitud de marca se conceda cuando existe una previa solicitud o registro de marca anterior. Por un lado el que las marcas no sean semejantes o idénticas desde una apreciación de conjunto y teniendo en cuenta los planos gráficos, fonético y conceptual y, además que los productos/servicios protegidos con las marcas en conflicto no sean similares/idénticos, junto con el hecho de que no exista confusión para los consumidores ni se cree un riesgo de asociación en el mercado con la marca anterior, supuestos que no se dan en el presente caso"
.
El recurso se tuvo por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 12 de septiembre de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (VITRUVIO-LEO BURNETT, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 18 de octubre de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
UNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas.
Terminando por suplicar sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, declarando la nulidad del acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de enero de 1995 que concedió el registro de la marca española nº 1.753.387 "TERRY BURNETS" en clase 33, revocándolo y dejándolo sin valor ni efecto alguno.
El recurso de casación fue admitido por providencia de esta Sala de fecha 23 de octubre de 2002, ordenándose por otra de fecha 3 de diciembre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO) a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 26 de diciembre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 4 de junio de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 26 de octubre del corriente, en que tuvo lugar.
La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que es objeto de esta casación, desestimó el recurso interpuesto por la entidad VITRUVIO-LEO BURNETT S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en virtud de la cual se concedió la marca nº 1.753.387 "TERRY BURNETS" de la clase 35 para "servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, servicios de administración comercial, servicios de trabajo de oficina", con fundamento en que existen con la marca oponente nº 1.233.686 "LEO BURNETT S.A." "suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
El Tribunal de instancia basa su fallo en los siguientes fundamentos:
"Por lo tanto, la cuestión a dilucidar aquí se concreta en determinar si son o no compatibles a efectos de su convivencia pacífica en el mercado, la marca solicitada nº 1.753.387 "TERRY BURNETS" en clase 35, y la marca oponente nº 1.233.686 "LEO BURNETT" en la misma clase, siendo ambas denominativas, para distinguir los servicios antes referidos.
Pues bien, una vez analizadas las marcas enfrentadas, siguiendo los criterios expresados en el Fundamento de Derecho anterior, consideramos que la convivencia de ambos signos distintivos en el mercado, no dará lugar a error o confusión en el consumidor o, en general, en el tráfico mercantil. Y ello porque la marca solicitada "TERRY BURNETS" y la marca oponente "LEO BURNETT" tienen en común únicamente el vocablo "BURNET" que es un término de fantasía sin significado en el idioma español. Además dicho término forma junto con el nombre a que acompaña "TERRY" una marca compuesta, que difiere claramente de la oponente, ya que esta viene acompañada del nombre de "LEO", que nada tiene en común con "TERRY", por lo que estimamos que se percibirán por el público como marcas distintas, o de distinta procedencia empresarial. Por tanto, consideramos que no existen las semejanzas que se alegan por la recurrente, ni gráficas al ser ambas meramente denominativas, ni fonéticas, al diferir totalmente uno de los términos que forman ambas marcas, ni conceptuales, al no tener un significado dichos términos en el idioma español.
En definitiva, la marca solicitada "TERRY BURNETS" forma un conjunto denominativo con suficiente fuerza diferenciadora e individualidad propia, que se distingue suficientemente de la marca oponente "LEO BURNETT", y esto no queda desvirtuado por el hecho de que las marcas enfrentadas vayan a operar en el mismo ámbito aplicativo, puesto que, siguiendo la doctrina expuesta en el Fundamento de Derecho precedente, la naturaleza de los objetos o servicios que las marcas en conflicto pretenden amparar, ha de tenerse en cuenta como criterio comparativo con carácter secundario, solo en caso de que existan dudas sobre la posible semejanza o coincidencia fonética o gráfica de ambos distintivos, en una sencilla visión o audición del conjunto, dudas que no existen en este caso.
[...] En cuanto a la alegación referida a la inscripción previa en el registro de la marca oponente en distintas clases del nomenclator, no puede ser acogida, ya que el Tribunal Supremo ha declarado con reiteración que "el precedente carece de eficacia alguna en orden a la concesión de la marca solicitada, pues la concesión o denegación de una marca es un acto reglado, y no discrecional, en el que no puede entrar en juego el precedente administrativo, con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad sobre el de igualdad, precedente que vincula al Registro de la Propiedad Industrial que al igual que los Tribunales queda sujeto al principio de legalidad" (Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1.996, RJ 1996\5994), sin que en ésta ocasión, en la comparación de las marcas y productos y servicios en conflicto, se haya acreditado que concurran los factores o circunstancias de diferenciación que entonces llevaron a la concesión de la inscripción de los distintivos que se enuncian (Sentencia de 12 de mayo de 1.997 RJ 1997\4364).
Tampoco puede ser acogida la alegación referida al posible aprovechamiento indebido del prestigio de la marca oponente en el sector de la publicidad, puesto que esta circunstancia resultaría en todo caso irrelevante a la vista de las anteriores consideraciones.
En consecuencia, compartimos los criterios anteriormente referidos de la resolución impugnada, lo que unido a las consideraciones expuestas, llevan a concluir la desestimación del presente recurso contencioso-administrativo
.
Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El recurso debe declararse inadmisible por ser defectuosa su preparación. En efecto, el artículo 89.1 de la Ley Jurisdiccional de 1.998 dispone, que: " El recurso de casación se preparará ante la Sala que hubiere dictado la resolución recurrida en el plazo de diez días, contados desde el siguiente al de la notificación de aquélla, mediante escrito en el que deberá manifestarse la intención de interponer el recurso, con sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos de forma exigidos ".
De una forma reiterada, (sin ánimo exhaustivo pueden verse las sentencias de 3 de Junio de 1993, 22 de Febrero de 1994, 17 de Diciembre de 1996, 25 de Octubre de 1.997, 5 de Mayo de 1.998, 17 y 28 de Enero, 8 de Abril, 20 de Mayo y 29 de Julio del 2.000, 10 de Marzo y 15 de octubre de 2.001 y 21 de Abril y 9 de junio de 2003), esta Sala, dado el carácter extraordinario y eminentemente formal del recurso de casación, ha venido diciendo que este precepto, al establecer la necesidad de que en el escrito de preparación del recurso se contenga una sucinta exposición de la concurrencia de los requisitos exigidos, es cierto que no impone la necesidad de fijar los motivos por los que se interpondrá dicho recurso, lo que será objeto del escrito de interposición, sino que con la exigencia indicada, se refiere a la necesidad de exponer sucintamente la concurrencia de los requisitos que permiten la interposición contra la Resolución en cuestión, cuales son que ésta es susceptible de recurso de casación por estar comprendida entre las relacionadas por el artículo 86 de la propia Ley de la Jurisdicción, que se prepara dentro del plazo legalmente establecido y que se ostenta legitimación para interponerlo, además del Órgano Jurisdiccional ante el que se prepara y, en su caso, la infracción de la norma no emanada de los Órganos de las Comunidades Autónomas que sea relevante y determinante del fallo de la sentencia.
En cualquier caso el recurso habría sido desestimado. En efecto, el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-. No se observa en el presente caso que la Sala de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al efectuar la comparación de las marcas enfrentadas, porque, aunque tengan el mismo campo aplicativo, el examen de conjunto de ambas permite apreciar substanciales diferencias, que ya aparecen en el segundo termino -"burnets" frente a "burnett"-, y son cruciales en el primero, con el uso de palabras distintas tanto en su escritura como en su significado, y en su pronunciación, siendo este primer término el que va a producir en el consumidor la impresión más llamativa, por su distinta conformación, dimensión y sonoridad, evitando de esta forma cualquier riesgo de confusión que es la que el artículo 12 trata de evitar.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos INADMITIR y, por lo tanto, INADMITIMOS el presente recurso de casación nº 5947/2001, interpuesto por la Entidad VITRUVIO-LEO BURNETT, S.A., contra la sentencia nº 581/2001 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 6 de julio de 2001, recaída en el recurso nº 2099/1995; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
