STS, 27 de Febrero de 2009

Mediante solicitud presentada el 27 de diciembre de 2002 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas -en lo sucesivo, OEPM-, Don Clemente interesó el registro de la marca mixta nº 2.519.616 «BOLLERÍA- PASTELERÍA PREEL PREELABORADOS ALIMENTARIOS», para distinguir harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras y polvos para esponjar, dentro de la clase 30 del Nomenclátor. Al registro se opuso la entidad PRE GEL, s.P.a., como titular de la marca comunitaria denominativa nº 703.074 «PREGEL», y de la marca internacional mixta nº 585.762, «PREGEL», inscritas ambas para productos de la clase 30. Mediante resolución de 4 de diciembre de 2003, la OEPM denegó el registro de la marca por apreciar similitud denominativa y aplicativa con las oponentes susceptible de generar riesgo de confusión en el mercado.

La anterior resolución fue recurrida en alzada por Don Clemente que alegó lo siguiente: a) La aspirante se denomina "PREEL PREELABORADOS ALIMENTARIOS" mientras que la prioritaria es "PREGEL"; esto comporta la existencia de diferencias denominativas y fonéticas evidentes; b) la impugnada se constituye en una sola sílaba que se pronuncia "PREEL" o "PRIL" (aquí prescinde la recurrente de los términos "PREELABORADOS ALIMENTARIOS), mientras que la oponente "PREGEL" se compone de dos sílabas, la segunda de las cuales absorbe la totalidad de la fuerza sonora, y no es utilizada por la aspirante; c) desde una visión de conjunto, efectuada en los términos fijados por la jurisprudencia, las marcas son distinguibles; y d) existe un gran número de marcas registradas que incorporan el sufijo o prefijo "GEL" para distinguir helados.

En su escrito de oposición PRE GEL S.p.A alegó lo siguiente: a) excepción hecha de las leyendas descriptivas que aparecen en el distintivo solicitado, los elementos denominativos presentan una acusada semejanza denominativa y fonética, rayana en la identidad; b) aún cuando las marcas sean visualmente distintas, el Tribunal Supremo ha establecido que en las marcas mixtas debe otorgarse mayor eficacia distintiva a los elementos denominativos, en el presente caso "PREGEL" y "PREEL"; c) todas las marcas amparan productos comprendidos en la clase 30 del Nomenclátor; d) la marca PREGEL es notoria en su sector comercial, no sólo en España sino también a nivel internacional, como lo acredita su volumen de ventas (846.545,11 € en el año 2002), la antigüedad o duración del uso, la intensidad del mismo, la publicidad en el mercado, y su alcance geográfico; para justificar los anteriores extremos aporta abundante documentación, constituida por fotocopias de páginas de publicidad aparecidas en las revistas españolas "Arte heladero", años 1985 a 2002 y "Helado artesano arte profesionalidad técnica de los heladeros", años 2001 y 2002, catálogos de helados, declaración de la empresa Gelat sobre comercialización en exclusiva años 1986 a 1994, declaración sobre participación en la Feria del helado de Alicante años 1986 a 2003, reseña del periódico italiano "Il giornale dei gelatieri" sobre concesión y entrega del primer premio del concurso nacional de Jijona, facturas o pedidos de empresas españolas desde 1984, encargos publicitarios para revistas especializadas en España y folletos publicitarios sobre los productos que comercializa la firma.

El recurso fue estimado por resolución de 7 de julio de 2004, que revocó la recurrida tras efectuar las siguientes consideraciones:

"CONSIDERANDO: Que, de un lado, la marca considerada consiste en la denominación "BOLLERÍA-PASTELERÍA PREEL PREELABORADOS ALIMENTARIOS (mixta) y que, de otro, las marcas de la entidad oponente, ambas prioritarias y en vigor en el momento de su examen, se integran en el caso de la marca española nº 2.519.616 (debió decir nº 585.762) por la denominación "PREGEL" y gráfico de un árbol con otros elementos de fantasía, y en la denominación "PREGEL" en el caso de la marca oponente comunitaria nº 703.074.

CONSIDERANDO que si atendemos al examen gráfico, fonético y conceptual de los signos descritos sin descomponer los mismos en sus partes, fonemas y voces parciales, podemos concluir que los mismos difieren en la estructura fonética, denominativa y conceptual, en este último caso, en virtud de los diferentes objetos que sus denominaciones evocan. Asimismo, a dichas diferencias ha de añadirse la diferenciación gráfica y de conjunto entre la marca solicitada y la marca española oponente nº 2.519.616 (debió decir nº 585.762) "PREGEL y gráfico".

CONSEDERANDO lo anteriormente expuesto hemos de llegar a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado apartado b) del artículo 6.1 por existir entre los signos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público.

En consecuencia, se acuerda la ESTIMACIÓN del recurso interpuesto, anulando la resolución recurrida y acordando, en su lugar, la CONCESIÓN de la marca solicitada en clase 30".

Contra la resolución de la OEPM de 7 de julio de 2004 interpuso recurso contencioso-administrativo la representación procesal de PRE GEL, S.p.A, que formuló las siguientes alegaciones:

1. la OEPM no dio oportunidad al recurrente de presentar alegaciones contra el recurso de alzada interpuesto por el solicitante; b) La marca PREGEL goza de prestigio y notoriedad como se puso de manifiesto en el expediente administrativo. Se trata de una empresa especializada en la elaboración de productos semielaborados para heladería y pastelería, cuyos productos se distribuyen en 50 países, incluido España, donde la marca ha sido ampliamente divulgada y prestigiada desde hace veinte años; c) La Sección de recursos de la OEPM no ha efectuado una comparación adecuada entre las marcas porque no ha tenido en cuenta que el componente distintivo y dominante de la aspirante es el vocablo "PREEL", ya que los restantes términos aparecen en un tamaño de letra menor y son prácticamente ilegibles en el conjunto del distintivo; d) en el tráfico mercantil prevalece el aspecto verbal sobre los demás elementos integrantes de la marca, y las pronunciaciones entre "PREGEL" y "PREEL" son prácticamente iguales; e) la resolución de la OEPM no hace ninguna referencia a la notoriedad de la marca prioritaria en el sector interesado, cuyo aprovechamiento está prohibido por la norma y por la jurisprudencia que cita; f) las marcas enfrentadas designan productos idénticos, incluidos en la misma clase del Nomenclátor. Las anteriores alegaciones fueron reiteradas en su escrito de conclusiones. El Abogado del Estado se remitió en sus escritos a los fundamentos de las resoluciones recurridas.

El recurso fue el número 645/2004 de la Sección Tercera de la Sala de lo contencioso-administrativo del T.S.J. de Madrid que, con fecha 20 de marzo de 2006, dictó sentencia desestimatoria, cuya "ratio decidendi" se halla en su fundamento jurídico segundo, en los siguientes términos:

"SEGUNDO.- La resolución objeto de este recurso ha basado su decisión para autorizar la inscripción ahora combatida en que el apartado b) del artículo 6.1 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, prohibe el registro como marcas de los signos que por su identidad o semejanza con una marca anterior para designar productos o servicios idénticos o similares, puedan generar un riesgo de confusión en el público, incluyéndose el riesgo de asociación con la marca anterior dentro del citado riesgo de confusión. De donde se desprende que para determinar la viabilidad registral de una marca deben tenerse en cuenta dos factores, de una parte la posible identidad o semejanza entre la marca solicitada y las marcas anteriores contrapuestas, y de otra, la coincidencia o similitud de sus ámbitos aplicativos, ya que la posibilidad de que exista un riesgo de confusión en el público, condiciona finalísticamente la aplicación de la prohibición mencionada, y ese riesgo existe únicamente cuando los productos o servicios que designan las marcas enfrentadas son de idéntica o análoga naturaleza o coinciden en su comercialización o aplicación o tienen una finalidad complementaria o relacionada.

Considerando que, de un lado, la marca solicitada consiste en la denominación "BOLLERÍA-PASTELERÍA PREEL PREELABORADOS ALIMENTARIOS" (mixta) y que, de otro, las marcas de la entidad oponente, ambas prioritarias y en vigor en el momento de su examen, se integran en el caso de la marca española número 2.519.616 (sic) por la denominación "PREGEL" y gráfico de un árbol con otros elementos de fantasía y, en la denominación "PREGEL" en el caso de la marca oponente comunitaria número 703.074.

Consideración que si atendemos al examen gráfico, fonético y conceptual de los signos descritos sin descomponer los mismos en sus partes, fonemas y voces parciales podemos concluir que los mismos difieren en la estructura fonética, denominativa y conceptual, en este último caso, en virtud de los diferentes objetos que sus denominaciones evocan. Asimismo, a dichas diferencias ha de añadirse la diferenciación gráfica y de conjunto entre la marca solicitada y la marca española oponente nº 2.519.616 (sic) "PREGEL y gráfico".

Considerando lo anteriormente expuesto hemos de llegar a la conclusión de que no concurren en el mismo los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el citado apartado b) del artículo 6.1, por existir entre los signos enfrentados suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error en el público".

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de PRE GEL, S.p.A recurso de casación que el Tribunal de instancia tuvo por preparado mediante providencia de 16 de noviembre de 2006.

La Procuradora de los Tribunales Doña Rosa Sorribes Calle, en nombre de PRE GEL, S.p.A., ha interpuesto recurso de casación formalizado mediante escrito presentado en el Registro General del Tribunal Supremo el 11 de enero de 2007, en el que articula los dos motivos de casación siguientes: PRIMERO, al amparo del apartado c) del artículo 88.1 de la LRJCA, a través del que denuncia la infracción de los arts. 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional, 209 y 218 de la LEC y 24 CE, por incongruencia omisiva, porque la sentencia no se pronuncia sobre la notoriedad de la marca oponente ni sobre el hecho de que la marca impugnada incurra en la prohibición del artículo 8.1 de la Ley 17/2001. SEGUNDO, al amparo del apartado d) del artículo 88.1 de la LRJCA, a través del que denuncia la infracción del art. 6.1.b) de la Ley 17/2001, de Marcas, por interpretación errónea de dicho precepto y de la jurisprudencia aplicable; señala que la sentencia recurrida se limita a transcribir el contenido de la resolución impugnada, que fue dictada sin que el recurrente pudiera formular alegaciones; seguidamente, con cita de sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, reitera los argumentos expuestos en la instancia en defensa de su posición. Concluye suplicando a la Sala que: «(...) case la sentencia recurrida y declare: la nulidad de ésta, con los pronunciamientos previstos en el artículo 95.2.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y resuelva sobre el fondo del asunto acordando la denegación de la referida marca solicitada, española nº 2519616 en clase 30, con todos los demás pronunciamientos a que hubiere lugar, todo ello con imposición de costas a la parte contraria ».

Por providencia de 28 de mayo de 2007 la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este Tribunal admitió el recurso de casación, y por providencia de 19 de junio de 2007 la Sección Tercera acordó entregar copia del escrito de interposición al Abogado del Estado para que formalizara su escrito de oposición.

Mediante escrito presentado el 11 de julio de 2007 el Abogado del Estado se opuso al recurso, interesando su desestimación con costas.

Mediante providencia de 11 de noviembre de 2008 se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 17 de febrero de 2009, designándose Magistrado Ponente al Magistrado Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FERNANDO LEDESMA BARTRET, Presidente de la Sección

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 20 de marzo de 2006 por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 645/2004, que desestimó el recurso interpuesto por la representación procesal de la mercantil PRE GEL, S.p.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de julio de 2004, que revocó en alzada la dictada con fecha 4 de diciembre de 2003, que había denegado la inscripción de la marca nº 2.519.616 «BOLLERÍA-PASTELERÍA PREEL PREELABORADOS ALIMENTARIOS», mixta, para productos de la clase 30 del Nomenclátor internacional, y autorizó dicha inscripción.

El motivo primero de casación ha se ser acogido. Son muchas las resoluciones del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional (entre estas últimas, la STC 44/2008, de 10 de marzo ) en las que se ha reconocido la incongruencia omisiva como vicio de las resoluciones judiciales que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, habiéndose afirmado (en el fºjº nº 2 de la STC antes citada) que la incongruencia omisiva o "ex silentio" se produce cuando el órgano judicial deja sin repuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita, cuya motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos en la resolución. Pues bien, se ofrece claro en el caso enjuiciado que el Tribunal de instancia se ha limitado a reproducir los argumentos jurídicos de la OEPM, y no ha respondido -ni siquiera tácitamente- a los alegatos esenciales planteados por la recurrente que se han enumerado en el antecedente segundo de esta sentencia, referidos a la notoriedad de las marcas prioritarias, por lo que incurre en el vicio de incongruencia omisiva que el recurrente en casación denuncia.

Estimado el motivo de casación, debemos resolver [ex. art. 95.2.d) de la L.J.] dentro de los términos en los que el debate se planteó en la instancia. Ello exige examinar si la resolución de la OEPM de 7 de julio de 2004 que concedió el registro de la marca «BOLLERÍA-PASTELERÍA PREEL PREELABORADOS ALIMENTARIOS» por apreciar suficientes disparidades de conjunto con las prioritarias «PREGEL» como para garantizar su recíproca diferenciación, con exclusión de todo riesgo de error en el público, y que fue confirmada por la sentencia que se recurre, es conforme con los preceptos de la Ley 17/2001, de Marcas que se reputan infringidos y con la jurisprudencia.

Bajo el epígrafe de "Prohibiciones relativas", el artículo 6.1 de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre, establece que "No podrán registrarse como marcas los signos: a) Que sean idénticos a una marca anterior que designe productos o servicios idénticos. b) Que por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior".

No existen diferencias sustanciales entre la regulación de esta prohibición relativa que se efectúa en la Ley de Marcas de 2001 - aplicable al presente supuesto- y la que se contenía en la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre. Pero sí se ha precisado el principio de especialidad, que quiebra en los supuestos de marcas notorias y renombradas. En efecto, el artículo 8 de la vigente Ley de Marcas, a diferencia de lo que ocurría en la anterior Ley de 1988, define lo que es notoriedad y renombre de una marca. Así se señala en el artículo 8.2 que marca y nombre comercial notorios son «los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial". En estos casos, la protección otorgada a dicha marca o nombre comercial notorio "alcanzará a productos, servicios o actividades de naturaleza tanto más diferentes cuanto mayor sea el grado de conocimiento de la marca o nombre comercial notorios en el sector pertinente del público o en otros sectores relacionados». El artículo 8.3 considera marca o nombre comercial renombrados cuando los mismos sean conocidos por el público en general. En este caso la protección se extenderá a cualquier género de productos, servicios o actividades.

La aplicación de los preceptos señalados conlleva la estimación del recurso al apreciarse que el acto de la OEPM vulnera el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas. Efectuada una comparación de conjunto entre las marcas enfrentadas, se advierte que el elemento predominante es "PREGEL" en la marca prioritaria y "PREEL" en la marca aspirante, y que ambas denominaciones se diferencian únicamente por la letra "G", que pierde su escaso poder individualizador atendida la pronunciación que corresponde a la secuencia de las dos letras "E" que incorpora ésta. Los otros componentes de la marca aspirante «BOLLERÍA-PASTELERÍA» y «PREELABORADOS ALIMENTARIOS» tienen carácter secundario y resultan intrascendentes dentro del conjunto, advirtiéndose que la lectura de este segundo conjunto viene dificultada por el tamaño del texto. Las diferencias gráficas que refiere la sentencia recurrida son inapreciables, e insuficientes para garantizar la inexistencia de riesgo de confusión al resultar acreditado que las marcas enfrentadas se dirigen a proteger la misma actividad. La prueba incorporada a los autos, que se ha descrito en el antecedente de hecho primero de esta sentencia demuestra, además, que en el ámbito de los helados comestibles la marca de la empresa recurrente goza del prestigio comercial que alega.

Apreciada en el caso enjuiciado la existencia de una similitud denominativa entre los signos enfrentados y también de una identidad aplicativa entre los productos que amparan, que se hallan incluidos en la misma clase del Nomenclátor internacional, así como el prestigio de los productos amparados por la marca prioritaria, procede estimar el recurso y anular la resolución de la OEPM de 7 de julio de 2004, que concedió el registro de la marca mixta nº 2.519.616 «BOLLERÍA-PASTELERÍA PREEL PREELABORADOS ALIMENTARIOS» para amparar productos de la clase 30 del Nomenclátor.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contencioso- administrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey y en ejercicio de la potestad de juzgar que, emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,