STS, 9 de Abril de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 09 Abril 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Abril de dos mil ocho.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4.392/2.005, interpuesto por LA LEY ACTUALIDAD, S.A., representada por el Procurador D. Javier Ungría López, contra la sentencia dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 12 de mayo de 2.005 en el recurso contencioso- administrativo número 531/2.000, sobre concesión de marca número 2.178.544 ""IURIS ON LINE" COLLANTES DÍAZ ORDÓÑEZ".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 12 de mayo de 2.005, desestimatoria del recurso promovido por La Ley Actualidad, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 de junio de 1.999 y 27 de abril de 2.000, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se concedía la inscripción de la marca nº 2.178.544 ""IURIS ON LINE" COLLANTES DÍAZ ORDÓÑEZ", de tipo mixto, para servicios de la clase 42 del nomenclátor, que había solicitado D. Humberto.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de junio de 2.005, al tiempo que ordenaba la remisión de las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de La Ley Actualidad, S.A. ha comparecido en forma en fecha 28 de julio de 2.005, mediante escrito preparando recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:
- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 33.1 y 67.1 de la misma norma procesal y de los artículos 218.1 y 218.3 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y
- 2º, que se basa en el apartado 1.d) del citado artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
Termina su escrito suplicando que se dicte sentencia por la que se case y anule la recurrida y resolviendo en cuanto al fondo conforme a Derecho dentro de los términos en que aparecía planteado el debate en la instancia, de modo que se declare que fueron nulas las resoluciones adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas para conceder la inscripción de la marca nº 2.178.544 y que es procedente la denegación de su registro.
El recurso de casación ha sido admitido por providencia de la Sala de instancia de fecha 21 de diciembre de 2.006.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.
Por providencia de fecha 13 de noviembre de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 26 de marzo de 2.008, en que han tenido lugar dichos actos.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.
Objeto y planteamiento del recurso de casación.
La sociedad mercantil La Ley Actualidad S.A., impugna la Sentencia de 12 de mayo de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó su impugnación de la concesión por parte de la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca mixta nº 2.178.544 "Iuris on line Collantes Díaz Ordoñez", para servicios de la clase 42, solicitada por don Humberto. La sociedad actora se había opuesto a su concesión en defensa de varias marcas prioritarias "Iuris Data", en clases 42, 35 y 36.
La Sentencia impugnada justifica su decisión desestimatoria en las siguientes consideraciones:
"Cuarto.- Habiendo quedado planteada la litis como se acaba de exponer, la única cuestión a resolver por la Sección se contrae a determinar si pueden o no convivir en el Registro de la Propiedad Industrial, sin infringir las normas contenidas en el artículo 12.1 y concordantes de la Ley 32/88, de 10 de noviembre, de Marcas y sin riesgo de confusión en el mercado y entre los consumidores la marca nº 2.178.544 IURIS ON LINE COLLANTES DIAZ ORDOÑEZ cuya inscripción solicita don Fernando y la marca nº 1.141.053 IURiS DATA que ya la tenía inscrita la mercantil La Ley Actualidad S.A..
[...]
En el caso litigioso, y aplicando la doctrina expuesto, esta Sección entiende que entre las marcas 2.178.544 IURIS ON LINE COLLANTES DIAZ ORDOÑEZ y la nº 1.141.053 IURiS DATA, existen claras diferencias lo que permite su inscripción pese a que ambas vayan dirigidas a los mismos campos.
En efecto, desde el punto de vista fonético sólo la palabra latina "iuris" puede producir confusión. No obstante, esa posible confusión se ha de rechazar inmediatamente dado que la marca solicita se compone de dos palabra más así como de los apellidos del solicitante, el segundo de los cuales es compuesto. Por ello, no cabe confusión posible.
Pero es que, además, los servicios a que ambos distintivos se contraen van dirigidos a consumidores especializados en el mundo del derecho con lo que, por una parte, ese hipotético peligro, disminuye aún más y, por otra, no se puede permitir la apropiación por un particular de una palabra (ius, iuris) de tan honda raigambre en el mundo del derecho." (fundamentos de derecho cuarto y quinto)
El recurso de casación se formula con dos motivos. El primero de ellos se acoge al apartado 1.c) de la Ley de la Jurisdicción, por supuesta incongruencia omisiva en relación con determinadas alegaciones de la demanda. El segundo motivo se funda en la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988 de 10 de noviembre ), por su errónea aplicación.
Sobre el primer motivo, relativo a la incongruencia omisiva.
Sostiene la parte actora que la Sentencia que se impugna ha infringido los artículos 33.1 y 67.1 de la Ley jurisdiccional y 218.1 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por no haber dado respuesta a determinadas alegaciones formuladas en su demanda contencioso administrativa. Las cuestiones omitidas por la Sentencia de instancia serían la relativa a la notoriedad de la marca prioritaria opuesta, la alegación de que excepto el término "iuris", los restantes que integran las marcas enfrentadas carecen de relevancia por poseer una débil distintividad y, finalmente, la relativa al riesgo de asociación entre las marcas en litigio.
El motivo debe desestimarse. Es reiterada jurisprudencia de la Sala, en aplicación de la doctrina constitucional sobre el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva, que este derecho supone dar una respuesta motivada y fundada en derecho a las pretensiones formuladas por las partes, con referencia a las principales alegaciones que se esgrimen en defensa de las mismas, pues de lo contrario dicha respuesta podría quedar vacía de contenido. Ello no supone, sin embargo, la necesidad de contestar de forma expresa todas y cada una de las cuestiones o alegaciones formuladas por las partes, pudiendo quedar las mismas, en su caso, implícitamente rechazadas.
Tal sucede en el presente caso, en el que la no aplicabilidad al supuesto de hecho de la prohibición contenida en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas se funda por parte de la Sala de instancia en una apreciación clara e inequívoca sobre la inexistencia de riesgo de confusión entre las marcas opuestas. Así, en numerosas ocasiones hemos indicado que el rechazo taxativo de riesgo de confusión entre signos marcarios excluye asimismo la posibilidad del riesgo de asociación entre los mismos, ya que éste presupone un cierto parecido y un mínimo riesgo de confusión entre las marcas sin el cual no cabe dicha posibilidad de asociación (entre otras muchas, Sentencias de 20 de julio de 2.004 -RC 2.213/2.001- y de 7 de octubre de 2.004 -RC 4.057/2.001 -). Pues bien, el juicio formulado por la Sala de instancia deja claro que a su juicio no hay riesgo alguno de confusión dados los elementos diferenciales entre las marcas en litigio, lo que supone un rechazo implícito de la posibilidad de que ambas marcas puedan quedar asociadas por la presencia en ambas del término "iuris".
Por las mismas razones debe entenderse implícitamente rechazado el argumento relativo a la notoriedad de la marca prioritaria, ya que la protección de las marcas notorias solo procede respecto de marcas que susciten al menos un riesgo mínimo de confusión o asociación real y efectivo, lo que precisamente ha sido excluido por la Sala juzgadora.
Finalmente, tampoco puede admitirse que la Sentencia recurrida incurra en incongruencia omisiva en relación con el carácter nada o poco distintivo de los términos que acompañan al vocablo "iuris" en la marca solicitada, ya que la valoración efectuada por la Sala en el fundamento que se ha reproducido toma en consideración dichos términos y aprecia que, en su conjunto, los términos incluidos en la marca solicitada -entre los que, por lo demás, se encuentran los apellidos del solicitante, cuya distintividad no puede negarse- excluyen por completo el riesgo de confusión. Tal apreciación ha de reputarse como de un rechazo explícito de esta alegación.
Sobre el segundo motivo, relativo al artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.
En el segundo motivo la parte actora arguye que la Sentencia recurrida infringe el precepto invocado al haber entendido que la similitud causada por el uso común del vocablo "iuris" no es operativa por ser genérico e inapropiable en exclusiva, no advirtiendo que el artículo 11.2 de la Ley de Marcas excusa la aplicación del artículo 11.1.c) del propio texto legal respecto de los vocablos cuyo uso intensivo les haya aportado distintividad.
No puede admitirse la anterior argumentación. La Sala efectivamente advierte -con razón- del carácter inapropiable del vocablo "iuris", pero lo hace como argumento adicional respecto a la principal ratio decidendi, basada en el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, en aplicación del cual realiza un juicio comparativo global entre las marcas enfrentadas y subraya precisamente que el conjunto de los elementos que las integran evita todo riesgo de confusión. No se trata, pues, tanto de una aplicación conjunta de los artículos 12.1.a) y 11.1.c) de la Ley de Marcas, como afirma la actora, sino tan sólo de la del primero de dichos preceptos, interpretado de conformidad con la jurisprudencia reiterada de esta Sala sobre la necesidad de un juicio de conjunto de las marcas que atienda al efecto global que las mismas causan en el usuario común.
En cuanto a la inapropiabilidad de los términos descriptivos, deriva efectivamente de lo prescrito por el artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas, como sucede con los genéricos y usuales referidos en los apartados 1.a) y b) del mismo precepto. Sin embargo, la argumentación de la Sala nada tiene que ver, en el presente supuesto, con la excepción contemplada en el apartado segundo del artículo 11, pues la Sentencia recurrida no trata de aplicar a ninguna de las marcas en conflicto la prohibición absoluta del referido 11.1.c), sino de subrayar que los términos a los que se refieren las letras del artículo 11.1 pueden ser contenidos en cualquier marca -que no se integre exclusivamente de ellas, salvo lo previsto en el apartado 11.2-, siempre que las nuevas no susciten riesgo de confusión o asociación con las prioritarias. Contexto argumental ajeno por completo a la referida excepción del apartado 2 del reiteradamente citado artículo 11 de la Ley marcaria.
Conclusión y costas.
De acuerdo con lo expresado en los anteriores fundamentos, procede desestimar el recurso de casación. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 129.2 de la Ley de la Jurisdicción, se imponen las costas a la parte actora.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que NO HA LUGAR y por lo tanto DESESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por La Ley Actualidad, S.A. contra la sentencia de 12 de mayo de 2.005 dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Novena) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contencioso-administrativo 531/2.000. Se imponen las costas a la parte recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-
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SAN, 14 de Marzo de 2018
...tuvo ocasión este mismo Tribunal de pronunciarse en Sentencia de 15 de abril de 2005, confirmada en casación por el Tribunal Supremo, en Sentencia de 9 de abril de 2008 (...) Y respecto a la validez del deslinde efectuado por Acta de 30 de septiembre de 1925, deriva, en primer término, de l......
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