STS, 10 de Abril de 2002
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2002:2505 |
| Número de Recurso | 473/1996 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 10 de Abril de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a diez de Abril de dos mil dos.
En el recurso de casación nº 473/1995, interpuesto por la compañía DANONE S.A., representada por el procurador don Enrique Sorribes Torra y asistida de letrado, contra la sentencia nº 430/1995, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de julio de 1995 y recaída en el recurso nº 1.392/1992, sobre inscripción de marca en el Registro de la Propiedad Industrial; habiendo comparecido como partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la entidad CLESA S.A., representada por el procurador don Javier Ungría López, con asistencia de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por DANONE S.A. contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 12 de junio de 1992, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de fecha 20 de noviembre de 1990, por el que se concedió la inscripción de la marca número 1.259.294, consistente en la denominación "CLESABIO" para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, propiedad de la entidad CLESA S.A.
Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de DANONE S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 30 de octubre de 1995, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (DANONE S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 2 de febrero de 1996 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los siguientes motivos de casación:
1) Infracción del artículo 124, números 5 y 13, en relación con el artículo 118 del Estatuto de la Propiedad Industrial, de 26 de junio de 1929, texto refundido de 30 de abril de 1930, y de la jurisprudencia dictada sobre la aplicación de dichos artículos y de los principios de "libre empresa", de la "buena fe" y de "libre y leal concurrencia".
2) Infracción del número 1, en relación con el número 13, del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial y de la jurisprudencia dictada sobre la aplicación de dicho artículo y de los principios de "libre empresa", de la "buena fe" y de "libre y leal concurrencia".
Terminando por suplicar sentencia por la que, con estimación de tales motivos, se case la recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso contencioso-administrativo y decretando la denegación de la marca nº 1.259.294, "CLESABIO".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 4 de junio de 1996, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la partes comparecidas como recurridas (ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y CLESA S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso; lo que hicieron mediante escritos de fechas 17 de junio y 19 de julio de 1996, en los que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso y confirmando íntegramente la recurrida, con imposición de las costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 1 de febrero de 2002, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 4 de abril del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimatoria del recurso promovido por DANONE S.A. contra la resolución del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 12 de junio de 1992, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra el acuerdo de fecha 20 de noviembre de 1990, por el que se concedió la inscripción de la marca número 1.259.294, consistente en la denominación "CLESABIO" para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, propiedad de la entidad CLESA S.A.
En el primer motivo de casación, se denuncia infracción por la sentencia recurrida de la prohibición contenida en el nº 5 del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial que establece que "no podrán ser admitidas al Registro como marcas las denominaciones genéricas y las adoptadas por el uso para señalar géneros, clases, precios, cualidades, pesos y medidas y otras similares". La entidad recurrente sostiene que el concepto de genericidad debe ser puesto en relación, según la jurisprudencia por ella citada, con el producto o servicio que se pretende distinguir. Es en base a esta relación, continúa argumentando, que la palabra "BIO", cuya significación es "VIDA", no puede ser considerara genérica cuando se trata de denominar un producto que se define como "leche fermentada con bifidus activo". Además, acudiendo a la distinción que la actual Ley de Marcas realiza entre signos genéricos, usuales y descriptivos, afirma que el término "BIO" tampoco puede ser incluido en ninguna de los dos últimos, ya que únicamente se asocia por los consumidores a la empresa DANONE S.A., según estudios y pruebas que constan en autos.
La Sala de instancia, al aplicar el Estatuto de la Propiedad Industrial vigente en el momento de la inscripción de la marca objeto de recurso, parte de la genericidad del vocablo BIO, "como lo prueba el hecho de que el Registro haya aceptado multitud de marcas que comprenden en su denominación tal expresión, como algo genérico". Esta es una cuestión de hecho que la Sala no puede ahora entrar a examinar en base a las pruebas que por el recurrente se aportaron en la instancia. Pero es que, además, tal genericidad ha sido declarada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, las más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001, y 14 de febrero y 26 de marzo de 2002; entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y, por tanto, no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva.
Se denuncia por la actora, en el segundo motivo de casación, que la sentencia infringe la prohibición contenida en el apartado 13º del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, con infracción de la jurisprudencia de esta Sala relativa al mismo. Dicho apartado del artículo 124 establece que "no podrán ser admitidos en el Registro como marca, los distintivos en los que figuren leyendas que puedan constituir falsas indicaciones de procedencia, de crédito y de reputación industrial". Para ello sostiene que la marca aspirante CLESABIO, pretende aprovecharse del crédito, fama y publicidad lograda por sus oponentes BIO DANONE y BIO, cuestión la de la notoriedad sobre la que la sentencia de instancia, a su juicio, no se pronuncia. Asimismo, se denuncia infracción del artículo 124.1 del EPI y de los principios de libre empresa, buena fe, y de libre y leal concurrencia.
Cabe aquí reproducir lo argumentado en las sentencias de esta Sala citadas en el anterior fundamento de derecho, y concretamente las de fechas 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001, y 14 de febrero de 2002, las cuales resolvieron asuntos idénticos al presente, que contestan de forma global dichas pretensiones de DANONE S.A.:
"La sentencia recurrida no infringe lo dispuesto en el nº 13º del artículo 124 del citado Estatuto, porque resuelve tal problema después de pronunciarse sobre la compatibilidad de las marcas enfrentadas al amparo del artículo 124.1º del Estatuto, llegando a la conclusión deducida de la prueba y como elemento de hecho, no atacable en vía casacional, que se trata de marcas diferentes con substantividad propia que no incurren en la prohibición del Art. 124.1º del E.P.I., y que las diferencias existentes entre las marcas analizadas, no sólo evitan la posibilidad de error entre el público consumidor, sino que al propio tiempo eliminan el riesgo de aprovechamiento del crédito y reputación alcanzado previamente por las marcas registradas. Tal conclusión totalmente correcta, no es desvirtuada por el hoy recurrente que pretende atribuirse una notoriedad del vocablo BIO, no susceptible de apropiación por nadie y además que forma parte de las siguientes marcas inscritas en el Registro, tales como BIOMINOL, BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET, BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO amén de otras más en las que aparece el término BIO, pero para nada aparece el término DANONE, que por tratarse de una marca conocida podría intentar aprovechar su fama y notoriedad, sin utilizar el nombre DANONE, pero nunca cuando utilizan el término BIO, que puede concurrir y concurre con infinidad de marcas, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de un crédito y fama que no le corresponde, y procede en consecuencia la desestimación del motivo de casación que examinamos; de lo expuesto se deduce, que queda también rechazado por su propio fundamento el segundo motivo de casación articulado por infracción del Art. 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, y todo lo relativo a los principios de libre empresa, buena fe y libre y leal concurrencia, en cuanto que el término BIO no se refiere en exclusiva para DANONE."
Dicha doctrina es perfectamente aplicable al caso aquí enjuiciado, en el cual se opusieron a la inscripción de la marca nº 1.259.294, consistente en la denominación "CLESABIO", las marcas "BIO" y "BIO DANONE", todas ellas de la clase 29 que ampara "leche, mantequilla, yogures, quesos y otros productos lácteos". A esto cabe añadir que la comparación global de las marcas y las conclusiones a que se ha llegado por la Sala de instancia y por este Tribunal son válidas, en contra de lo que objeta la entidad actora, tanto en lo que se refiere a la marca opositora "BIO DANONE" como a la marca "BIO"; pues a pesar de que existen menos elementos diferenciadores entre ésta y la marca inscrita que en el caso de la primera, la inclusión del término CLESA es suficiente para no producir confusión en el mercado. Asimismo, frente a la alegada notoriedad, ha de darse preferencia a la genericidad que el termino BIO implica y que, como se dijo anteriormente, no puede ser apropiado por nadie.
Es por ello que, al igual que en las sentencias ya citadas de esta Sala, procede desestimar los motivos de casación invocados por la entidad recurrente. A idéntica conclusión se ha llegado en la sentencia recientísima de este Alto Tribunal de fecha 26 de marzo de 2002, dictada en el recurso nº 1.597/1995, en el cual se denunciaba por la entidad actora DANONE S.A. la inscripción de otra marca perteneciente a la parte recurrida: "BYOCLESA".
Al no estimarse los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 473/1995, interpuesto por la compañía DANONE S.A. contra la sentencia nº 430/1995, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 11 de julio de 1995 y recaída en el recurso nº 1.392/1992; con condena a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Segundo Menéndez Pérez.- Manuel Campos Sánchez-Bordona.- Francisco Trujillo Mamely.- Pablo Lucas Murillo de la Cueva.- Fernando Cid Fontán.- Rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Secretario de la Sección Tercera-Sala Tercera del Tribunal Supremo.- Rubricado.-
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