STS 1011/2000, 3 de Noviembre de 2000
| Ponente | D. ALFONSO VILLAGOMEZ RODIL |
| ECLI | ES:TS:2000:7994 |
| Número de Recurso | 2877/1995 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 1011/2000 |
| Fecha de Resolución | 3 de Noviembre de 2000 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a tres de Noviembre de dos mil.
VISTOS por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados identificados al margen, el Recurso de Casación contra la Sentencia dictada en grado de apelación por la audiencia Provincial de Madrid -Sección once-, en fecha 29 de mayo de 1.995, como consecuencia de los autos de juicio declarativo de menor cuantía, sobre marcas mixtas (confrontación de las marcas DIRECCION000y DIRECCION002y caducidad improcedente), tramitados en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid número cincuenta y seis, cuyo recurso fue interpuesto por DIRECCION001., representado por la Procuradora de los Tribunales doña Isabel Campillo García, así como por don Abelardo, al que representó la Procuradora doña Silvia Albite Espinosa.ANTECEDENTES DE HECHO
El Juzgado de Primera Instancia cincuenta y seis de Madrid tramitó el juicio declarativo de menor cuantía número 1109/1992, que promovió la demanda presentada por don Abelardo, en la que, tras exponer hechos y fundamentos de derecho, suplicó: "Dictar en su día sentencia en la que se declare a D. Abelardocomo titular registral de la marca nº NUM000denominada DIRECCION000, para los productos de la clase 16 que aparecen en el título acompañado como documento nº 4 de la demanda le corresponde el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico; declarando que la utilización de la marca DIRECCION002para la venta de productos amparados en la citada clase 16 por las demandadas viola ese derecho exclusivo y excluyente debido a la similitud fonética y gráfica; debiendo retirar de inmediato del tráfico económico los productos en los que se ha materializado la violación del derecho de marca de mi representado, ordenar la publicación de la Sentencia, a costa de las demandadas, y condenar a estas al pago de la indemnización que corresponda por los daños y perjuicios sufridos, cuya garantía se fijará (en la forma establecida en el artículo 38.2º-b de la Ley de Marcas) en ejecución de sentencia y así como el pago de las costas procesales".
La entidad DIRECCION001(antes DIRECCION003.) se personó en el pleito y contestó a la demanda para oponerse a la misma con las alegaciones que aportó y al tiempo formuló reconvención, para venir a suplicar: "Se dicte en su día sentencia desestimando íntegramente la demanda de contrario y todos los pedimentos contenidos en la misma; que igualmente se tenga por formulada en tiempo y forma legal demanda reconvencional contra el demandante principal D. Abelardo, y previo traslado de dicha demanda reconvencional a la parte contraria por el término legal de diez días, y cumplidos que sean todos los trámites procesales establecidos en la Ley, se estime en su día dicha demanda reconvencional procediéndose por lo tanto a la declaración de la caducidad de la marca número NUM000, librándose una vez firme dicha sentencia, el correspondiente mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para la debida constancia en los Libros Oficiales de dicho Organismo de la caducidad que se decrete; todo ello con expresa imposición de todas las costas que se causen en el presente procedimiento, tanto del procedimiento iniciado de contrario, como de la demanda reconvencional interpuesta por esta parte, contra el contrario D. Abelardo".
Unidas las pruebas practicadas y declaradas pertinentes, el Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 56 de Madrid dictó sentencia el 27 de octubre de 1993, la que contiene Fallo que literalmente dice: "Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. Abelardocontra DIRECCION003., y DIRECCION001., debo declarar y declaro que D. Abelardo, como titular registral de la marca núm. NUM000, denominada DIRECCION000, para los productos de la clase 16 que aparecen en el documento 4 de la demanda, le corresponde el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico, y que la utilización por la demandada DIRECCION001., de la marca C DIRECCION002para la venta de productos amparados en la clase 16 que coinciden con los que ampara la marca NUM000viola ese derecho exclusivo y excluyente, condenando a dicha demandada a retirar de inmediato del tráfico económico los productos en los que se ha materializado la violación del derecho de marca del demandante, así como ordenando la publicación de esta sentencia a costa de la citada demandada. Cada parte abonará las costas causadas a su instancia siendo las comunes por mitad".
La referida sentencia fue recurrida por la parte demandada que promovió apelación para ante la Audiencia Provincial de Madrid, habiendo su Sección once tramitado el Rollo de alzada número 1045/93 y pronunciado sentencia con fecha 29 de mayo de 1995, la que en su parte dispositiva decreta, Fallamos: "Que estimando parcialmente el recurso formulado por la representación procesal de DIRECCION001. contra la sentencia pronunciada el 27 de octubre de 1993 por la Ilma. Sra. Magistrado Juez de Primera Instancia número cincuenta y seis de Madrid debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución y desestimando la demanda formulada contra aquella por la representación procesal de D. Abelardole absolvemos de las pretensiones contra la misma deducidas en su suplico condenando al demandante al pago de las costas causadas en la primera instancia por la demanda principal confirmando la sentencia en sus demás pronunciamientos sin hacer expresa condena respecto de las costas causadas en esta alzada".
El Procurador de los Tribunales don Antonio-Andrés García Arribas, que fué sustituido, al haber fallecido, por doña Isabel Campillo García, en nombre y representación de DIRECCION001., formalizó ante esta Sala recurso de casación contra la sentencia del grado de apelación, en base a los siguientes motivos, al amparo del número cuarto del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
Uno: Interpretación errónea del artículo 53-a) de la Ley de Marcas.
Dos: Interpretación errónea del artículo 1253 del Código Civil.
Tres: Inaplicación del artículo 53-a), inciso primero, en relación al artículo 4-1º de la Ley de Marcas.
Cuatro: Inaplicación del artículo 54, en relación al 19-2 y 4 y 53 a) de la Ley de Marcas.
La Procuradora doña Silvia Albite Espinosa, causídica de don Abelardo, formalizó asimismo recurso de casación, que integró con un sólo motivo en el que denuncia infracción por inaplicación de los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas en relación al 1 y 12 de la misma, por la vía del número cuarto del precepto procesal 1692.
Las partes recurrentes impugnaron respectivamente los recursos de casación de su contrario.
La votación y fallo del recurso tuvo lugar el pasado día veinticuatro de octubre del año dos mil.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. ALFONSO VILLAGÓMEZ RODIL
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RECURSO DE DIRECCION001.
La mercantil que recurre dedica los cuatro motivos que aportó a combatir la decisión que se contiene en la sentencia recurrida -desestimatoria de la reconvención planteada-, de no haberse producido la caducidad de la marca DIRECCION000, de la que es titular registral el demandante (número NUM000), alegándose que la misma no había sido objeto de un uso real y efectivo en España en los cinco años siguientes a la fecha de la publicación de su concesión, en la comercialización de los productos o servicios para los que fué registrada (Nomenclator 16).
Se aporta infringido por interpretación errónea el segundo inciso de la letra a) del artículo 53 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, que impone al titular de la marca demostrar que la misma ha sido usada con arreglo al artículo 4 ó que existían causas justificativas de la falta de utilización, argumentándose que dicha carga de prueba ha de referirse a pruebas directas y no a las presuntivas. Se ha de estudiar conjuntamente con el motivo segundo por infracción del artículo 1253 del Código Civil y aportado como subsidiario.
El precepto señalado como infringido no prohibe expresamente la prueba de presunciones, como tampoco la excluye la doctrina de esta Sala de Casación Civil, pues, al contrario, la sentencia de 7 de junio de 1.999 declara que la Ley de Marcas no limita los medios de prueba en cuanto a la realidad y efectividad del uso de la marca, es decir de la presencia en el mercado de los productos que ampara.
Sucede que en el caso de autos el Tribunal de Instancia alcanzó su decisión por pruebas directas de la valoración en conjunto del resultado de la documental obrante en el pleito, lo que resulta procedente conforme a la doctrina jurisprudencial (Ss. de 25-5-1983, 12-12-1994, 28-10-1999, 17-3-2000 y muchas más) para sentar como hecho suficientemente demostrado que el uso se dio efectivamente, por lo que no se trata de supuesto de efectivo abandono voluntario de la marca por su titular.
A mayores razones ha de tenerse en cuenta que al demandante le fue concedida la ampliación de su marca en fecha 5 de julio de 1.989, -para comercializar productos en los que se da coincidencia con la recurrente-, habiéndose publicado el Boletín Oficial el 16 de Octubre de 1.989, y la demanda reconvencional se presentó en fecha 20 de marzo de 1.993, por lo que el plazo legal, de vacío de uso, evidentemente no ha transcurrido y desautoriza su denuncia..
Al no ser el recurso de casación una tercera instancia, no procede volver a valorar el material probatorio, cuyo control casacional sólo procede si se denuncia error de derecho con cita obligada del precepto que lo ampare y aportación de los argumentos para demostrar su concurrencia, lo que no ha cumplido la parte recurrente.
Los motivos no proceden.
En el motivo tercero se hace denuncia de falta de aplicación del artículo 53 a) inciso primero en relación al 4, ambos de la Ley de Marcas, al autorizar a los Tribunales a decretar la caducidad de la marca inscrita, en los supuestos que contempla el referido artículo 4.
Lo que se deja estudiado en el artículo anterior determina la claudicación del presente motivo. Al tratarse de marca vigente, no es de aplicación el supuesto que contiene el artículo 53 a), en su párrafo último, sobre posibilidad de interrumpir la caducidad del registro de la marca por su uso de buena fe en el plazo de tres meses entre el periodo comprendido entre la expiración del plazo que establece el artículo 4 y el ejercicio de la acción de caducidad a cargo de la mercantil que recurre.
En el motivo cuarto -subsidiario del anterior-, se aduce infracción por inaplicación del artículo 54, en relación al 19 (apartado 2), 2 y4 y 53 a) de la Ley de Marcas, para sostener que la marca que se discute ha de entenderse caducada por falta de uso, al menos respecto a la marca original, concedida en el año 1.973, (sellos de correos para colecciones y álbums para sellos de correos), por haber transcurrido sobradamente el plazo de los cinco años.
El artículo 54 de la Ley de Marcas, autoriza la caducidad parcial. Sucede que la petición en tal sentido que ahora la parte recurrente realiza en casación a fin de que la demanda reconvencional sea estimada en parte, se presenta como cuestión nueva, aparte de que se lleva a cabo decidido ataque a los hechos probados. Las cuestiones nuevas, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial suficientemente conocida, no son procedentes y necesariamente han de ser rechazadas por instaurar indefensión de parte.
Al no prosperar el recurso procede imponer sus costas correspondientes a la parte que lo planteó por el mandato del artículo 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
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RECURSO DE DON Abelardo.
En el único motivo se hace denuncia de inaplicación de los artículos 30 y 31 de la Ley de Marcas a sus artículos 1 y 12 y doctrina jurisprudencial.
El argumento esencial del motivo viene a combatir el resultado de la confrontación de la marca protegida del recurrente (DIRECCION000) con la que utiliza la mercantil demandada, no registrada (C-DIRECCION002), habiendo decidido la sentencia combatida que no resultaba incompatibles, con la consecuente concurrencia lícita de ambas en el mercado.
Se trata de marcas mixtas y para determinar si se da identidad o semejanza o falta de semejanza entre las confrontadas, ha de atenderse al conjunto de los elementos que componen el signo, es decir a los gráficos, dibujos, figuras, color y demás características (Sentencias de 20-11-1991, 12-3-1993 y 6-3-1996) que son los que aportan a la marca su propio "status" identificador.
En el caso de autos aunque la sentencia admite igualdad fonética esta tampoco concurre, pues la pronunciación correcta de la marca del recurrente elimina la última vocal (e), lo que no sucede con la marca DIRECCION002de la parte demandada. De todas maneras los hechos probados ponen bien de manifiesto que se da una diferenciación visual bien intensa que el Tribunal de Instancia apreció y declaró, al contar cada uno de los signos enfrentados con elementos característicos y diferenciadores suficientes para evitar error en los consumidores, siendo de destacar el componente de la letra K (mayúscula) en la marca del actor y la letra C (mayúscula) en el signo de la entidad demandada.
La diversidad de la marca aparece evidenciada, conforme a lo que se deja dicho y resultancia probatoria. La declaración de incompatibilidad se basa en la visión conjunta de los elementos que conforman cada signo, que es lo que aquí procede, al no converger alguno sobresaliente que monopolizase tanto la marca atacada como la atacante, que por sí mismo y exclusivamente sirviera para su plena identificación y acceso a cargo de consumidores y usuarios.
El recurso y con ello el motivo se desestima, en razón a lo cual han de imponerse las respectivas costas de casación al recurrente de referencia (artículo 1715 de la Ley Procesal Civil).
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
Que debemos de declarar y declaramos no haber lugar a los correspondientes recursos de casación que fueron formulados por la mercantil DIRECCION001. y por don Abelardocontra la sentencia que pronunció la Audiencia Provincial de Madrid -Sección once-, en fecha veintinueve de mayo de 1.995, en el proceso al que los recursos se refieren.
Se imponen a dichos recurrentes las costas de sus respectivos recursos.
En su tiempo, comuníquese mediante certificación esta resolución a la citada Audiencia, devolviéndose autos y rollo de Sala en su día remitidos, con el correspondiente acuse de recibo.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Alfonso Villagómez Rodil.-Luis Martínez-Calcerrada Gómez.-José de Asís Garrote.-Firmado y rubricado.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Alfonso Villagómez Rodil, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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