STS, 12 de Julio de 2006
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 12 Julio 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
FERNANDO LEDESMA BARTRET OSCAR GONZALEZ GONZALEZ MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA FRANCISCO TRUJILLO MAMELY EDUARDO ESPIN TEMPLADO JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a doce de Julio de dos mil seis.
En el recurso de casación nº 10239/2003, interpuesto por la Entidad NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A., representada y asistida por la Procuradora Doña Almudena González García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 991/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de septiembre de 2003, recaída en el recurso nº 801/2001, sobre concesión inscripción del dibujo industrial nº 25.665; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada y asistida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 20 de abril de 2001, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra otra de 29 de noviembre de 1999, que concedió la inscripción del dibujo industrial nº 25.665 consistente en "ornamentación de barajas".
Razonó el Tribunal de instancia para fundamentar su fallo que:
"En el presente recurso se trata de determinar si la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, confirmada en vía de recurso de alzada, accediendo al registro del Dibujo industrial nº 25665, por presentar diferentes ornamentaciones que impiden la confusión en el consumidor, es conforme a derecho o no lo es.
En primer lugar, hemos de acudir a las normas reguladoras del Dibujo Industrial que, en tanto en cuanto no han sido expresamente derogadas por la Ley de Marcas en su Disposición Derogatoria, son las contenidas en los artículos 187 y 188.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial , a que se hace referencia en las Resoluciones recurridas. Concretamente, el artículo 187 establece:
"No podrán ser registrados como modelos o dibujos industriales, además de los comprendidos en las prohibiciones detalladas en el artículo 124 , aplicables al caso, los envases y los modelos que contengan dibujos que sean constitutivos de marcas o denominaciones".
Por su parte, el artículo 188.1 establece que "Podrá alegarse como motivo de oposición, y por tanto, podrá ser denegada la concesión de los modelos o dibujos industriales:
1º.- Cuando el modelo o dibujo industrial esté comprendido en alguno de los casos del artículo 1 87..".
Se trata de determinar, en definitiva, si el dibujo incorporado por la solicitante a la baraja española es identificable con los constitutivos de las marcas de que es titular el oponente, que se corresponden con los signos llevados por el mismo a la baraja española respecto de los ases, las figuras (sota, caballo y rey), y el signo con que identifican cada palo (un oro, una copa, un basto más los signos del dos y tres del palo de bastos) correspondiente a los cuatro palos de la baraja española, y pueda llegar a sugerir en el ciudadano medio la identidad en el origen empresarial de ambos. Al respecto, hemos de contar con el informe técnico obrante en el expediente administrativo y las impresiones derivadas de la comparación entre el Dibujo solicitado y las marcas registradas.
Hemos de partir del dato de que la baraja española tiene unos palos determinados, por lo que cualquier titular que pretenda proporcionar este producto al consumidor al menos cuenta con esta semejanza de entrada respecto de aquellos otros productos ya registrados de igual clase. Partimos, pues, de dos similitudes necesarias carentes de voluntariedad, esto es, de un lado el tamaño estandarizado del a carta de la baraja y de la necesidad de reflejar los cuatro palos característicos de la baraja española.
Una vez constatado tal dato, es preciso realizar una comparación visual de la forma en que se han llevado a las cartas los cuatro palos referidos. Al folio 2 del expediente administrativo se desprende que la totalidad de los dibujos con que se lleva a la baraja el palo de oros desde los números a las figuras son absolutamente distintos a los de las marcas de la recurrente. En cuanto al palo de bastos se observa una semejanza en cuanto a la distribución del elemento básico que es el propio basto, posiblemente derivado de la circunstancia de que existe una forma única de representar un basto por la propia rudimentariedad del elemento representado y porque la propia forma del basto hace que sea esa forma la mejor para incluir el número de bastos en cada baraja. En cualquier caso se observa que en el caso de presentar que invertir los bastos, se presentan al revés de la forma en que se presenta en la baraja del recurrente. Por otra parte, las figuras son también diferentes en su forma, aspecto y ropajes que presentan.
El palo de espadas es también distinto en cualquiera de sus cartas porque lo es la propia espada que se incluye en cada carta, y también las figuras. Finalmente, por lo que respecta al palo de copas, ésta presenta una forma distinta respecto de las de las marcas inscritas, así como las figuras, presentando únicamente una cierta similitud en la forma del As de Copas que no en cuanto al dibujo del interior de la copa que es distinto. En consecuencia, hay que concluir que, la impresión general y de conjunto que se desprende de la observación de los dibujos incluidos en la baraja española por el solicitante del mismo presenta unas características propias que impiden la confusión respecto de las marcas inscritas, por lo que, no procede considerar incompatibles el Dibujo solicitado con las marcas inscritas.
Estas consideraciones se ven corroboradas por el contenido del informe técnico realizado a instancias de la Oficina, reflejado en esencia en el Fundamento Primero de esta Resolución en que se constata al primer golpe de vista las diferencias y no las semejanzas lo que evidencia el diferente origen empresarial de la marca y el dibujo"
.
Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente, se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de noviembre de 2003, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 7 de enero de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , en cuanto que la sentencia de instancia incurre en un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, por no haberse decidido el punto objeto de esta litis consistente en la invocación de la notoriedad y renombre en España de las marcas gráficas de Naipes Heraclio Fournier, S.A. y de la necesaria aplicación del art. 13 c) de la vigente Ley de marcas de 1988 , así como por falta de aplicación de la jurisprudencia de este Alto Tribunal y del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de contenido relevante para resolver las cuestiones objeto de debate, que establece la necesidad de otorgar una protección especial a las marcas de notorio conocimiento y difusión en el mercado.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por quebrantamiento de forma, al no valorarse en la sentencia los precedentes denegatorios invocados ante la sala de instancia.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional , por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, al haberse interpretado y aplicado indebidamente el apartado 1 del art. 188 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial, el art. 12.1.a) de la Ley de Marcos de 1988 , aplicable por la remisión a las prohibiciones para el registro de marcas contenida en el art. 187 del Estatuto sobre la Propiedad Industrial, el art. 188.3 y de la doctrina jurisprudencial que desarrolla estos preceptos.
Terminando por suplicar dicte sentencia estimando los motivos del mismo, casando la sentencia recurrida y decretando la pertinencia de que se anule el registro del dibujo industrial nº 25.665.
Por providencia de la Sala, de fecha 8 de febrero de 2005, la Sala acuerda admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 2 de marzo de 2005 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 26 de abril de 2005, en los que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas a la parte recurrente.
Por providencia de fecha 20 de febrero de 2006, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 5 de julio siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la inscripción del dibujo industrial nº 25.665, aplicable a "ornamentación de barajas", solicitada por ADHESIVOS VERDE S.A. (ADHEVESA), pese a la oposición de NAIPES HERACLIO FOURNIER S.A con sus marcas referidas a NAIPES.
Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo desestimó con base en los artículos 187 y 188 del Estatuto de la Propiedad Industrial . El Tribunal de instancia después de realizar el examen comparativo de los signos enfrentados, y tener en cuenta el informe emitido a instancia de la OEPM llega a la conclusión de que a primer golpe de vista se constatan las diferencias y no las semejanzas entre ellas, lo que evidencia el distinto origen empresarial de la marca y el dibujo.
Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre , exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
Las anteriores consideraciones recogidas en reiteradas sentencias de esta Sala son enteramente aplicables a la comparación entre marcas y otros signos distintivos, como es el caso de los dibujos industriales. Pues bien, realizada por el Tribunal de instancia esa comparación, su valoración debe aceptarse por esta Sala, al no apreciarse que las conclusiones obtenidas son arbitrarias o irracionales. En efecto, de la comparación entre los signos se observan fundamentales diferencias, y aunque existe alguna similitud ella es propia de un juego de naipes, en el que las formas, los palos y las figuras responden a unos mismos criterios de diseño.
Esta Sala tiene manifestado en reiteradas sentencias (10 de octubre de 2003, 11 de noviembre de 2004 y 15 de marzo de 2005 , entre otras), que si se aprecian diferencias entre los signos enfrentados, desaparece el riesgo de asociación así como la de contemplar los efectos de una notoriedad de la marca opuesta. Por esta razón no es posible estimar los motivos sobre el quebrantamiento de las normas que rigen la sentencia en materia de congruencia, aunque el Tribunal de instancia no se pronuncie sobre estos extremos, si previamente ha descartado el riesgo de confusión, ya que si el consumidor medio es capaz de distinguir un signo de otro, no se producirá riesgo de asociación, ni la marca notoria requerirá una especial protección.
Así claramente se induce de la redacción del art. 12.1 de la Ley de Marcas , en cuanto al riesgo de asociación, y del art. 3.2 respecto de la marca notoria.
Tampoco es posible acoger una posible incongruencia por no hacer pronunciamiento en relación con precedentes alegados, ya que sobre no vincular éstos al Tribunal, su posición de que los signos eran diferentes le obligaba a decidir en la forma en que lo hizo, y ello aunque en los precedentes invocados se hubiera llegado a diferente solución.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional , procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 10239/2003, interpuesto por la Entidad NAIPES HERACLIO FOURNIER, S.A., contra la sentencia nº 991/2003 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 30 de septiembre de 2003 , recaída en el recurso nº 801/2001; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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