STS 1069/2006, 25 de Octubre de 2006

Ante el Juzgado de Primera Instancia número Cuarenta y Uno, interpuso demanda de juicio ordinario de menor cuantía, Dª Margarita, contra D. Jesús Ángel y contra la Sociedad "Arrocerías Formentor, S.L."., en reclamación de cantidad. El suplico de la demanda es del tenor siguiente: ".... se dicte

sentencia acordando lo siguiente: 1.- Ordenar a la sociedad "ARROCERÍAS FORMENTOR, S. L." y a Don Jesús Ángel a cesar en la utilización del signo distintivo "FORMENTOR" en cualquiera de sus actividades comerciales, publicitarias y promocionales, por la identidad de dicha denominación con la marca y con el rótulo de establecimiento de los que es titular Doña Margarita .- 2.- Ordenar a la sociedad " ARROCERÍAS FORMENTOR, S.L. y a Don Jesús Ángel retirar del tráfico económico todos los folletos, envases, etiquetas, material publicitario y demás documentos y soportes en los que incorporen el término "FORMENTOR".- 3.-Condenar a "ARROCERÍAS FORMENTOR, S.L." y a Don Jesús Ángel a publicar la sentencia estimatoria a su costa, mediante anuncios en los distintos medios de comunicación de los que se ha servido para realizar sus actividades publicitarias.- 4.- Condenar a "ARROCERÍAS FORMENTOR, S.L." y a Don Jesús Ángel a indemnizar los daños y perjuicios causados a Doña Margarita por la violación de sus signos distintivos, de acuerdo con los criterios previstos por el artículo 38 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 para la fijación de este tipo de indemnizaciones. Se difiere al periodo de ejecución de sentencia de cuantificación exacta de la indemnización solicitada, por las dificultades que suscita su prueba detallada en esta fase procesal.- 5.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 523 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas deben imponerse a los demandados.".

Admitida a trámite la demanda, emplazados y personados los demandados, la representación de D. Jesús Ángel y la sociedad Arrocerías Formentor S. L., en su escrito de contestación, alegó los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación al caso, para terminar suplicando: "... se dicte Sentencia por la que se desestime la demanda, absolviéndose a mis mandantes de los pedimentos de la misma, con expresa imposición de las costas a la actora.".

Habiéndose solicitado el recibimiento del pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes, que fue declarada pertinente, con el resultado que obra en autos.

El Juzgado de Primera Instancia dictó Sentencia, con fecha 7 de julio de 1.997 y con la siguiente parte dispositiva: " Desestimando la demanda formulada por Dª Margarita, representada por el Proc. Sr. Vázquez Guillén, contra D. Jesús Ángel representado por la Procuradora Dª Dorotea Soriano Cerdó. Debo absolver y absuelvo al demandado de las pretensiones formuladas por la actora. Con expresa condena en costas a la parte demandante.".

Contra dicha Sentencia interpuso recurso de apelación Dª Margarita . Sustanciada la apelación, la Sección Diecinueve de la Audiencia Provincial de Madrid dictó Sentencia, con fecha 23 de abril de 1.999, con el siguiente fallo: " Que estimando parcialmente el recurso de apelación interpuesto por la representación de Dª. Margarita contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 41 de los de Madrid en los autos de los que dimana este rollo de Sala, debemos revocar y revocamos íntegramente tal resolución, y estimando parcialmente la demanda deducida por la parte apelante debemos condenar a los demandados Arrocerías Formentor S.L. y a D. Jesús Ángel a cesar en la utilización del signo distintivo "FORMENTOR" en cualquiera de sus actividades comerciales, publicitarias y promocionales, por la identidad de dicha denominación con la marca y con el rótulo de establecimientos de los que es titular Dª. Margarita

, condenando a los demandados, igualmente, a retirar del tráfico económico todos los folletos, embases, etiquetas, material publicitario y demás documentos y soportes en los que incorporen el término FORMENTOR y a publicar, a su costa, la parte dispositiva de esta sentencia mediante anuncios en los distintos medios de comunicación de los que se ha servido para sus actividades publicitarias.- Debemos absolver y absolvemos a los demandados de la pretensión de resarcimiento ejercitada por la parte apelante en su demanda.- No procede formular condena en costas respecto de las devengadas en primera y segunda instancia.".

D. Jesús Ángel y Arrocerías Formentor S.L., representados por la Procurador de los Tribunales Dª Dorotea Soriano Cerdó, formalizó recurso de casación contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, con fundamento en UN UNICO MOTIVO:

UNICO: Con fundamento en el número 4º del artículo 1.692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, en relación con los artículos 11, 31 y 33 de la Ley de Marcas.

Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al respecto, el Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de Dª Margarita, impugnó el mismo, solicitando se declarase no haber lugar al recurso.

Se señaló como día para votación y fallo del recurso el diez de octubre de dos mil seis, en que el acto tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ RAMÓN FERRÁNDIZ GABRIEL

Dª Margarita, en la condición de titular de la marca denominativa "Formentor" (concedida para designar servicios de restauración: clase 42) y del rótulo del mismo nombre (registrado para designar "un establecimiento dedicado a confitería, pastelería, bollería, cafetería y bar" en Madrid), ejercitó en la demanda rectora del proceso del que trae causa este recurso acción de condena a cesar en los actos ilícitos, así como a la remoción de los efectos de los mismos, a la indemnización de daños y perjuicios y a la publicación de la sentencia, contra D. Jesús Ángel y Arrocerías Formentor, S.L., en la condición de titulares de una red de restaurantes en Madrid.

Alegó la demandante que los demandados utilizaban en el mercado, incluida la publicidad, el signo "Arrocerías Formentor" o, exclusivamente, "Formentor" como marca de servicios, nombre comercial y rótulo, respectivamente, en la identificación de los servicios que prestan y la empresa y los establecimientos de que son titulares.

El Juzgado de Primera Instancia desestimó la demanda, al no considerar probado el riesgo de confusión entre los signos de Dª Margarita y los usados por D. Jesús Ángel y Arrocerías Formentor, S.L.

La Audiencia Provincial, por el contrario, estimó el recurso de apelación de la demandante y, con él, la demanda, excepto la pretensión de condena a la indemnización de daños, que declaró no probados.

El recurso de casación de los demandados se compone de un único motivo, el cual se apoya en el artículo 1.692.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881.

Tres artículos de la Ley 32/1.988 se señalan en ese motivo como infringidos: el 11.1.c), el 31 y el 33.

Para decidir el recurso se hace necesario formular dos aclaraciones iniciales, tomadas de los datos que ofrece la propia sentencia recurrida: 1ª) La demandante defiende, de conformidad con la aplicable Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre, el ámbito de exclusiva que sus registros (marca de servicios y rótulo de establecimiento "Formentor") le atribuyen y lo hace ante el comportamiento de los demandados consistente en la utilización en el mercado de unos signos ("Arrocerías Formentor" y "Formentor"), como marca de servicios, nombre comercial y rótulo de establecimiento, no registrados y aptos, por si y por el objeto a que se refieren, para generar riesgo de confusión respecto de los servicios y el establecimiento designados con sus propios marca y rótulo.

Por ello, determinar la antijuricidad del mencionado uso presupone una confrontación entre los registros de la actora y los signos usados por los demandados; no entre aquellos y dos marcas que éstos solicitaron, de las cuales, una ("CM Formentor Restaurante Arrocería") fue denegada por la Oficina Española de Patentes y Marcas y, otra ("Arrocerías Cosme Mayol Formentor"), concedida con posterioridad a la interposición de la demanda. No fue el uso de éstos signos, sino el de aquellos, el identificado en dicho escrito de alegaciones rector del proceso como causa de las pretensiones de condena en el mismo deducidas.

2. ) Aunque, como se verá al examinar el motivo del recurso, los demandados atribuyan a la marca y rótulo de la demandante el vicio esencial de servir de indicación de una procedencia geográfica y hubieran invocado la norma del artículo 11.1.c) de la Ley 32/1.988 (que prohibe el registro de tales de signos), es lo cierto que no dedujeron pretensión para la declaración de nulidad de dichos títulos, de cuya validez, en consecuencia, se ha partir.

Afirman los recurrentes, en el motivo único de su recurso, que el artículo 11.1.c) de la Ley 32/1.988 no fue aplicado en la sentencia recurrida, cuando debía haberlo sido porque, al identificar la palabra "Formentor" un punto geográfico de la isla de Mallorca, resultaba contrario al precepto y a todo nuestro sistema marcario permitir que se apropiase de él la demandante para, con facultad de exclusión, identificar el origen empresarial de los servicios para los que le había sido concedida la marca.

El artículo 11.1.c) de la Ley 32/1.988, como el 3.1.c) de la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988, establece una prohibición absoluta de registro de marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la procedencia geográfica del producto o de la prestación del servicio.

Dicha norma tiene su correspondencia con la del artículo 47.1 (artículo 3.1 de la Directiva 89/104 / CEE), a cuyo tenor, en caso de que la marca hubiera sido concedida pese a la prohibición, el registro será cancelado mediante sentencia firme que declare la nulidad.

Pero, como se expuso antes, los demandados no ejercitaron acción de nulidad de los registros de la demandante, de modo que no plantearon adecuadamente la cuestión sobre la intrínseca capacidad de los signos registrados para identificar un origen empresarial por sus connotaciones geográficas.

Por ello, el artículo 11.1.c) de la Ley 32/1.988 no tenía porqué haber sido aplicado y al no hacerlo la Audiencia Provincial no lo infringió.

Otra cosa es que el riesgo de confusión, exigido por el artículo 31 de la misma Ley para que el titular registral pueda ejercitar con éxito el ius prohibendi, resulte influido por la mayor o menor fuerza o aptitud de un signo para cumplir la mencionada función marcaria. Según precisó el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la sentencia de 22 de junio 1.999 (C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV), para determinar el carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la misma para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.

Sin embargo, esta cuestión no guarda relación con la planteada, de modo que el respeto a la congruencia impide tratarla.

El artículo 31 de la Ley 32/1.988 se señala en el motivo como infringido porque, a criterio de los recurrentes, los signos registrados a nombre de la demandante y los utilizados por ellos, así como los servicios, productos y actividades identificados, en cada caso, por unos y otros no son semejantes.

Como se dijo al principio, la decisión correcta del litigio exige comparar los registros de la actora con los signos efectivamente usados por los demandados, no con aquel otro cuya concesión estos habían obtenido, ya que no se trata de decidir sobre la validez de éste registro. Y, en esa comparación, se ha de tener en cuenta que, según el artículo 31 de la Ley 32/1.988 (artículo

5.1.b de la Directiva 89/104 /CEE), el riesgo de confusión no requiere identidad de signos y productos o servicios, sino que basta con que la semejanza y similitud de unos y otros pueda inducir a error.

Ello sentado, la negación de los presupuestos del riesgo de confusión, que se expresa en el escrito de interposición del recurso, resulta contraria a las declaraciones que contiene la sentencia de apelación. En efecto, según ella (a) el término "Formentor" ostenta, respecto a "Arrocería" y "Restaurante", una fuerza de identificación del origen empresarial dominante en el conjunto usado por los demandados para identificar sus establecimientos, los servicios que en ellos prestan y la misma empresa; y (b) entre la actividad desarrollada en los establecimientos de los demandados (restaurantes especializados en cocinar arroces y en proporcionarlos cocinados a domicilio) y los servicios identificados con la marca de la demandante (clase 42: los de restauración) hay "una práctica coincidencia".

Es cierto que el riesgo de confusión no tiene, a los efectos del recurso de casación, una naturaleza exclusivamente fáctica (sentencia de 7 de julio de 2.006 y las que en ella se citan), pero también lo es que las conclusiones a que llegó el Tribunal de apelación no pueden considerarse contrarias al artículo 31 de la Ley 32/1.988 (a interpretar conforme a la Directiva 89/104/CEE, en lo que respecta al uso por los demandados del denominativo "Formentor", sólo o acompañado, como marca, ya que la utilización del mismo con una función diferente a la de distinguir productos o servicios - en concreto, como nombre comercial o rótulo del establecimiento - no entra en el ámbito de la armonización comunitaria emprendida por aquella: sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 21 de noviembre de 2.002, C-23/01, Robelco NV c. Robeco Groep NV).

La decisión recurrida tuvo en cuenta, al afirmar el riesgo de confusión, la interdependencia que existe entre la semejanza de los signos y la de los productos o servicios designados con ellos, lo que implica que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas y a la inversa (sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 29 de septiembre de 1.998: C. 39.97, Canon Kabushiki c. Metro Goldwyn-Mayer Inc.).

También es conforme la resolución de segunda instancia, al determinar el carácter distintivo de los signos de la demandante (de cuya supuesta invalidez funcional, no obstante, se tratara seguidamente), con la doctrina sentada por la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 22 de junio

1.999 (C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV) conforme a la que, para determinar dicho carácter distintivo de una marca, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la misma para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.

Finalmente, la conclusión impugnada resulta adecuada a la percepción del modelo de consumidor que hay que considerar a estos fines: el medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, el cual, normalmente, percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y que se supone es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas de 22 de junio de 1.999, C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV).

El artículo 33.1.b) de la Ley 32/1.988 dicen los recurrentes en el motivo que fue violentado porque la decisión recurrida no había tenido en cuenta la facultad que les reconoce dicha norma de utilizar una marca ajena con fines indicativos de la procedencia geográfica de los servicios que prestan en sus restaurantes y los productos que en ellos suministran.

Dos razones privan a la argumentación de los recurrentes de fundamento bastante para provocar la estimación de la casación:

1. ) La norma del artículo 33.1 de la Ley 32/1.988 exige, para legitimarlo, que el uso inconsentido de un signo ajeno con fines descriptivos no sea a título de marca (de nombre comercial o de rótulo: artículos 81 y 85 de la misma Ley ).

   La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1.999 (C-108/97 y C-109/97, Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH contra Boots- und Segelzubehör Walter Huber y Franz Attenberger) mantiene tal exigencia al declarar que el artículo 6.1.b ) de la Directiva, destinado a resolver los problemas que se plantean cuando una marca compuesta total o parcialmente por un nombre geográfico ha sido registrada, no confiere a los terceros el uso de tal nombre como marca, sino que se limita a afirmar que éstos pueden utilizarla de manera descriptiva, es decir, como indicación relativa al origen geográfico.

   Y ésta es una condición que no cumplen los demandados, dado que, como se afirma en la instancia, utilizan el término "Formentor" no con finalidad descriptiva de una procedencia geográfica, sino como indicativa del origen empresarial de los servicios que presta y de identificación en el mercado de la propia empresa y de los establecimientos en que desarrollan su actividad comercial.

2. ) El límite que, en beneficio de todos cuantos participan en el mercado, el artículo 33.1.b) de la Ley 32/1.988 impone al ius prohibendi del titular de la marca, respecto de las indicaciones relativas a la procedencia geográfica carece de justificación cuando no cumplan tal función en relación con los productos o servicios para los que aquella fue concedida.

   Al interpretar el artículo 3.1.c ) de la Directiva, la antes mencionada sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1.999 (C-108/97 y C-109/97) declaró que el mismo no impide el registro de nombres geográficos que, en los sectores interesados, no indican el lugar en que el producto ha sido fabricado, concebido o diseñado, o podría serlo.

   Y esa relación entre servicios o productos prestados y suministrados por los demandados y el nombre geográfico de que se trata no ha quedado fijada en el proceso.

Procede, por lo expuesto, desestimar el recurso, con el efecto establecido en el artículo 1.715.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881 en materia de costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español