STS, 20 de Abril de 2004
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2004:2555 |
| Número de Recurso | 4312/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 20 de Abril de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinte de Abril de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 4312/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., contra la sentencia nº 235 dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrtivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1144/1997, con fecha 19 de marzo de 2000, sobre inscripción de las marcas números 1.965.348 y 1.965.349 "PEPE'S COLLECTION", clases 25 y 39; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y TEXTIL AYELO DE MALFERIT S.L., representada por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso-administrativo nº 1144/97, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia nº 235 de fecha 9 de marzo de 2000, cuyo fallo es del siguiente tenor literal: "FALLO: Que ESTIMANDO el recurso contencioso administrativo, interpuesto por el Procurador D. Francisco José Abajo Abril, en nombre y representación de TEXTIL AYELO DE MALFERIT S.L., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de 11 de marzo de 1997 y 18 de abril de 1997 que desestimaron los recurso ordinarios planteados contra las resoluciones anteriores de la misma Oficina que no concedieron las marcas núm. 1.965.348 y 1.965.349, respectivamente, con el distintivo ambas de PEPE'S COLLECTION, debemos declarar y declaramos que la resolución impugnada no es conforme con el ordenamiento jurídico, y, en consecuencia, la anulamos, reconociendo el derecho de la actora a la inscripción de las antecitadas marcas. Sin costas". Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V., se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 23 de mayo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 20 de junio de 2000, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida, acordando por ello la denegación de la inscripción de las marcas nº 1.965.348 y 1.965.349 "PEPE'S COLLECTION", clases 25 y 39.
El recurso de casación fue admitido por auto de la Sección Primera de esta Sala de fecha 27 de septiembre de 2002. Por providencia de fecha 13 de noviembre de 2002 se ordenó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y al Procurador D. Francisco José Abajo Abril), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 3 y 20 de diciembre de 2002, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 6 de febrero de 2004, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 14 de abril de 2004, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso el recurrente articula un único motivo de casación al amparo del artículo 88.1.3º de la Ley Jurisdiccional, por infracción de los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, y de la jurisprudencia de la Sala relativa a los mismos.
En su único motivo de casación el recurrente denuncia que la sentencia de instancia infringe los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, y la jurisprudencia de la Sala relativa al mismo. La Sala de instancia afirma, que las marcas aspirantes nº 1.965.348 y 1,965.349, ambas denominativas "PEPE'S COLLECTION", clase 25 "vestidos, calzados y sombrerería", y clase 39 "servicios de almacenamiento, distribución, transporte, depósito, embalaje y empaquetado de productos textiles", y sus oponentes de la titularidad de PEPE (UK) LIMITED, nº 1.704.785 "PEPE F6", nº 1.905.643 "PEPE", nº 1.750.622 "WORLD PEPE SERVICE", nº 1.789.012 "PEPE TRADE MARK y nº 1.789.011 "PEPE BRAND", entre otras, todas ellas de la clase 25, no presentan semejanza fonética suficiente para generar riesgo de asociación y confusión entre ellas, porque el elemento denominativo "PEPE" que concurre en todas ellas, es un nombre común derivado de "José", no susceptible de ser apropiado por nadie en exclusiva, lo que, unido a las diferencias "S y COLLECTION" de las marcas aspirantes, determina que las marcas no estén incursas en la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley 32/88, y en tal sentido anula los acuerdos de la Oficina del Registro de fechas 5 de julio de 1996 y 11 de marzo de 1997, que denegaron la inscripción de ambas marcas.
La prohibición general contenida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, exige la concurrencia de dos requisitos o circunstancias. A diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues no cabe la menor duda de que frente a ellas pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas, e, incluso, interpretan la legislación anterior que ha sufrido modificación en la actualmente aplicable al caso.
De conformidad con lo dicho en la sentencia de esta Sala dictada en el recurso de casación nº 3927/2000, de esta misma fecha, se ha aceptado como válida la interpretación de otra Sala de instancia que sostiene que las denominaciones "PEPE RIVERO", clase 25, y sus oponentes "D.PEPE", "PEPE 2 XL", "PEPE BETTY" y "PEPE JEANS", no son incompatibles registralmente al no producirse la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas. En el caso presente, la Sala de instancia no acierta al valorar las circunstancias determinantes de la posible semejanza o similitud, pues después de afirmar correctamente que "PEPE" es un concepto común derivado del nombre "José" no apropiable por nadie en exclusiva, se equivoca cuando afirma que la palabra "COLLECTION" no se parece a ninguna de las palabras que están en las marcas de la entidad que se ha opuesto a la concesión, y al considerar que dicho término actúa como apellidos del nombre. La tesis de la sentencia no es aceptada por esta Sala, pues si bien dicha teoría está confirmada en varias sentencias, en las que han coincidido las marcas "PEPE RIVERO" y otras, en las que el elemento que acompaña a "PEPE", actúa con fuerza diferenciativa suficiente, lo dicho entonces no es aplicable al caso presente, en el que el término "COLLECTION" es otro nombre común, y por tanto no apropiable por nadie en exclusiva por no existir fuerza diferenciativa suficiente, dado que "PEPE'S COLLECTION", clases 25 y 29, se pueden confundir fácilmente como la colección de ropa que presenta PEPE JEANS CORPORATION, induciendo al público consumidor al engaño de la que la marca aspirante es la misma marca de la oponente, o por lo menos que tienen el mismo origen empresarial y que amparan los mismos productos, lo cual entra en la prohibición que establece el artículo 12.1 a) de la Ley en relación con el artículo 13 c), en cuanto que la marca aspirante, al carecer de fuerza diferenciativa, puede aprovecharse del crédito, fama o reputación de las oponentes, y procede en consecuencia la estimación del recurso de casación examinado, casando y anulando la sentencia recurrida por no ser conforme a Derecho.
Una vez casada y anulada la sentencia recurrida, la Sala recupera plena jurisdicción para resolver el recurso contencioso-administrativo nº 1144/97 interpuesto por TEXTIL AYELO DE MALFERI, S.L., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de marzo de 1997 y 18 de abril de 1997, que desestimaron los recursos ordinarios planteados contra otras resoluciones anteriores que no concedieron las marcas nº 1.965.348 y nº. 1.965.349 "PEPE'S COLLECTION clases 25 y 29, dictamos otra sentencia por la que desestimando el recurso contencioso-administrativo nº 1144/1997 declaramos que las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a los que la demanda se contrae son conformes a Derecho y en consecuencia denegamos definitivamente la inscripción de las marcas números 1.965.348 y 1.965.349 "PEPE'S COLLECTION", clases 25 y 29.
Al estimar el único motivo de casación alegado, procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, sin expreso pronunciamiento sobre las costas del conforme dispone el Art. 139 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
-
) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 4312/2000, interpuesto por el Procurador D. Salvador Ferrandis Alvarez de Toledo, en nombre y representación de PEPE JEANS CORPORATION (Netherlands Antilles) N.V. contra la sentencia nº 235 de fecha 9 de marzo de 2000, dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 1144/97, sentencia que casamos y anulamos.
-
) En su lugar dictamos otra por la que desestimamos el recurso contencioso-administrativo nº 1144/1997 y declaramos conformes a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas a las que la demanda se contrae, que denegaron la inscripción registral de las marcas nº 1.965.348 y 1.965.349 "PEPE'S COLLECTION", clases 25 y 29, acordando la definitiva denegación de la inscripción registral de dichas marcas.
-
) No hacemos expresa condena en costas, ni de las de la primera instancia ni de las del presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
-
STS 806/2006, 28 de Julio de 2006
...de 2004, 21 de junio de 2004, 7 de junio de 2004, 1 de junio de 2004, 31 de mayo de 2004, 27 de abril de 2004, 22 de abril de 2004, 20 de abril de 2004, 28 de abril de 2004, 4 de diciembre de 2003, y 18 de diciembre de 2003 ). UNDÉCIMO No estimándose procedente ninguno de los motivos del re......
-
SAP Salamanca 128/2023, 15 de Marzo de 2023
...que está recogida en el 1.526 del CC dentro de la compraventa, el consentimiento del nuevo deudor, conforme doctrina del TS en sentencia de 20 de abril de 2.004, que en este caso no concurre, ni de forma expresa, ni de forma tácita, por el mero hecho de que la nueva entidad pueda haber noti......