STS 518/1998, 2 de Junio de 1998
| Ponente | D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ |
| Número de Recurso | 929/1994 |
| Procedimiento | RECURSO DE CASACIÓN |
| Número de Resolución | 518/1998 |
| Fecha de Resolución | 2 de Junio de 1998 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
En la Villa de Madrid, a dos de Junio de mil novecientos noventa y ocho.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia dictada en grado de apelación por la Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, como consecuencia de autos de juicio declarativo de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia nº 38 de Barcelona; cuyo recurso fue interpuesto por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la sociedad alemana PUMA AG. RUDOLF DASSLER SPORT; siendo parte recurrida LABORATORIOS COSMÉTICOS FELTOR, S.A., representada por el Procurador D. José Ramón Gayoso Rey.ANTECEDENTES DE HECHO
1.- El Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en nombre y representación de la sociedad PUMA AG. RUDOLF DASSLER SPORT, interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuantía contra la sociedad LABORATORIOS COSMÉTICOS FELTOR, S.A., sobre declaración de nulidad de Marcas y derechos de Propiedad Industrial y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que: Primero.- Que las marcas núms. 703.021, 992.138 ambas PUMA y gráfico de felino saltando en Clase 3ª, así como la Marca 1.177.777 en clase 35ª Marca slogan derivada de la 992.13,8, son Marcas confundibles e incompatibles con la Marca 133.592 MANUFACTURAS PUMA y gráfico de felino y las demás citadas en el cuerpo de este escrito concedidas a favor de la sociedad PUMA AG RUDOLF DASSLER SPORT y que por lo tanto tales Marcas 703.021, 992.138 y 1.177.777 deben de ser declaradas nulas y sin valor legal y procederse a su cancelación en el Registro de la Propiedad Industrial. Segundo.- Que en razón de lo anterior, la sociedad LABORATORIOS COSMÉTICOS FELTOR, S.A., carece del derecho de incluir en cualquiera de sus productos, la denominación de PUMA y el gráfico consistente en la figura de un felino en posición de "Salto" o cualesquiera otra denominación confundible con dicho vocablo y gráfico para señalar y distinguir productos comprendidos en la Clase 3ª del Nomenclátor Oficial de Marcas., condenando a la demandada, a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas del procedimiento.
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- El Procurador D. Alfonso Martínez Campos, en nombre y representación de LABORATORIOS COSMÉTICOS FELTOR, S.A., contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que desestimando íntegramente las declaraciones bajo los apartados PRIMERO Y SEGUNDO del suplico de la demanda que contestamos, por haber prescrito la acción ejercitada, y en su caso, por no existir las causas de nulidad que se ejercitan absolviendo de todos los pedimentos y con expresa imposición de costas a la parte actora por su temeridad y mala fe.
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- Recibido el pleito a prueba se practicó la que propuesta por las partes, fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos. El Iltmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número treinta y ocho de Barcelona, dictó sentencia con fecha 23 de enero de 1.992, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Antonio María de Anzizu Furest, en representación de la entidad Puma A.G. Rudolf Dassler Sport, contra la Sociedad Laboratorios Cosméticos Felton, S.A., debo declarar y declaro que las marcas nº 703.021, 992.138 y gráfico de felino saltando en clase 3, así como la marca 1.177.777 en clase 35 marca slogan derivada de la 992.138 son nulas por contradecir la marca 133.592 Manufacturas Puma y gráfico de felino y, en consecuencia, la entidad demandada carece del derecho de incluir en cualquiera de sus productos, la denominación "Puma" y el gráfico consistente en la figura de un felino en posición de salto o cualesquiera otra denominación confundible con dicho vocablo y gráfico para señalar y distinguir productos comprendidos en la clase 3 del Nomenclátor Oficial de Marcas. Condenando a la demandada a estar y pasar por estas declaraciones e imponiéndole el pago de las costas procesales..
Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por el Procurador Sr. Martínez Campos, en nombre y representación de LABORATORIOS COSMÉTICOS FELTOR, S.A., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección nº 16, dictó sentencia con fecha 30 de noviembre de 1.993, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando el recurso de apelación interpuesto por Laboratorios Cosméticos Felton, S.A., contra la sentencia de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y dos, dictada por el juzgado nº 38 de Barcelona, y revocando la misma declaramos: Que desestimando la demanda de Puma A.G. Rudolf Dassler Sport, debemos absolver y absolvemos a la demandada Laboratorios Cosméticos Felton, S.A., de la demanda, con expresa imposición de las costas de la primera instancia a la demandante.
1.- El Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la sociedad alemana PUMA AG. RUDOLF DASSLER SPORT, interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se articula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; infracción por violación, por inaplicación del párrafo primero del artículo 3º de la Ley 32/88 de Marcas. SEGUNDO.- Se articula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por infracción por no aplicación de la jurisprudencia dictada en relación con PUMA AG. TERCERO.- Se formula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; infracción por violación por aplicación de la Disposición Transitoria tercera de la Ley de Marcas. CUARTO.- Se formula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; por violación del párrafo segundo del artículo 48 de la Ley 32/88 de Marcas. QUINTO.- Se formula al amparo del párrafo 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 1 y 11 en su párrafo F) por inaplicación de los mismos, ambos en su íntima conexión con el artículo 47 párrafo 3º. SEXTO.- Se articula al amparo del párrafo 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; infracción por violación por falta de aplicación del artículo 6 Bis del Convenio Internacional de la Unión de París. SÉPTIMO.- Se articula al amparo del párrafo 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil; infracción por violación por falta de aplicación del artículo 8º del Convenio Internacional de la Unión de París en su íntima conexión con los artículos 2 del citado Convenio y 77 y 81 de la Ley 32/88 de Marcas. OCTAVO.- Se formula al amparo del párrafo 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción por violación del artículo 24 de la Constitución en su íntima conexión con el párrafo 3º del artículo 9 del mismo texto constitucional.
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-Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. José Ramón Gayoso Rey, en nombre y representación de LABORATORIOS COSMÉTICOS FELTOR, S.A, presentó escrito de impugnación al mismo.
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- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y fallo el día 18 de mayo de 1.998 en que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ
Por la demandante y ahora recurrente en casación "Puma A.G. Rudolf Dassler Sport, se formuló demanda en proceso declarativo de menor cuantía en la que instó, contra la entidad demandada "Laboratorios Cosméticos Feltor, S.A, la nulidad de las marcas números: 703.021, 992.138 y 1.177.777 inscritas a favor de esta última, por confundibles e incompatibles con la marca 133.592 y otras más de la demandante, y la declaración de que la entidad demandada carece del derecho de incluir en cualquiera de sus productos, la denominación "PUMA" y el gráfico consistente en la figura de un felino en posición de salto o cualesquiera otra denominación confundible con el vocablo y gráfico. La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 38 de Barcelona estimó íntegramente la demanda: no apreció la prescripción alegada por la parte demandada, afirmó la mala fe de ésta y entendió que se producía confusión entre las marcas, aunque no estuvieran contenidas en el mismo número del nomenclátor.
Apelada la anterior sentencia por la entidad demandada, la Audiencia Provincial, Sección 16ª de Barcelona, dictó sentencia en fecha 30 de noviembre de 1993 en la que aplicó los arts. 48 y la disposición transitoria 3ª de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas, negó la similitud de las marcas, correspondientes a distintas clases del nomenclátor, y, que se hubiera acreditado la mala fe de aquélla y, apreciando la prescripción, revocó la anterior sentencia y desestimó la demanda.
Contra esta sentencia se ha formulado por la demandante el presente recurso de casación, articulado en ocho motivos, todos ellos al amparo de lo dispuesto en el nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En el tema de las marcas, como signo distintivo más importante del empresario en el tráfico mercantil y como fundamental protección al consumidor, se ha dicho que constituyen uno de los elementos patrimoniales intangibles de más trascendencia en la empresa moderna; la fuerza atractiva de la marca forma parte de la cultura empresarial del mundo actual y su valor patrimonial puede ser incalculable. La normativa de Derecho internacional plasmada en Tratados, la normativa de la Unión Europea contenida en Directivas y las Leyes internas de los Estados, han tendido a la protección de la marca, no sólo en beneficio del empresario, sino también en consideración de los consumidores que, en constantes ocasiones, se interesan más por la marca que por el producto y, en todo caso, éste se halla cubierto por las características y garantías que emanan de la marca.
En este sentido, es expresiva la sentencia de esta Sala, de 6 de marzo de 1994 que, en un litigio relativo a la misma marca objeto del presente proceso, dice que el público consumidor tiene derecho a recibir veraz y adecuada información sobre los productos, como base indispensable para posibilitar una libre y consciente decisión de compra, que constituye uno de los fundamentos clave por los que se protegen las marcas, y con mayor razón cuando los productos se venden en los mismos establecimientos comerciales.
De lo cual se desprende el principio de protección a la marca, como tipo de propiedad industrial, de quien acredite su titularidad frente a quien utilice otra que induzca al consumidor a error o contravenga normas imperativas.
El recurso de casación formulado por la parte demandante se centra, en los motivos cuarto y quinto en la verdadera cuestión de fondo, que, por ello, procede que sean examinados prioritariamente. Al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se citan como infringidos los artículos 48.2 (motivo cuarto) y 1.11.F y 47.3 (motivo quinto) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de marcas.
La nulidad de la marca -que se peticiona en la demanda respecto a las registradas por la entidad demandada- es absoluta, cuando contraviene lo dispuesto en los artículos 1 y 11 de la Ley de Marcas tal como dispone el artículo 47.1, cuyo apartado 3 declara imprescriptible, o bien es relativa, cuando es contraria a lo dispuesto en los artículos 12, 13 y 14, que prescribe a los cinco años, como dispone el artículo 48, a no ser que medie mala fe, en cuyo caso la acción es imprescriptible. La mala fe de la parte demandada, ha declarado la sentencia de instancia que no ha sido probada, con lo que no se ha destruido la presunción general de buena fe que rige en el ordenamiento jurídico: como tal hecho, no es revisable en casación y no puede acogerse lo que en este sentido se alega en el motivo cuarto del recurso de casación.
Lo que es indudable es que en el momento actual existen marcas de la demandante y de la demandada que son idénticas -PUMA y gráfico de felino- y que claramente inducen a error en el público consumidor. Aunque las macas de esta última no se hallen en el mismo número del nomenclátor, la identidad de nombre y gráfico inducen a error y puede ejercitarse acción de nulidad, tal como ha mantenido reiterada jurisprudencia: así, la sentencia de 30 de abril de 1986, que cita otras anteriores dice que frente a la identidad fonética y gráfica no puede prevalecer la diferencia de productos incluidos en el nomenclátor, ya que este número es un elemento coadyuvante, en caso de duda de las identidades o semejanzas anteriores, pero no cuando...la acción de nulidad se asienta en la identidad de nombre... en sus aspectos fonético y gráfico; lo que reitera la sentencia de 14 de octubre de 1991.
La marca registrada con el nº 133.592 PUMA, con gráfico de felino, de las clases del nomenclátor números 22, 24 y 25 fue solicitada en fecha 16 de marzo de 1942 y concedida el 12 de mayo de 1944, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de julio de 1944; siguen otras muchas, reconocidas por un considerable número de sentencias de este Tribunal, tanto de esta Sala Primera como de la Sala Tercera. Las marcas números 703.021, 992.138 y 1.177.777, con la denominación PUMA y gráfico de felino fueron objeto de registro en el Registro de la Propiedad Industrial mucho tiempo después; las dos primeras se hallan en la clase 3ª y la tercera en la clase 35º. La identidad del nombre y del gráfico es total.
La identidad de las marcas, en su denominación y gráfico, produce un indiscutible error en el público consumidor, ya que en este momento se da una duplicidad de marcas registradas que son incompatibles, o, como dice la sentencia de esta Sala de 30 de abril de 1990, un supuesto de doble inmatriculación, lo que plantea el problema, como añade dicha sentencia, de prioridad, que se traduce en causa de nulidad (esta sentencia no aplica la Ley de Marcas sino el Estatuto de la Propiedad Industrial de 30 de abril de 1930) que añade: ...causa de nulidad, a la que no ha de afectar el que haya sido o no consolidada, ya que en verdad carecería de objeto si pudiera admitirse, como en su caso ocurriría, la coexistencia de marcas idénticas o análogas, causantes de aquella confusión, con lo que se provocaría la inseguridad jurídica...
Consecuencia de todo lo expuesto, debe aplicarse el artículo 11,f) de la Ley de Marcas ya que la duplicidad induce claramente a error al público consumidor y, siguiendo la doctrina que expuso la citada sentencia de 30 de abril de 1990, débese eliminar la coexistencia de marcas idéntica, dando prioridad a las marcas de que es titular la entidad demandante, lo que se traduce en la nulidad de las marcas de la entidad demandada, tal como establece el artículo 47 de la Ley de marcas, y subsiguiente cancelación en el Registro.
En este sentido, pues, se debe acoger el motivo quinto del recurso de casación, sin necesidad de pronunciarse en el resto, ya que aquél es atinente al fondo del tema jurídico planteado, si bien se ha atendido a los demás razonamientos contenidos en los otros motivos del recurso. Al acogerse tal motivo y recuperar la instancia, debe estimarse, por las razones expuestas, la demanda, tal como hace el fallo de la sentencia de primera instancia. Asimismo, por imperativo legal (artículo 1715.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) no se imponen las costas en este recurso a ninguna de las partes, en que cada una pagará las propias.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS
QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACIÓN, interpuesto por el Procurador D. Rafael Rodríguez Montaut, en nombre y representación de la sociedad alemana PUMA AG. RUDOLF DASSLER SPORT, respecto la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección dieciséis, con fecha 30 de noviembre de 1.993, y en consecuencia, casamos y anulamos dicha sentencia, que sustituimos por la de Primera Instancia confirmándola y haciendo nuestro su fallo.
En cuanto a las costas se imponen las de primera instancia a la parte demandada, no se hace pronunciamiento en las de segunda instancia y, en este recurso, cada parte satisfará las suyas. Líbrese a la mencionada Audiencia certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- JOSE ALMAGRO NOSETE.- ANTONIO GULLÓN BALLESTEROS.- XAVIER O´CALLAGHAN MUÑOZ.- RUBRICADOS.- PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Xavier O'Callaghan Muñoz, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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