STS, 20 de Diciembre de 2007

"Nabisco Iberia, S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 154/2001 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de julio de 1999, confirmado por el de 4 de diciembre de 2000, que concedió el registro de la marca tridimensional número 2.175.106, "Morenazos", para productos de la clase 30.

En su escrito de demanda, de 26 de marzo de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que estimando en todas sus partes el presente recurso contencioso-administrativo, declare no ajustado a derecho el acto administrativo por el que se concedió el registro de marca nº 2.175.106 Morenazos (tridimensional), revocándolo y dejándolo sin efecto y ordenando en consecuencia la denegación del citado registro". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 11 de junio de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso, con expresa imposición de las costas del presente procedimiento a la parte actora".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 13 de mayo de 2004, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: 1º.- Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la recurrente contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas en autos, por resultar las mismas conformes a derecho. 2º.- No efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".

Con fecha 1 de abril de 2005 "United Biscuits Iberia, S.L." (anteriormente "Nabisco Iberia, S.L.") interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 2034/2005 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto que la sentencia supone quebrantamiento de las formas esenciales del juicio ya que al no haberse recibido el pleito a prueba no ha tenido en cuenta todas las circunstancias relevantes en el presente caso".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto que la sentencia incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico y, en concreto, por aplicación errónea del art. 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y jurisprudencia interpretativa del mismo".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "en cuanto que la sentencia incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico y, en concreto, por aplicación errónea del art. 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas ".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 5 de septiembre de 2007 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado

D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 12 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 13 de mayo de 2004, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Nabisco Iberia, S.L." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca tridimensional número

2.175.106, "Morenazos", para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclátor Internacional, en concreto "galletas; café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo".

A la inscripción de la marca número 2.175.106, "Morenazos", solicitada por "Lidl Autoservicios Descuento, S.A.", se había opuesto, entre otros, "Nabisco Iberia, S.L." en cuanto titular de la marca número

1.978.246 (2), "Filipinos", que ampara productos de la misma clase.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, Morenazos (gráfica), marca solicitada, y las marcas oponentes Filipinos (gráficas) y 2.001.413 (gráfica) suficientes disparidades de conjunto gráfico-denominativas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] en el presente caso, el objeto del presente recurso viene determinado en cuanto que las resoluciones impugnadas aprecian la compatibilidad entre los gráficos enfrentados y cuyos trazados figuran en el expediente administrativo. Y partiendo de lo anteriormente expuesto, y aun admitiendo la identidad de las clases a los que se refieren los signos enfrentados, son evidentes las diferencias existentes como son el distinto color de letra y el color de fondo del espacio en que se halla encuadrada dicha letra, excluyentes de cualquier posible vulneración del principio de buena fe (art. 7.1 del CC ), siendo así que el hecho de que compartan en parte la tonalidad amarilla y el empleo del dibujo de galletas de chocolate no es relevante, pues lo primero no es un dato esencial, y lo segundo es de pura lógica para identificar al producto al que se refiere la marca. Por otro lado, la Sala discrepa del parecer de la recurrente en cuanto a que el tipo de letra empleada pueda inducir a confusión, pues los trazados no puede decirse que sean muy parecidos. Es irrelevante, por otro lado, hablar de notoriedad de la marca (art. 6.bis del Convenio de la Unión de París, art. 4.1.b de la Directiva 89/104/CE, de 21 de diciembre de 1988 ), pues en este caso tal notoriedad ha de referirse al empleo del gráfico utilizado por la marca actora en el sector correspondiente, siendo así que un admitiendo la notoriedad del nombre de la marca de la recurrente de los autos no se deduce que haya existido aprovechamiento de reputación ajena. Y en cuanto a las sentencias aludidas por la actora de la Sección 4ª (2.2.2001) y 5ª (30.9.1999 ) no pueden ser tenidas en cuenta, pues ello hubiese requerido la acreditación documental de los gráficos objeto de pugna procesal en aquellos recursos sentenciados, lo que no ha tenido lugar.

Por otro lado, no podemos olvidar el papel secundario que ocupa el gráfico en la identificación del producto, según reiterada jurisprudencia de ociosa cita. Por tanto, valorando todas las circunstancias concurrentes debemos apreciar la existencia de diferencias suficientes entre las marcas enfrentadas y, por consiguiente, debemos concluir que no existe riesgo de confusión ni asociación en el mercado entre las marcas enfrentadas, en una valoración en conjunto, ni aprovechamiento de reputación ajena, siendo posible su convivencia, y ello en los términos exigidos por el art. 12.1.a y 13.c de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988 de aplicación al caso".

El primer motivo de casación se deduce al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional y en él la recurrente imputa a la Sala de instancia un quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por no haber recibido el pleito a prueba, lo que determinaría que no hubiera tenido en cuenta "todas las circunstancias relevantes en el presente caso". En concreto, afirma que la negativa de la Sala le ha impedido acreditar "la forma de comercialización del producto" y la notoriedad de la marcas "Filipinos". Reprocha al tribunal, además, no haber tomado en consideración los dos precedentes jurisdiccionales que la demandante había invocado.

Para que el motivo pudiera estimarse sería necesario demostrar que las pruebas propuestas por la parte actora eran relevantes para la solución del litigio hasta el punto de que su eventual aportación pudiera haber cambiado el signo del fallo y que la negativa del tribunal a su práctica ha causado indefensión a aquella parte.

Desde esta perspectiva y ante la afirmación del tribunal de instancia de que, incluso aceptando la notoriedad de la marca prioritaria "Filipinos", no se produciría confusión en el mercado por el hecho de que se registrase la marca aspirante "Morenazos", es claro que la denegación de prueba sobre el carácter notorio de la primera de ambas en ningún caso influye, positiva o negativamente, en el fallo. Se trata, pues, de una circunstancia que no requería de una acreditación específica ya que, cualquiera que fuera el resultado final de la prueba, no vendría a alterar las consecuencias jurídicas que la Sala obtiene del juicio de comparación entre los dos signos. Si la disimilitud de uno y otro es tal que excluye todo riesgo de confusión entre ambos, el hecho de que la marca anterior sea o deje de ser notoria resulta ya irrelevante.

Tampoco cabe afirmar, como se hace en el motivo casacional, que la notoriedad se extendía al envoltorio tubular o cuadrangular para galletas, en sí mismo considerado, por lo que se requería la prueba de "la forma de comercialización del producto". El mostrado en las descripciones de los signos (y en los demás documentos de autos) resulta ser, en cuanto tal, una de las modalidades usuales de envases comerciales para este género de productos. Puede admitirse la notoriedad no del envase en cuanto tal sino de la concreta marca tridimensional "Filipinos" ya registrada, que integra aquél con denominaciones, letras, dibujos y otros elementos gráficos característicos. Y es precisamente a esta notoriedad a la que se refiere el tribunal de instancia para afirmar que, incluso admitiéndola, el recurso debía ser rechazado.

En lo que se refiere a las dos resoluciones jurisdiccionales anteriores (esto es, a las sentencias dictadas por la Secciones Cuarta y Quinta de la misma Sala territorial, de 2 de febrero de 2001 y 30 de septiembre de 1999 ) baste decir que no se había pedido el recibimiento a prueba en relación con ellas ni con sus circunstancias. El tribunal de instancia se limita a afirmar que, no habiéndose demostrado cuáles eran "los gráficos objeto de pugna procesal en aquellos recursos sentenciados", no cabe utilizarlas como precedentes.

Lo cierto es que la primera de ambas sentencias figuraba ya en el expediente administrativo y la segunda se acompañó junto con la demanda, pero su lectura no permitía deducir con toda claridad cómo eran los componentes gráficos de las marcas aspirantes y prioritarias respectivamente (en el caso de la sentencia de 2 de febrero de 2001 se oponían "Tropicanos" y "Filipinos"). En cualquier caso, tratándose como se trata de sentencias que no constituyen precedentes vinculantes, el tribunal de instancia bien podía sostener, en un caso en que el signo objeto de polémica difería, además, de los examinados en aquéllas, una tesis no coincidente con la sentada en resoluciones anteriores por otras Salas.

En el segundo motivo de casación, articulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la sociedad recurrente imputa al tribunal de instancia la aplicación errónea del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas, y de la jurisprudencia que lo ha interpretado.

La tesis de la defensa es que "[...] la marca solicitada induce a un riesgo de confusión y/o de asociación con las marcas de mi cliente pues su apariencia general es similar y sus elementos analizados globalmente también son claramente confundibles." La recurrente se ve obligada a reconocer, no obstante, que las marcas enfrentadas difieren totalmente desde el punto de vista denominativo ("Morenazos" y "Filipinos" tienen poco en común) aunque afirma que su "presentación visual" es "extremadamente parecida por lo que debe aplicarse el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas ".

El motivo debe ser desestimado. Una vez más hemos de reiterar que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el presente motivo cuando se invoca el artículo

12.1 .a) citado: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas pues entra dentro del margen de apreciación lógico considerar que las marcas enfrentadas, precisamente por su acusada diferencia en lo que constituye su principal rasgo identificador (las expresiones "Morenazos" y "Filipinos", respectivamente), pueden convivir en el mercado de la alimentación sin que exista riesgo de confusión para los destinatarios de sus productos.

En el caso de autos, si bien existen ciertas concomitancias desde el punto de vista gráfico resultan mitigadas, sin embargo, por el uso de colores y elementos tipográficos en parte diferentes. Pero sobre todo, aun admitiendo la parcial similitud gráfica, no es ilógico concluir que predominan en el conjunto resultante las disimilitudes apreciadas tanto por el tribunal de instancia como por la Oficina Española de Patentes y Marcas, de las que sin duda la más relevante es la que consiste en el elemento denominativo primordial, destacable en ambas marcas como verdadero factor o signo clave para la identificación de los productos.

En el tercer y último motivo, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se afirma que la sentencia "incurre en infracción de las normas del ordenamiento jurídico y, en concreto, por aplicación errónea del art. 13.c) de la Ley 32/1988, de Marcas ".

En opinión de la recurrente, la semejanza de las marcas enfrentadas es tal que resulta "capaz de generar un aprovechamiento de la fama y reputación ajena". A su juicio las coincidencias entre dichas marcas han sido "buscadas de propósito para aprovecharse del esfuerzo ajeno".

El motivo tampoco puede prosperar pues parte de un presupuesto (la similitud de los signos) no admitido por el tribunal de instancia, sobre cuya apreciación negativa nos hemos pronunciado en el apartado precedente. Insiste la sociedad recurrente en que la apariencia de conjunto de las marcas enfrentadas es igual por contener los mismos colores y disponer de modo similar otros elementos gráficos. La apreciación contraria que hizo el organismo registral y respalda la Sala de instancia ha de prevalecer en los términos ya dichos.

A partir de esta premisa, y como también hemos sostenido en otras ocasiones y repetiremos en ésta, el rechazo absoluto de la Sala de instancia a la confundibilidad de ambos signos implica igualmente el rechazo del posible "riesgo de asociación" de uno y otro distintivo, pues dicho riesgo no es, en definitiva, sino una modalidad más, o variante, del riesgo de confusión, esto es, un género dentro de la especie. Si un tribunal declara que no hay riesgo de confusión de ningún tipo porque los distintivos son perfectamente diferenciables entre sí, está excluyendo con esta afirmación que los consumidores asocien, en perjuicio del titular prioritario, el origen empresarial de uno y otro signo.

Reiteradamente hemos traído a colación, a estos efectos, la doctrina establecida en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 11 de Noviembre de 1997 (asunto C- 251/95, Sabel) sobre la interpretación de la letra b) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), con cuyos principios se "alinea" la Ley 32/1988 según su exposición de motivos. Doctrina que es asimismo aplicable al precepto correspondiente del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, esto es, al artículo 8, apartado 1, letra

b), del Reglamento citado. En esa línea jurisprudencial se destaca de manera constante que el riesgo de asociación constituye "un caso específico del riesgo de confusión". Más concretamente, el riesgo de asociación puede darse cuando las marcas controvertidas pueden ser percibidas por los consumidores como dos marcas del mismo titular o cuando el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (en este sentido las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon (C-39/97, Rec. p. I-5507), apartado 29, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer (C-342/97, Rec. p. I-3819), apartado 17 .

Decíamos en las sentencias de esta Sala que se hacían eco de dicha doctrina y la aplicaban a la interpretación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 (por todas, la de 24 de mayo de 2004 ) que, "[...] determinado que no hay riesgo de confusión, se está excluyendo implícitamente el riesgo de asociación, y al excluirse aquél, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas".

Si, pues, la prohibición nacional, en la misma línea que la comunitaria, sólo es aplicable cuando, debido a la identidad o similitud de las marcas y de los productos o servicios designados exista por parte del público un riesgo de confusión que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior, y el "concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión sino que sirve para precisar el alcance de éste", la consecuencia alcanzada en torno al riesgo de confusión entre las marcas se extiende asimismo al riesgo de asociación.

No puede, en suma, afirmarse que en el caso de autos la elección por parte del solicitante de la nueva marca de sus diversos elementos (denominativos y gráficos) haya sido hecha precisamente para aprovecharse del renombre de la precedente.

Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional .

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español