STS, 30 de Junio de 2004
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:4616 |
| Número de Recurso | 1223/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 30 de Junio de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a treinta de Junio de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 1223/2001, interpuesto por la Entidad NORAUTO, S.A., representada por el Procurador Don Enrique Sorribes Torra, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1185/2000 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de julio de 2000, recaída en el recurso nº 210/1997, sobre concesión de inscripción de la marca mixta nº 1.928.834 "TODAUTO"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad NORAUTO SOCIETÉ ANONYME, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 10 de septiembre de 1996, estimatoria en recurso de reposición de la de 5 de diciembre 1995, que denegaba la inscripción de la marca mixta nº 1.928.834 "TODAUTO", para designar productos de la clase 4ª del Nomenclator internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 20 de diciembre de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (NORAUTO, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 20 de febrero de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del Ordenamiento Jurídico o de la Jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas y jurisprudencia contenida en sentencias de este Tribunal.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto la que se contiene en el art. 11.1.c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la sentencia de 11 de febrero de 1993.
3) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d), del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 13.c) de la Ley de Marcas y de sentencias dictadas por este Tribunal.
Terminando por suplicar sentencia por la que, con estimación de este recurso de casación, se anule y revoque la sentencia recurrida, acordando, en consecuencia, la estimación del recurso contencioso-administrativo y la revocación de la resolución administrativa recurrida y, por consiguiente, la denegación de la Marca nº 1.928.834 para productos de la Clase 4ª.
Por providencia de la Sala, de fecha 24 de julio de 2002, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 8 de octubre de 2002 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 11 de octubre de 2002, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso, con expresa imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 21 de abril de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 23 de junio del corriente, en que tuvo lugar.
En este recurso de casación se trata de decidir si la marca mixta nº 1.928.834 TODAUTO de la clase 4 para "aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías, mechas", es compatible con la marca nº 489.980 NORAUTO para "aceites y grasas industriales, lubricantes; productos y servicios de las clases 9, 11, 12, 37 y 39". La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admitió la compatibilidad, desestimando el recurso que se había interpuesto contra el otorgamiento de la inscripción realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. El
Tribunal de instancia basa esta conclusión en los siguientes fundamentos jurídicos:
[...] "1.- Que aunque fonéticamente suenan parecido, no existe identidad denominativa total entre las dos marcas contrapuestas ("TODAUTO" y "NORAUTO"), y además la marca solicitante tiene un gráfico muy significativo y diferente, como se puede apreciar en el expediente, consistente en el frontal de un coche dentro de un rectángulo mientras que la oponente tiene otro muy diferente que representa la denominación y una cabeza de hombre con casco.
-
- Que la partícula "AUTO" es de carácter genérico o descriptivo, sugeridora de coches o automóviles, y no puede ser apropiada por nadie.
-
- Que aunque una de las áreas comerciales que ambas protegen es la misma (la 4ª) y los productos son parecidos, no se puede olvidar que la marca oponente además protege productos de las clases 9, 11 y 12 del nomenclator, y además coincide la denominación de la marca con el nombre social de su titular "NORAUTO, S.A.".
-
- Que tampoco podemos entender, como ya lo hizo la Oficina, que la marca cuestionada solo se componga de signos o indicaciones que únicamente sirvan para designar la especie o el destino u otras características del producto, ya que se trata de una composición imaginativa y singular, por lo que no se incurre en la prohibición del artículo 11.1.c de la Ley de Marcas que en principio impidió su inscripción, ni en la del apartado a) que invoca la recurrente en su demanda.
-
- Que existen otras marcas con el sufijo AUTO, como DELAUTO (propiedad de la solicitante), VIPAUTO, HOLYAUTO...., y también para los mismos productos de la clase 4ª.
Por consiguiente no se produce ningún riesgo de error entre los consumidores a la hora de comprar y utilizar los productos.
Y en consecuencia, no concurren las condiciones necesarias para aplicar la mencionada Jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo con relación al artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, y no dándose riego de confusión en el público consumidor, procede considerar que las resoluciones administrativas recurridas son conformes con el Ordenamiento Jurídico".
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
No se observa que la sentencia haya incurrido en una apreciación errónea o arbitraria en la comparación de las marcas enfrentadas. En efecto, el elemento denominativo común -AUTO-, dado su uso general, tiende a ser desechado por el consumidor que se detiene en los otros elementos - TOD/NOR-, que son los más característicos. En estos las diferencias son notables, pues de las tres letras que contienen la única igual es la vocal, mientras que las consonantes son distintas, lo que implica que su imagen y pronunciación sean también diferentes.
Tampoco se aprecia infracción del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas, pues aunque el conjunto TODAUTO pueda sugerir una cierta relación con el ámbito del automóvil, tiene, por un lado suficiente grado de artificiosidad, y, por otro, no constituye una descripción directa de los productos que ampara, que más bien se dirigen al de la lubricación, limpieza, combustibles y alumbrado, lo que implica que su destino puede ser otro distinto del automovilístico, y en éste no abarca la totalidad del campo de la automoción.
Por último, no se aprecia que se haya infringido el artículo 13.c) de la Ley de Marcas. En primer lugar la sentencia no trata este tema, por lo que si se produjo incongruencia debió invocarse al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, y no, como se hace, a través del apartado d) que no es su lugar apropiado. En segundo término, no se ha acreditado que se trate de apoderarse de la reputación de otra marca, porque las diferencias de ambas denominaciones son acusadas, y además no se ha acreditado que la marca oponente sea renombrada. En fin, las diferencias existentes entre ambas marcas, impiden, como ya se dijo, cualquier tipo de confusión en los consumidores.
Procede por ello desestimar los motivos de casación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 1223/2001, interpuesto por la Entidad NORAUTO contra la sentencia nº 1185/2000 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de julio de 2000, recaída en el recurso nº 210/1997; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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