STS, 21 de Junio de 2004

Con fecha 6 de noviembre de 2000, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 1ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María José Ruipérez Palomino, en nombre y representación de DON Alonso, contra la resolución de 16 de septiembre de 1996 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, por la que estimando el recurso ordinario formulado contra la resolución de 5 de octubre de 1995, se denegó la inscripción de la marca núm. 1.747.533 " PEPE SANCHEZ " para amparar productos de la clase 25ª del Nomenclátor, declaramos que las citadas resoluciones son conformes a derecho; sin hacer expresa imposición de las costas procesales ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación D. Alonso, a través de su Procuradora Sra. RUIPEREZ PALOMINO, que lo formalizó por escrito en base a un único motivo, formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, dividido en dos apartados: el primero, por infracción del artículo 12.1.a), de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y el segundo, por considerar infringido el artículo 13.c) de la misma Ley citada. Terminó suplicando a la Sala la estimación de dicho recurso, anulando y casando la sentencia recurrida y dictando otra por la que se declarase el derecho a la concesión de la marca denominada " PEPE SÁNCHEZ " solicitada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con el número 1.747.533, con imposición de las costas a la parte contraria.

La entidad PEPE JEANS CORPORATION, a través de su Procurador el Sr. FERRANDIS Y ALVAREZ DE TOLEDO, presentó escrito oponiéndose a la admisión del recurso de casación, realizando las alegaciones que estimó convenientes, y tras otorgar traslado a las partes, el día 10 de enero de 2003 se dictó auto declarando la admisión a trámite del recurso interpuesto.

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, a través del Sr. ABOGADO DEL ESTADO, y la entidad PEPE JEANS CORPORATION, y en su nombre el Procurador Sr. FERRANDIS Y ALVAREZ DE TOLEDO, presentaron sendos escritos oponiéndose al recurso de casación y finalmente suplicaron a la Sala que en su día se dictase sentencia desestimatoria del mismo, confirmando íntegramente la recurrida e imponiendo las costas a la recurrente.-

Mediante providencia de fecha 23 de abril de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 9 de junio siguiente, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 6 de Noviembre de 2.000, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimatoria del recurso contencioso-administrativo interpuesto por el hoy recurrente en casación contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 16 de Septiembre de 1.996, que había estimado el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de 5 de Octubre de 1.995, por la que se concedía la marca número 1.747.533, denominativa "Pepe Sánchez ", solicitada para productos de la Clase 25 del Nomenclátor internacional, " vestidos, calzados (excepto ortopédicos) y sombrerería ", denegando, así, en definitiva, la concesión de la marca solicitada, en razón a su incompatibilidad con las marcas números 413.547, " DON PEPE ", 1.704.779, " PEPE F4 ", 1.704.780, " PEPE M5 ", así como otras muchas en que intervenía ese término, de las que era titular la hoy recurrida en casación, que interpuso el recurso ordinario contra la concesión en primer lugar por la Oficina, porque entendía que ello le confería una prioridad registral absoluta para el registro de las marcas con la denominación PEPE, por la similitud rayana en la identidad, ya que en todas ellas había coincidencia en el elemento realmente característico " PEPE ", siendo asimismo coincidentes los ámbitos aplicativos.

La sentencia de instancia desestimó el recurso jurisdiccional argumentando que: " entre las marcas enfrentadas existe una evidente coincidencia denominativa en el término " PEPE " y en los productos que amparan cada una de ellas. Y ese elemento denominativo es el realmente característico y dominante, debiéndose añadir que todas las marcas de la sociedad demandante (sic) gozan de un cierto renombre y reputación en el sector comercial de los productos que amparan. Por tanto, la citada coincidencia y la fama de las marcas pertenecientes a la parte actora ( sic), nos llevan a apreciar la existencia de dos prohibiciones de la Ley 32/1.988, la del apartado a) del art. 12.1 en cuanto a riesgo o confusión en el mercado, y la del apartado c) del art. 13 en la medida que la marca concedida " PEPE SÁNCHEZ " se estaría aprovechando de la reputación ajena ".

Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación que se articula en un único motivo, al amparo del artículo 88.1.d), de la Ley Jurisdiccional, subdivido en dos apartados: uno, en el que entiende infringido el artículo 12.1.a), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, por la interpretación incorrecta de los criterios interpretativos del precepto invocado y en la presunta preponderancia del término PEPE sobre el apellido Sánchez, cuando la comparación debe hacerse en conjunto, sin excluir ningún elemento de los que componen el signo, más aún cuando uno de ellos es un nombre común no apropiable por nadie y el otro no es sino el apellido del solicitante; y, otro, en el que considera infringido el artículo 13.c), de la propia Ley, porque partiendo de la suficiente diferenciación entre los signos, a tenor de lo que razona, no cabe mantener un aprovechamiento de la reputación ajena.

El Auto de fecha 10 de Enero de 2.003 dictado por la Sección 1ª de esta Sala, desestimó ya la causa de inadmisión opuesta por la hoy recurrida en casación cuando se acordó oírla a los efectos del artículo 89.2 de la Ley Jurisdiccional, decidiendo la admisión a trámite del recurso interpuesto; la reiteración de la petición que se hace en el escrito de oposición al recurso ha de correr ahora la misma suerte y por idénticos motivos a los allí expuestos.

Hemos señalado de forma reiterada que no puede concebirse el recurso de casación con una instancia de apelación en la que se puedan revisar las apreciaciones de hecho que en esta materia corresponden a las Salas de Instancia. Así hemos fundamentado la intangibilidad en casación de las valoraciones de hecho que se efectúan en la instancia, señalando como doctrina general que: " El artículo 12 de la Ley de Marcas exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias concurrentes: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marcas renombradas), basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

Al Tribunal de Instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea o asociado a ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de efectuar en cada caso concreto sin que pueda ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable " ( sentencias, entre otras muchas de 14 de Abril, 10 y 12 de Junio, 22 de Julio, 18 y 25 de Septiembre y 2 de Octubre de 2.002 y 24 de Octubre de 2.003).

Ahora bien, dicha intangibilidad, tal como se indica en la doctrina citada, acaba en el momento en que la Sala de Instancia se basa en una interpretación errónea de los preceptos de la Ley de Marcas o de los que regulan el valor de la prueba tasada o incurra en error manifiesto y grave, circunstancias que suponen ya una infracción de las normas aplicables susceptible de ser revisada en casación. En este caso, la decisión de la sentencia recurrida sobre las marcas en litigio se basa en una errónea aplicación del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, cuya infracción se argumenta en la interpretación incorrecta en cuanto a la comparación entre los signos.

En efecto, acierta la parte recurrente cuando sostiene que la sentencia de instancia no realiza una interpretación correcta del citado precepto legal, al prescindir de los criterios establecidos por la jurisprudencia de esta Sala en cuanto a la forma en que debe efectuarse el juicio comparativo entre los signos de las marcas enfrentadas y que debe dar lugar a la apreciación de semejanza o diferencia entre los signos o productos respectivos. Así, según dicha jurisprudencia que por reiterada excusa su cita concreta, aunque no sea posible establecer criterios absolutos, sí ha de considerarse que la comparación ha de hacerse de manera conjunta entre los signos enfrentados, atendiendo al impacto que de manera global y con todos sus elementos producen en el consumidor, pues es esa impresión la que puede provocar o evitar la confusión entre las distintas marcas, y no mediante una descomposición artificiosa entre los elementos denominativos y, en su caso, gráficos, que las integran. Ello, cierto es, no impide atender al mayor impacto que puedan provocar elementos preponderantes del conjunto expresivo, pero sin dejar de considerarlos en el marco de dicho conjunto.

Pues bien, ese es precisamente el error en que incurre la sentencia de instancia, fijándose y dando preponderancia únicamente al elemento PEPE, al que considera preponderante y significativo, con olvido de que se trata de un nombre propio común, no susceptible de apreciación en exclusiva por nadie; por lo que de por sí si va unido a otro término en las marcas como la solicitada, denominativa, requiere que este sea tenido en cuenta en el conjunto, para ver si reúne la expresividad suficiente que le permita contener el eficaz poder identificador, de forma que sea el que dota de sustantividad propia a la marca solicitada.

Y nos parece evidente que así ocurre y así hemos venido estableciéndolo en otros supuestos, de forma que hemos entendido que no es aplicable la prohibición del artículo 12.1.a), cuando a aquel término, que en nuestro idioma constituye un nombre propio común, se le añade otro característico, cual puede ser el propio apellido del solicitante, que actúe con fuerza diferenciativa suficiente.

Por ello, en cuanto la sentencia de instancia, descompone el conjunto de la solicitada y luego procede a comparar tan sólo uno de ellos con la prioritaria, altera de forma decisiva el juicio a realizar sobre la confundibilidad de las marcas enfrentadas, con lo que excede la posibilidad de otorgar una mayor preponderancia al elemento más característico en una de las marcas enfrentadas, sin que acierte a valorar las circunstancias determinantes de la posible semejanza o similitud.

Esta es la doctrina que venimos manteniendo de forma reiterada, sin perjuicio del casuismo que preside esta materia, en no pocas sentencias en relación con las denominaciones que incluyen el signo "PEPE", siendo parte la misma sociedad que es recurrida ahora. Y en esas sentencias hemos señalado, cuando el planteamiento procesal del asunto nos ha permitido entrar en el juicio de similitud y confundibilidad entre los signos enfrentados, que no considera la Sala que haya semejanza bastante para inducir a confusión, incluso entre productos idénticos, cuando el término "PEPE", apelativo personal común en España, está acompañado de otro u otros vocablos que le otorgan suficiente capacidad diferenciadora respecto del citado término en solitario; así, por citar algunas de las más recientes, las sentencias de 4 y 18 de Diciembre de 2.003 y de 22 y 27 de Abril y 31 de Mayo del corriente año. Aún siendo cierto también que en algunas otras ocasiones - sentencias de 9 y 29 de Diciembre de 2.003 y 20 de Abril de 2.004, hemos mantenido la tesis contraria cuando, por las circunstancias concurrentes, los términos que acompañaban al término común empleado por la marca aspirante, no tenían la suficiente capacidad distintiva que evitara la confusión o incluso cuando ya existía una sentencia firme de nulidad en vía civil de la marca concedida o el recurso había quedado constreñido a motivos que no permitían, por razón de su planteamiento, entrar en el fondo.

En razón a todo ello hemos de estimar el particular concreto del motivo examinado, lo que nos obliga con plenitud de jurisdicción a resolver el debate en los términos planteados, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.2.d), de la Ley Jurisdiccional.

Y en ese sentido, basta con remitirnos a cuanto llevamos dicho para comprender que entre los signos enfrentados existen las suficientes diferencias fonéticas que permiten la convivencia y compatibilidad en el mercado entre la marca solicitada y las oponentes, aunque se refieran a productos de la misma Clase 25 del Nomenclátor internacional, en razón a la exigencia del doble requisito cumulativo - exigido en el artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas. Con independencia de los precedentes administrativos, que en ningún caso nos vinculan, e incluso de los jurisdiccionales que acabamos de citar, por las razones expuestas, ya que en cada caso habrá de ajustarse al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres, en que ha de atenderse a las peculiaridades que revisten cada uno de ellos.

Así hemos de concluir que existe entre las marcas enfrentadas las suficientes diferencias que excluyen cualquier error o confusión entre los consumidores, en cuanto que el elemento SÁNCHEZ actúa con fuerza diferenciativa suficiente, respecto de las marcas opuestas en que interviene el término común PEPE.

Y establecida esa exclusión, se excluye por su propia naturaleza el riesgo de asociación, porque es el riesgo de confusión entre los conjuntos denominativos de las marcas enfrentadas el presupuesto inexcusable para la posibilidad de aprovechamiento de la reputación ajena que prohíbe el artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Ya que ese riesgo de asociación no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión, pues como señala la sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea de 11 de Noviembre de 1.997, " el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste ".

Por ello determinado que no hay riesgo confusión ni de asociación, al excluirse aquel, nada impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor medio distingue perfectamente los productos de las marcas enfrentadas.

Por fin es de señalar que, como venimos destacando en torno a ésta cuestión, en términos generales ( como más recientes las sentencias, entre otras, de 25 de Septiembre y 3 de Octubre pasados, y ya en aplicación de la propia Ley de Marcas ahora invocada), determinado que no hay confusión ni riesgo de asociación, incluso el hecho de que la marca prioritaria sea notoria no impide que se otorgue la solicitada, pues el consumidor distingue perfectamente los productos de ambas.

Es cierto, desde luego, que la notoriedad en el conocimiento de una marca no puede servir de elemento para minimizar, antes al contrario, el riesgo de confusión. Mas puesta de relieve ya la palmaria diferenciación que presentan ambas marcas, tampoco puede afirmarse que se infrinja con la concesión de la marca el artículo 13.a), de la propia Ley, cuando prescribe que: "No podrán registrarse como marcas: Los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados ", ya que hay que tener en cuenta que el principio de atenuación de la especialidad de la marca que se da en relación con la marca renombrada, no cabe extenderla a la marca notoria, pues mientras aquella se justifica porque es conocida en todos los ámbitos y por el público en general, ésta es en cada sector comercial por los consumidores del mismo, de tal forma que el riesgo de asociación no se justifica entre los diversos campos. Es más, este riesgo no debe contemplarse aisladamente, sino en relación con el riesgo de confusión. Por ello determinado que no existe identidad ni semejanza denominativa, no cabe tener en cuenta la identidad de productos.

También se adujo en la instancia por la recurrida, oponente a la inscripción, que de admitirse ésta se podría incurrir en la prohibición establecida en el apartado f), del artículo 11.1 de la Ley de Marcas, cuando prohíbe el registro como marcas de aquellos signos " que puedan inducir al público a error particularmente sobre la naturaleza, la calidad, las características o la procedencia geográfica de los productos o servicios", ya que, en su tesis, el público consumidor que ya conoce unas prendas de vestir, especialmente pantalones vaqueros, podría atribuir a los productos que se pretenden con la marca solicitada ( erróneamente concedida, dijo en la contestación, cuando precisamente estaba denegada), unas características y un origen que nada tendrían que ver con ella.

Mas basta para rechazar el argumento con lo razonado anteriormente, acerca de los elementos integrantes del signo distintivo en su conjunto, siendo sobre la totalidad de ese elemento denominativo sobre el que ha de hacerse la comparación.

Todo ello comporta, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.3 en relación con el artículo 139. 1 y 2 de la Ley Jurisdiccional que en cuanto a las costas de este recurso cada parte haya de satisfacer las suyas y en cuanto a las de instancia, no procede hacer expresa imposición de las mismas, al no apreciarse circunstancias de mala fe o temeridad.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Haber lugar a la estimación del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de Don Alonso, contra la sentencia dictada con fecha 6 de Noviembre de 2.000, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 1ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimó el recurso contencioso-administrativo número 216/1.997, interpuesto por el mismo contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de Septiembre de 1.996, cuya sentencia se casa y anula.

Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Alonso, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 16 de Septiembre de 1.996, que denegó la inscripción de la marca denominativa número 1.747.533, " PEPE SÁNCHEZ " para la Clase 25 del Nomenclátor Internacional, Resolución que se anula por no conforme a derecho y, en su lugar, se declara que procede, como hizo la Resolución de la propia Oficina de fecha 5 de Octubre de 1.995, la concesión de la inscripción de la marca solicitada.

Respecto de las costas, en cuanto a las de este recurso de casación cada parte satisfará las suyas y respecto de las de instancia no ha lugar a su expresa imposición a ninguna de las partes.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.