STS, 26 de Octubre de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:6320 |
| Número de Recurso | 1527/2004 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 26 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintiséis de Octubre de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 1527/2004 interpuesto por "LABORATORIOS EXITENN, S.L.", representada por la Procurador Dª. Mª Jesús González Díez, contra la sentencia dictada con fecha 10 de octubre de 2003 por la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 666/2000, sobre inscripción de la marca número 2.113.881, "Exitenn"; es parte recurrida "HENKEL KGaA", representada por el Procurador
D. Eduardo Codes Feijoo.
"Henkel KGaA" interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 666/2000 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de octubre de 1998, confirmado por el de 25 de enero de 2000, de concesión de la marca número 2.113.881, "Exitenn".
En su escrito de demanda, de 14 de febrero de 2003, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "en la que, declarando que la resolución recurrida no es conforme a derecho, la anule, revoque y deje sin efecto, disponiendo en su lugar la denegación de la marca española nº 2.113,881 'Exitenn'."
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 7 de marzo de 2003, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".
"Laboratorios Exitenn, S.L." contestó a la demanda con fecha 11 de abril de 2003 y suplicó sentencia "confirmando la resolución por la que se concede el acceso registral de la marca 2.1113 .881, 'Exitenn', solicitada por la mercantil Laboratorios Exitenn, S.L.".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 10 de octubre de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando en su integridad el recurso contencioso- administrativo interpuesto por la mercantil 'Henkel KGaA' contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de enero del año 2000, reseñada en el fundamento de derecho primero, la anulamos por ser contraria a Derecho, y declaramos la improcedencia de la inscripción registral de la marca denominativa 'Exitenn' con el nº 2.113.881/8, solicitada para productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional, todo ello sin costas".
Con fecha 9 de febrero de 2004 "Laboratorios Exitenn, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 1527/2004 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos fundados en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional:
Infracción del artículo 12.1 de la Ley de Marcas.
Infracción de la jurisprudencia sobre el análisis en conjunto de las marcas enfrentadas.
"Henkel KGaA" presentó escrito de oposición al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia recurrida con imposición de costas a la actora.
Por providencia de 13 de junio de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 18 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 10 de octubre de 2003, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Laboratorios Exitenn, S.L." y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.113.881, "Exitenn", para distinguir productos de la clase 3 del Nomenclátor Internacional, en concreto "preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos", inscripción que declaró improcedente.
A la inscripción de la marca número 2.113.881, "Exitenn", solicitada por Dª. Soledad, se había opuesto "Henkel KGaA" en cuanto titular de las marcas números 192.059 "Tenn", 854.222 "Tenn" y diseño, 904.919 "Tenn Envase", 904.951 "Tenn Envase", 905.721 "Tenn" y diseño envase, y 1.623.414 "Tenn" y diseño, que amparan productos de la misma clase.
La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas (favorable al registro de la nueva marca) con base, entre otras, en las siguientes consideraciones:
"En el caso debatido la Sala, apreciando libre, conjunta y racionalmente la prueba practicada que obra en la causa, entiende que entre la marca denominativa solicitada 'Exitenn', para productos de la clase 3 del Nomenclátor, y la prioritaria, también denominativa, que hemos mencionado en el Fundamento de Derecho Primero 'Tenn', entre otros para idénticos productos de esa clase del Nomenclátor, existe una semejanza rayana en la identidad que hace imposible su inscripción registral, so pena de provocar en el consumidor medio de tales productos el riesgo de confusión, o al menos el de asociación entre una y otras, en la creencia de que las prioritarias opuestas han ampliado a la solicitada los registros iniciales, o que existe algún vínculo entre los titulares de las marcas enfrentadas, y ello porque siendo casi absolutamente coincidentes los productos amparados por una y otras, en el sector de la limpieza, de manera que en los establecimientos donde se venden estos productos van a estar juntas las marcas enfrentadas, es más que probable que tal consumidor, al coincidir la expresión 'Tenn' en la solicitada y en las prioritarias opuestas, y considerando asimismo que de la prueba aportado en autos se desprende que las marcas opuestas tienen una determinada implantación en nuestro país que las hace conocidas de - los consumidores y del público en general, estime que la solicitada está relacionada con las prioritarias, pues el término 'Tenn' aplicado a los productos de limpieza, al no ser genérico, sino de fantasía, por no tener que ver los productos amparados con el vocablo, tiene un singular carácter distintivo, que cobra singular relieve porque además en el presente caso la expresión Tenn en los dos casos termina con dos enes, carácter que en esta ocasión no se diluye por el hecho de que vaya precedido de la expresión 'Exi', abreviatura de 'éxito', y por tanto de carácter marcadamente débil y además genérica, en relación a 'Tenla', y aunque es cierto que el Tribunal Supremo tiene dicho que no se puede descomponer una marca para remarcar las diferencias en lo que convenga, no es menos cierto que siendo denominativas las enfrentadas 'Exitenn' la solicitada y 'Tenla' la prioritaria, no es precisa esa descomposición, que además ha de ser artificial, lo que no es el caso aquí, para apreciar a simple vista la similitud, rayana en la identidad, de una y otra, y como la marca prioritaria lleva largos años implantada en España, y es bien conocida del consumidor medio, que duda cabe que éste puede confundir, y desde luego va a asociar las marcas en liza, por lo que se está en el caso de estimar el Recurso en su integridad, dejando bien claro que la razón de la estimación es el riesgo de asociación y de confusión entre la marca solicitada y concedida y la prioritaria denominativa 'Tenla' número 192.059, riesgo que a juicio de la Sala no se produce en relación al resto de las marcas opuestas por la demadante, en las cuales el elemento de diseño que incorporan de un determinado recipiente, permite distinguirlas de la solicitada, pero no es así en el caso de la denominativa antes mencionada, en la que los términos de comparación se reducen exclusivamente a las expresiones enfrentadas".
En su primer motivo de casación aduce la recurrente que la Sala de instancia "ha infringido la única norma citada en la sentencia, en la medida que el fallo no estaba presidido por la comparación aséptica o paralela que propugna el artículo 12 de la Ley de Marcas de 1988 ". El motivo no puede prosperar. En el ya transcrito razonamiento jurídico el tribunal de instancia hace un juicio comparativo de la marca aspirante y una de las opuestas (la número 192.059) que le lleva a declarar su recíproca incompatibilidad, sin necesidad de extender este juicio al resto de las también opuestas. La comparación se hace, como la Sala expresamente subraya, atendiendo precisamente a la interpretación jurisprudencial sobre la aplicación del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988 . de Marcas, esto es, confrontando ambos signos en su conjunto sin descomponer uno y otro distintivo artificialmente.
El tribunal de instancia, efectuada esta comparación, deduce que junto a la evidente identidad aplicativa (una y otra se refieren a productos del sector de la limpieza) existe una fuerte semejanza fonética o denominativa entre ambas marcas y que el resultado de todo ello provocaría, si se admitiera el nuevo registro, un riesgo de confusión entre los consumidores, quienes tenderían a asociar los productos de limpieza amparados por la marca "Exitenn" con los amparados por la marca prioritaria "Tenn" que, añade a mayor abundamiento, lleva "[...] largos años implantada en España" y es "bien conocida del consumidor medio".
No hay, pues, razón alguna para sostener, como en el primer motivo se hace, que el juicio de comparación realizado por el tribunal de instancia haya prescindido de las reglas que señala el artículo 12.1.a) de la Ley . Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes concomitancias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. La Sala de instancia ha apreciado, además de las semejanzas ya referidas, la existencia de un riesgo cierto de confusión o asociación, precisamente en atención a las características propias de los signos en liza. No basta, según acabamos de exponer, con discrepar de su apreciación para que pueda prosperar un motivo de casación como el presente.
El segundo motivo de casación es en gran parte reiteración del anterior, ahora bajo la perspectiva de que la infracción cometida por la Sala de instancia lo es de la jurisprudencia de este Tribunal Supremo sobre la necesidad de realizar un análisis en conjunto de cada uno de los distintivos enfrentados.
El motivo será igualmente rechazado. La Sala de instancia no desconoce aquella jurisprudencia, antes bien la aplica cuando afirma de modo expreso que no lleva a cabo una "descomposición artificial" de la marca "Exitenn" para compararla con la opuesta, sino que se limita a apreciar su similitud "a simple vista" con la prioritaria "Tenn". La comparación de conjunto no impide, como es el caso, que el tribunal de instancia valore el mayor o menor peso que en una determinada expresión tengan algunos de sus componentes, prefijos o sufijos: así, sin olvidar la impresión de conjunto, explica que la raíz "exi" tiene un carácter más débil que el resto del término ("tenn") cuya distintividad prima. Tal precisión, insistimos, no equivale al fraccionamiento artificioso del signo aspirante ni ignora la necesidad de acudir a la "percepción sensorial unitaria" exigida por la jurisprudencia cuya vulneración se afirma, de modo infundado, en este segundo motivo casacional.
Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 1527/2004, interpuesto por "Laboratorios Exitenn, S.L." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de octubre de 2003 recaída en el recurso número 666 de 2000. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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