STS, 14 de Octubre de 2004
| Ponente | Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2004:6507 |
| Número de Recurso | 5236/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 14 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a catorce de Octubre de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 5236/2001, interpuesto por la Entidad SUPERMERCADOS SABECO, S.A. representada por el Procurador Don Javier Ungria López, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 376/2001 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de abril de 2001, recaída en el recurso nº 404/1997, sobre denegación de inscripción de las marcas nº 1.767.039 y 1.767.040 "O´GRILL"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad SUPERMERCADOS SABECO, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 3 de octubre de 1996, estimatorias en recurso ordinario de las de 5 de febrero de 1996, que concedía la inscripción de las marcas nº 1.767.039 y 1.767.040 "O'GRILL", para amparar productos de la clases 29 y 30 respectivamente.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 2 de julio de 2001, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (SUPERMERCADOS SABECO, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 12 de septiembre de 2001, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
UNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas, en relación la del art. 11.1.c) de la misma Ley, y también en relación con la doctrina jurisprudencial que merma la capacidad obstativa de las marcas poco distintivas. l
Terminando por suplicar se estime el motivo de casación aducido, casando y anulando la recurrida y resolviendo en cuanto al fondo conforme a Derecho, según viene establecido en la letra d) del artículo 95.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, es decir, dentro de los términos en los que aparecía planteado el debate en la instancia, de forma que, en consonancia con el "petitum" que la recurrente realizó ante el Tribunal "a quo", declare que fueron nulas las resoluciones que el 3 de octubre de 1996 fueron adoptadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas para denegar la inscripción previamente conferida a las marcas núm. 1.767.039 y 1.767.040, procediendo en su consecuencia la concesión de estas.
Por providencia de fecha 14 de enero de 2003 se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de fecha 7 de febrero de 2003, entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 12 de febrero de 2003, en el que expuso los razonamientos que creyó oportuno y solicitó se dictara sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 4 de junio de 2004, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 6 de octubre del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso presentado por la representación de la entidad SUPERMERCADOS SABECO S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la inscripción de las marcas nº 1.767.039 y nº 1.767.040 "O'GRILL" (denominativas) de las clases respectivas 29 -"carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, platos preparados a base carne, pescado y verduras"-, y 30 -"café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo"-, al existir riesgo de confusión con la marca oponente "GRIL" de la SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A. para la misma clase y productos.
El Tribunal de instancia basó su sentencia en los siguientes fundamentos:
[...] "Aplicando tal doctrina al caso de autos la Sala entiende que al contraponer las marcas «O'GRILL», con la marca «GRIL», se producen los factores de riesgo señalados por la administración para denegar la marca solicitada. Los productos para cuya protección solicita la inscripción de la marca además similares, ambos incluidos en la clase 29 y 30ª. La marca nº 1.767.039 pretende distinguir "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, conservas, platos preparados a base de carne, pescado o verduras" y la marca nº 1.767.040 pretendía distinguir "café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, pastelería y confitería; helados comestibles; mil; jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, pimienta, vinagre, salsas, especias y hielo", y la marca internacional nº 184.657 en la clase 29ª distingue "carnes, extractos de carne, conservas de carne; pescados, legumbres y frutas, conservas de legumbres o de frutas; jaleas; margarina, mantequilla, aceites y grasas alimenticias". Y en la clase 30 ampara "condimentos, sustancias aromáticas; preparaciones de potajes, salsas, mostaza y levaduras", es decir productos alimenticios. Por ello, el riesgo de confusión de los productos, distinguidos por ambas marcas es patente, sin que pueda estimarse que la expresión "Grill" sea genérica para distinguir alimentos, pues como señala la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1.996 para que sea genérica una denominación es necesario que pueda ser aplicada a un conjunto de bienes o personas, que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades y que tal denominación guarde conexión con los productos que se pretenden distinguir y ello pues como señala otra Sentencia de dicho alto Tribunal de la misma fecha con arreglo al Diccionario de la Real Academia por denominación genérica ha de entenderse la que se aplica a unos conjuntos, bien de personas o bien de cosas, que tienen uno o varios caracteres comunes o que poseen las mismas propiedades y que tal denominación para que no pueda ser inscrita en el Registro como marca a tenor de la regla 5ª del artículo 124 del Estatuto de la Propiedad Industrial, es preciso que tenga conexión con el producto o servicio que pretende distinguir, en forma que si estos no guardan relación con aquella es posible el acceso registral de la misma"».
El recurso de casación se basa en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Aduce la entidad recurrente que los términos empleados por las marcas enfrentadas contienen elementos de distintividad que impide su confusión, y, además el término de la marca opuesta es genérico, en el sentido previsto en el artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas, y, por tanto, no puede ser apropiado por nadie en exclusiva.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002-.
En el presente caso no se observa que la Sala de instancia haya incurrido en error o arbitrariedad al comparar los signos enfrentados. En efecto, la similitud del término o'grill con "gril", es rayano en la identidad tanto respecto en su representación gráfica, como en su pronunciación, sin que la "o" que precede a las solicitadas tengan una incidencia relevante a la hora de lograr su sustantividad, ya que el consumidor se va a fijar en la sílaba predominante, que es la que constituye el denominado "flash del mensaje" que con ellas se quiere transmitir, y referida al mismo género de productos, agravando de esta forma la confusión respecto de su origen empresarial, que es una de los riesgos que trata de evitar el artículo 12.1 de la Ley de Marcas.
Por otra parte, la utilización de un término inglés impide acoger la tesis del recurrente de que no es apropiable por nadie, al incidir en la prohibición del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas. Aunque su traducción al castellano pudiera tener esa incidencia, no ocurre lo mismo con la palabra en idioma extranjero, cuando no es de las que pueda considerarse generalizadas en el uso del consumidor medio, ya que si bien no requiere unos especiales conocimientos lingüísticos para conocer su significado, si al menos es preciso una cierta práctica del idioma que permita relacionar el término con el producto que ampara, lo cual no puede predicarse del común de las gentes. De esta forma, puede concluirse que la palabra "gril" inscrita en favor de la compañía oponente tiene valor distintivo, y reviste un cierto carácter de fantasía que permite que su titular pueda oponerse a la inscripción de otras marcas que también pretendan su uso.
Debe en consecuencia desestimarse el motivo de casación.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 5236/2001, interpuesto por la Entidad SUPERMERCADOS SABECO, S.A., contra la sentencia nº 376/2001 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 5 de abril de 2001, recaída en el recurso nº 404/1997; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
