STS, 25 de Noviembre de 2003
| Ponente | D. Eduardo Espín Templado |
| ECLI | ES:TS:2003:7475 |
| Número de Recurso | 10350/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 25 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticinco de Noviembre de dos mil tres.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 10.350/1.998, interpuesto por GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A., representada por el Procurador D. Enrique Sorribes Torra, contra la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 7 de octubre de 1.998 en el recurso contencioso-administrativo número 1.279/1.996, sobre inscripción de la marca número 1.728..370 "SPORT-DUTY".
Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.
En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) dictó sentencia de fecha 7 de octubre de 1.998, desestimatoria del recurso promovido por Massimo Dutti, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1.995, confirmada por otra del mismo organismo de 18 de marzo de 1.996, que concedía la inscripción de la marca número 1.728.370 "SPORT-DUTY", de tipo mixto, para productos de la clase 25 del Nomenclator, que había sido solicitada por la sociedad Poltros, S.L.
Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 3 de noviembre de 1.998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la representación procesal de Grupo Massimo Dutti, S.A. compareció en forma en fecha 12 de diciembre de 1.998, mediante escrito interponiendo recurso de casación basado en los siguientes motivos:
- 1º, al amparo del apartado 1.3º del artículo 95 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa de 27 de diciembre de 1.956, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantías procesales, por entender que ha incurrido la sentencia recurrida en el vicio de incongruencia omisiva (con vulneración de los artículos 43.1 y 80 de la mencionada norma procesal y subsidiariamente del artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, así como de los artículos 24.1 y 120.3 de la Constitución Española),
- 2º, al amparo del apartado 1.4º del precitado artículo 95, por infracción de la jurisprudencia sobre el carácter genérico del término "sport", y
- 3º, al amparo del mismo precepto que el anterior, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, en concreto de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley 32/1.988, de Marcas.
Terminaba suplicando que se dicte sentencia por la que se case la recurrida, dictando otra declarando nulos los acuerdos de concesión de la marca SPORT-DUTY número 1.728.370.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 16 de marzo de 2.000.
Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar al recurso y se impongan las costas al recurrente.
Por providencia de fecha 5 de septiembre de 2.003 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 13 de noviembre de 2.003, en que han tenido lugar dichos actos.
Se recurre con este recurso de casación la Sentencia de 7 de octubre de 1998 dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Octava) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso interpuesto contra la inscripción efectuada por la Oficina Española de Patentes y Marcas de la marca gráfico denominativa nº 1.728.370 Sport-Duty, para productos de la clase 25 del nomenclátor ("prendas confeccionadas para señora, caballero o niño y calzado -excepto ortopédico-, sombrerería"). A la inscripción se había opuesto el Grupo Massimo Dutti S. A., en defensa de varias marcas de su propiedad para los mismos productos de dicha clase.
La Sentencia de instancia, tras hacer un repaso a los criterios jurisprudenciales de este Tribunal sobre las prohibiciones absolutas y relativas establecidas en los artículos 11 y 12 de la Ley 32/1998, de 10 de noviembre, de Marcas, entabla la comparación entre la marca aspirante y la marca Massimo Dutti y concluye afirmando la ausencia de riesgo de confusión entre ambas en los siguientes términos:
" En el presente caso, si comparamos las marcas enfrentadas, vemos que son para productos de las mismas clases. Pero si sigue analizando se comprueba lo siguiente:
-
Los gráficos son distintos.
-
Las palabras que denominan la marca son diferentes SPORT-DUTY y MASSIMO DUTTI.
-
Las dos marcas tienen una primera palabra, totalmente distinta como son SPORT y MASSIMO, inconfundibles, tanto fonéticamente, como por su significado.
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La última palabra de ambas marcas DUTY y DUTTI, fonéticamente pueden confundirse.
En suma hay un pequeño elemento de confusión, que justifica la actuación de la parte demandante en este proceso; sin embargo, como se ha dicho, las marcas hay que compararlas en su conjunto, y hecho así, los elementos diferenciadores son tantos y tan importantes, que no hay riesgo de confusión alguna para cualquier consumidor que pueda verlas u oirlas." (fundamento de derecho tercero)
El recurso de casación se fundamenta en tres motivos. El primero de ellos, al amparo del apartado 1.3 del artículo 95 de la Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva, al haber comparado la marca inscrita solamente con una de las marcas de su propiedad de las que había opuesto a tal inscripción en el Registro, con infracción de los artículos 43.1 y 80 de la Ley Jurisdiccional y 24.1 y 120.3 de la Constitución. El segundo motivo se ampara en el supuesto del apartado 1.4 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción de la jurisprudencia de este tribunal que acreditaría el carácter genérico del término "sport". Finalmente, el tercer motivo, formulado al amparo del mismo apartado 1.4 del artículo 95 de la Ley de la Jurisdicción, se fundamenta en la supuesta infracción de los artículos 12.1.a) y 13.c) de la Ley de Marcas, que se habría cometido al no haber apreciado ni el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, ni la notoriedad de la marca "Dutti".
El primer motivo debe estimarse. Se comprueba de manera inequívoca en el expediente administrativo y en los autos que la empresa recurrente opuso ya en vía administrativa varias marcas a la inscripción de la marca mixta "Sport-Duty". Pues bien, las resoluciones administrativas dictadas por la Oficina Española de Patentes y Marcas limitaron su examen comparativo a una de dichas marcas opuestas, en concreto a la marca mixta Massimo Dutti nº 1.125.924, dejando sin confrontar, en cambio, la marca aspirante con las demás que había opuesto el grupo empresarial Massimo Dutti: marca nº 1.1.26.448 "DUTTI", marca nº 1.233.396 "M D MASSIMO DUTTI" (mixta), marca nº 1.244.063 "MASSIMO DUTTI" (mixta), marca nº 1.318.167 "PICCOLO DUTTI", marca nº 1.610.726 "MARCADUTTI" y marca nº 1.621.314 "MASSIMO DUTTI".
Pese a que en la demanda contencioso administrativa la parte actora denunció dicha omisión del órgano administrativo, la Sentencia recurrida vuelve a incurrir en ella, como resulta patente del fundamento de derecho tercero reproducido más arriba. Con ello se genera una incongruencia omisiva y se infringen, tal como denuncia la parte recurrente, el artículo 24.1 de la Constitución y los artículos 43.1 y 80 de la Ley de la Jurisdicción, que requieren que se de respuesta a todas las pretensiones de las partes.
La estimación del citado motivo de casación supone que esta Sala debe dar respuesta, con plenitud de jurisdicción, a las cuestiones planteadas por la sociedad actora en el recurso contencioso administrativo a quo. Así pues, de acuerdo con la pretensión deducida en su demanda, debemos examinar si la inscripción de la marca mixta nº 1.728.370 Sport-Duty por la Oficina Española de Patentes y Marcas es contraria a derecho por infringir los artículos 12.1.a) y 13.c de la Ley de Marcas en relación con la protección de sus marcas prioritarias indicadas en el anterior fundamento de derecho.
La infracción de la prohibición relativa del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas se habría producido como consecuencia de que la marca aspirante induce a la confusión con varias de las marcas opuestas por la parte actora, habida cuenta del carácter genérico del término "sport", que carecería por ello de eficacia diferenciadora, y de la similitud fonética existente entre los términos "duty", de la marca aspirante, y "dutti", presente en todas las marcas prioritarias. Habida cuenta de que tanto la marca aspirante como las prioritarias se proyectan sobre idénticos productos, es esta cuestión de la semejanza entre los signos el único elemento que debemos examinar.
En primer lugar es preciso señalar que, de acuerdo con constante y reiterada jurisprudencia de esta Sala, la comparación entre marcas enfrentadas ha de hacerse con una visión y examen de conjunto de las mismas, sin descomposición artificiosa y arbitraria de sus elementos, pues el criterio rector de dicha comparación no es un examen analítico de estos, sino comprobar si la semejanza entre las marcas tal como se presentan al consumidor, pueden inducir a éste error o confusión. Pues bien, semejante criterio lleva a descartar el argumento del actor sobre el carácter genérico del término "sport", pues no incurriendo su uso en la prohibición absoluta del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas al no constar la marca inscrita exclusivamente de términos genéricos para los productos a distinguir, no es adecuado examinar de forma aislada su posible distintividad o falta de ella, sino que la comparación debe hacerse entre el conjunto de la marca aspirante ("sport- duty" con su gráfico) por un lado, y las marcas opuestas por otro.
Procediendo a ese examen comparativo, no cabe duda de que la marca aspirante no presenta riesgo de confusión o error con ninguna de las marcas prioritarias.
En efecto, el conjunto gráfico denominativo de la marca aspirante es, en opinión de esta Sala, manifiestamente diferente de cualquiera de los signos distintivos de las marcas prioritarias, ya que por un lado el elemento denominativo es diferente, incluso en el caso de la marca más parecida (1.126.448 Dutti), y mucho más en todas las demás, que están compuestas por un doble elemento claramente distinguible ya que sólo se da una parcial coincidencia fonética; por otro lado, el elemento gráfico de la marca aspirante da al conjunto una capacidad distintiva que lo diferencia sin riesgo alguno de confusión con todas las marcas esgrimidas por el Grupo recurrente de Massimo Dutti. Las diferencias señaladas entre la marca aspirante y las marcas prioritarias opuestas por la parte actora e indicadas más arriba (marca nº 1.1.26.448 "DUTTI", marca nº 1.233.396 "M D MASSIMO DUTTI" (mixta), marca nº 1.244.063 "MASSIMO DUTTI" (mixta), marca nº 1.318.167 "PICCOLO DUTTI", marca nº 1.610.726 "MARCADUTTI" y marca nº 1.621.314 "MASSIMO DUTTI") hacen que no exista el riesgo de confusión o asociación al que se refiere la prohibición relativa del art. 12.1.a) de la Ley de Marcas.
Finalmente, esta ausencia de cualquier riesgo de confusión hace irrelevante al argumento de la notoriedad de la marca "Dutti", ya que el aprovechamiento de la reputación de otra marca presupone en todo caso que pueda darse alguna posibilidad de confusión o asociación que hemos descartado ya.
Lo visto en los anteriores fundamentos de derecho supone la estimación del recurso de casación y, juzgando como Sala de instancia, la desestimación del recurso contencioso administrativo a quo interpuesto por la parte actora. No se aprecian las circunstancias prevenidas en el artículo 131.1 de la Ley Jurisdiccional para imponer las costas del recurso contencioso administrativo; en cuanto a las del recurso de casación, que cada parte asumas las suyas, según establece el artículo 102.2 de la propia Ley.
En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,
Que HA LUGAR y ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Grupo Massimo Dutti, S.A. contra la sentencia de fecha 7 de cotubre de 1.998 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Octava) en el recurso contencioso-administrativo número 10.350/1.998.
Que DESESTIMAMOS dicho recurso contencioso-administrativo, interpuesto por Grupo Massimo Dutti, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de julio de 1.995 y 18 de marzo de 1.996, por las que se acordó la inscripción de la marca número 1.728.370 "SPORT-DUTY", que confirmamos.
No se imponen las costas de la instancia; respecto a las del recurso de casación, que cada parte satisfaga las suyas.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACION.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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SAP Barcelona 890/2005, 13 de Octubre de 2005
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