STS, 24 de Noviembre de 2003
| Ponente | D. Óscar González González |
| ECLI | ES:TS:2003:7408 |
| Número de Recurso | 7719/1998 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 24 de Noviembre de 2003 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZATD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Noviembre de dos mil tres.
En el recurso de casación nº 7719/1998, interpuesto por la entidad DANONE, S.A., representado por el procurador Don José Manuel Villasante García, y asistido de letrado, contra la sentencia nº 868/1997, dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 15 de diciembre de 1997 y recaída en el recurso nº 1825/1994, sobre concesión inscripción marca internacional nº 543.017 "BIO ORIENTATO".
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Segunda) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por DANONE, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 18 de abril de 1994, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra la resolución dictada por la mencionada Oficina en fecha de 2 de noviembre de 1992, por la que se concedió la inscripción de la marca nº 543.017 "BIO ORIENTATO", para amparar productos de las clases 29, y 30.
Notificada dicha sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 26 de mayo de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente (DANONE, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 21 de julio de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los siguientes motivos de casación:
1) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto de los arts. 13º.c), 12º.1 a), y 1º de la Ley de Marcas.
2) Infracción de la jurisprudencia aplicable sobre las reglas de valoración de la prueba en materia de comparación de marcas establecidas por la jurisprudencia.
Terminando por suplicar sentencia, casando la Sentencia recurrida, revocando las resoluciones objeto del recurso, decretando por ello la denegación de la solicitud de marca internacional nº 543.017 "BIO ORIENTATO".
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 20 de octubre de 1999, ordenándose por otra de fecha 20 de diciembre de 1999, dado que no se ha personado parte recurrida, quedar los autos pendientes de señalamiento para votación y fallo.
Por providencia de fecha 15 de septiembre de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 20 del corriente, en que tuvo lugar.
Es objeto de esta casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se desestimó el recurso interpuesto por la entidad DANONE S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que otorgó la solicitud de concesión de la marca internacional nº 543.017 "BIO ORIENTATO para las clases 29 y 30 del Nomenclator, pese a la oposición de la marca internacional nº 213.645 "BIO" para productos de la clase 29, de la que es titular la recurrente.
El Tribunal de Instancia funda la desestimación en los siguientes fundamentos:
"La Sala, haciendo un examen de conjunto de las marcas mencionadas desde la perspectiva de la posibilidad o no de que exista riesgo de confusión en el mercado o riesgo de asociación en los términos del art. 12 de la Ley de Marcas, teniendo en cuenta que aprecian entre ambas diferencias suficientes como para excluir dicha posibilidad, puesto que si bien los productos protegidos por las marcas enfrentadas pertenecen al mismo sector comercial, existe una diferencia esencial, cual es la de la palabra "ORIENTATO, especialmente si se tiene en cuenta el carácter de prefijo del vocablo "BIO", que si bien es propiedad de la recurrente, no puede impedirse su utilización como parte de la denominación en combinación con otra específica palabra o palabras. Precisamente ahí radica la denominada vulgarización que la actora pretende evitar.
Y no es obstáculo al mantenimiento de la actuación administrativa recurrida el hecho de que la Oficina de Patentes y Marcas haya tenido en cuenta la existencia de la marca "BIO", pues en este caso en una percepción global se aprecian diferencias bastantes entre los distintivos como para excluir la alegada posibilidad de confusión en el mercado o aprovechamiento de reputación ajena. En consecuencia, ajustándose a derecho la actuación administrativa recurrida, es por lo que, de conformidad con lo establecido en los arts. 81 y 83 de la Ley Jurisdiccional ha de desestimarse el recurso interpuesto"
.
Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso con base en los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
Aduce el recurrente que la sentencia incurre en un error en las reglas de la valoración de la prueba por cuanto no toma en consideración la totalidad de la marca opuesta, ni la notoriedad del signo prioritario, desconociendo esa prioridad y su plena aptitud distintiva. Añade que existen coincidencias denominativas, fonéticas y aplicativas entre los signos en pugna que, de coexistir en el mercado, generarán riesgo de confusión y de asociación al ser la coincidencia entre las mismas total en su parte inicial. Concluye que el signo impugnado no es apto para distinguir los productos que pretende designar de los correspondientes a la marca oponente.
Ya esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en gran número de ocasiones sobre la compatibilidad de marcas que incluyen, junto a otro término, el vocablo "bio". En ellas se ha dicho (sentencia de 10 de abril de 2002 y la que cita) que la determinación de la genericidad de ese vocablo "es una cuestión de hecho que la Sala no puede ahora entrar a examinar en base a las pruebas que por el recurrente se aportaron en la instancia". Pero es que, además, tal genericidad ha sido declarada en numerosas sentencias del Tribunal Supremo, las más recientes de fechas 10 de abril, 23 de mayo, 18 de julio, 27 de septiembre, 2 de noviembre y 5 de diciembre de 2001, y 14 de febrero y 26 de marzo de 2002; entendiendo dichas sentencias que se trata de genericidad impropia, por ser elementos de uso común, pertenecientes al dominio público y, por tanto, no susceptibles de ser apropiados por nadie en exclusiva.
Bastaría remitirse a este bloque jurisprudencial detallado en la sentencia de 20 de febrero de 2003 para desestimar el motivo de casación, bloque que es conocido por el recurrente al haber intervenido en los recursos que dieron lugar a él. En relación con el caso actual al no ser apropiable el término "bio", toda la incidencia de la cuestión debe recaer sobre la capacidad diferenciadora que se otorga al otro elemento del signo solicitado -"orientato"- el que por si mismo tiene potencia distintiva, debiendo prevalecer en este aspecto la apreciación realizada por el Tribunal de instancia, sin que pueda ser sustituida en casación, cuando, como ocurre en el presente caso, no se aprecia error o irracionalidad en la comparación.
Sentada la anterior premisa, todos los demás argumentos deben decaer. No puede atribuirse notoriedad partiendo del vocablo BIO, ya que al no ser susceptible de apropiación por nadie puede formar parte de cualquier marca, como de hecho así ocurre con las siguientes inscritas en el Registro: BIOMINOL, BIOVITAL, BIOVIT, BIOK, BIONA, KALISE BIO, BIORAY, BIOGARDE, BIO PROGRAM COMDIET, BIOHORM, BIODRENAL, BIOCELGAN, BIOMIKO amén de otras más en las que aparece el término BIO, que puede concurrir y concurre con infinidad de marcas, por lo cual no cabe duda, que admitir la tesis del recurrente sería tanto como afirmar que todas las marcas con el vocablo BIO pretenden aprovecharse de un crédito y fama que no le corresponde.
Esta innumerable utilización va a permitir que el consumidor de productos "bio" sepa diferenciarlos parándose a examinar los otros elementos componentes del signo, por lo que no se producirá la confusión que aventura el recurrente. La contemplación integral va a desatar en la mente de esas personas la representación en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, procedencia de los dos productos, distinguiéndolos plenamente, con lo que se cumple las exigencias que imponen el artículo 1º de la Ley de Marcas 32/88.
Al no estimarse los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 7719/1998, interpuesto por DANONE, S.A. contra la sentencia nº 868/1997 dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 15 de diciembre de 1997 y recaída en el recurso nº1825/1994; con condena a la parte actora en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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...además, la falta de pronunciamiento sólo podrá ser alegada por la parte que hubiera planteado en la instancia la cuestión no resuelta (SSTS 24-11-03, 31-1-04, 3-3-04, 19-9-07 ). Aplicando la doctrina expuesta, el motivo primero incurren en la causa de inadmisión de carencia manifiesta de fu......
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STSJ País Vasco , 11 de Enero de 2005
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