STS, 9 de Julio de 2008
| Jurisdicción | España |
| Fecha | 09 Julio 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo) |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Julio de dos mil ocho.
En el recurso de casación nº 971/2006, interpuesto por la Entidad VENIS, S.A., representada por la Procuradora Doña María Isabel Campillo García, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 1256/2005 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de noviembre de 2005, recaída en el recurso nº 1918/2002, sobre denegación de inscripción de las marcas nº 2.411.738; 2.411.739 y 2.411.740, todas ellas con la denominación "VENICE"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado, y la Entidad HALCÓN CERÁMICAS, S.A., representada por el Procurador Don Angel Rojas Santos, y asistida de letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Quinta) dictó sentencia estimando el recurso promovido por la Entidad HALCÓN CERÁMICAS, S.A., contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 24 de septiembre de 2002 y 3 de diciembre de 2002, que desestimaron los recursos interpuestos contra otras de 5 de diciembre de 2001 y 20 de marzo de 2002 respectivamente, que denegaron la inscripción de las marcas nºs 2.411.738; 2.411.739 y 2.411.740, todas ellas denominadas "VENICE", para productos de las clases 19ª, 21ª y 39ª respectivamente del Nomenclátor.
Notificada esta sentencia a las partes, por la recurrente se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 24 de enero de 2006, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (VENIS, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 21 de marzo de 2006, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
1) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra c) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de las sentencias o de las que rigen los actos y garantías procesales: Incongruencia interna y falta de motivación de la sentencia recurrida. Infracción del art. 218 de la LEC. y del art. 120 de la Constitución Española.
2) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia aplicable para resolver las cuestiones objeto de debate. Infracción de los arts. 12.1.a) y 13 c) de la Ley de Marcas de 1988, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que los interpreta.
Terminando por suplicar dicte sentencia por la que case y anule la sentencia recurrida, decretando la improcedencia del acceso al registro de las marcas nº 2.411.738; 2.411.739 y 2.411.740, con expresa condena en costas de la anterior instancia y del presente recurso a la parte recurrente.
Por providencia de la Sala, de fecha 6 de febrero de 2007, se acordó admitir a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 26 de febrero de 2007 entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (HALCÓN CERÁMICAS, S.A. y ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al mismo; lo que hizo Halcón Cerámicas, S.A. mediante escrito de fecha 10 de abril de 2007, en los que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente. Por el Abogado del Estado, mediante escrito de fecha 20 de abril de 2007, manifiesta que se abstiene de evacuar dicho trámite.
Por providencia de fecha 8 de mayo de 2008, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 2 de julio siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala
La mercantil HALCÓN CERÁMICAS, S.A. solicitó la inscripción de las siguientes marcas VENICE con gráfico:
nº 2.411.738 de la clase 19 para "materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos. En especial, azulejos, pavimentos, baldosas cerámicas y revestimientos cerámicos".
nº 2.411.739 de la clase 21 para "Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina (que no sean de metales preciosos ni chapados); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (excepto vidrio de construcción); cristalería (cristales). Especialmente cerámica artística (productos cerámicos domésticos), porcelana y loza, no comprendidos en otras clases".
nº 2.411.740 de la clase 39 para "distribución, almacenaje, transporte y embalaje de azulejos, pavimentos, baldosas, cerámicas, revestimientos cerámicos, porcelana y loza y artículos de cerámicas artísticas".
La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó las inscripciones por existir entre esas marcas y las opuestas VENIS "una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos".
Contra estas resoluciones interpuso recurso contencioso-administrativo la entidad solicitante ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que lo estimó con base en los siguientes fundamentos:
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A lo expuesto debe añadirse, como destaca la parte actora, que la palabra Venice es el nombre inglés de la ciudad de Venecia, por lo que también desde la perspectiva conceptual se distinguen las marcas en conflicto ya que la denominación cuestionada evoca a dicha ciudad, evocación de la que participa igualmente el gráfico que contienen esas marcas (góndola), embarcación íntimamente unida a la referida ciudad italiana. Por último, no afecta a la argumentación expuesta el hecho de que la palabra Venice se pronuncie en inglés "venis", ya que la pronunciación castellana difiere de aquélla al no transformar en "s" la sílaba "ce".
En definitiva, aunque sean idénticos o similares los productos y servicios amparados, las diferencias apuntadas evitan la posibilidad de confusión en el mercado al ser desigual la impresión de conjunto de cada distintivo, lo que excluye tanto el riesgo de asociación entre las marcas como el indebido aprovechamiento de la reputación del signo previamente registrado".>>
En la presente casación contra esa sentencia se han formulado los motivos que han quedado transcritos en los antecedentes.
En su primer motivo de casación la recurrente aduce quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, porque, a su juicio, se ha producido una arbitraria, irracional e ilógica conclusión de que no existe confusión entre los signos, y ello pese a que estima que los productos son los mismos, que son idénticas las cuatro primeras letras de las marcas en conflicto, que el nombre Venice es la denominación inglesa de la ciudad italiana, que es lo que pretende evocar la marca solicitada y que en inglés se pronuncia igual a las marcas opositoras.
El motivo debe rechazarse, pues la aparente contradicción interna que se achaca a la sentencia no se produce, por lo que no puede hablarse de infracción del artículo 24 de la Constitución, ni del 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En efecto, la pretendida contradicción no existe, pues lo que se hace por el Tribunal de instancia es que, a partir de ciertas coincidencias que admite, extrae elementos de diferenciación que le llevan a la consecuencia de que tales diferencias evitan la posibilidad de confusión en el mercado.
Se trata, por tanto, de un proceso lógico, que es el común que suele darse en esta materia de marcas, pues siempre el juzgador se enfrenta a signos que suelen tener unas ciertas coincidencias, que son las que generan el conflicto -entre marcas completamente diferentes no surge problema-, y lo que se realiza es valorar si deben prevalecer las similitudes sobre las diferencias o viceversa, que es lo que realmente se ha hecho en la sentencia recurrida.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
El motivo debe estimarse, pues en la valoración efectuada por el Tribunal de instancia se han vulnerado los criterios esenciales que esta Sala tiene establecidos en el examen de la prohibición del artículo 12. En efecto, aunque el principio de especialidad de la marca permite la inscripción de marcas diferentes aunque amparen productos o servicios iguales, al realizar la comparación no puede prescindirse absolutamente del examen de uno de los elementos de la comparación, y así se ha repetido por esta Sala reiteradamente, que a mayor similitud de signos es preciso una mayor diferenciación de los campos aplicativos, y a una mayor afinidad entre éstos se requiere una mayor distinción de aquéllos.
En el presente caso, ante la identidad aplicativa de las marcas en conflicto en el campo de la cerámica, porcelana y lozas, lógicamente hubiera sido preciso ser más exigentes en la valoración de las diferencias de los signos. Es indudable que cualquier consumidor medio corre el riesgo de confundir ambas marcas en las que las dos primeras sílabas -"veni"- son idénticas, careciendo la tercera -"ce"- de la fuerza suficiente para lograr una absoluta diferenciación, se pronuncie o no en inglés, y careciendo el gráfico de claro valor distintivo, cuando lo predominante es la nomenclatura utilizada. De esta forma el comprador de un producto de porcelana o cerámica podrá atribuir el origen empresarial del objeto que adquiere a empresa distinta a la que verdaderamente corresponde, con lo que se frustraría la verdadera finalidad de la inscripción registral en su doble vertiente de defensa del consumidor y del titular de los derechos de propiedad industrial. Argumentos que aún son más evidentes con respecto a la marca opuesta de oficio "VENISE" a la solicitada 2.411.738.
No se dan circunstancias de costas en la primera instancia, debiendo cada parte satisfacer las suyas en esta casación, de conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 971/2006, interpuesto por la Entidad VENIS, S.A., contra la sentencia nº 1256/2005 dictada por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 24 de noviembre de 2005, y debemos DESESTIMAR el recurso contencioso administrativo nº 1918/2002, declarando conforme a Derecho las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas recurridas; sin expresa condena en las costas de esta casación, debiendo cada parte satisfacer las suyas en cuanto a las de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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STSJ Cataluña 456/2011, 21 de Junio de 2011
...identidad aplicativa de las marcas enfrentadas, que obliga a extremar las precauciones exigiendo una mayor distinción de aquéllas ( STS de 9 de julio de 2008, recurso de casación 971/2006 ), la indudable semejanza entre los términos enfrentados, "PESCO" y "COPESCO", hace que el registro del......