STS, 4 de Octubre de 2006
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2006:5839 |
| Número de Recurso | 7475/2003 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 4 de Octubre de 2006 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cuatro de Octubre de dos mil seis.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 7475/2003 interpuesto por "BILBAO BIZKAIA KUTXA", representada por la Procurador Dª. María Rosario Victoria Bolívar, contra la sentencia dictada con fecha 19 de junio de 2003 por la Sección Tercera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 1261/1999, sobre concesión de la marca mixta número 2.112.539, "BBKNET"; es parte recurrida "BANKINTER, S.A.", representada por la Procurador Dª. Rocío Sampere Meneses.
"Bankinter, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1261/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de abril de 1999 que confirmó la de 20 de octubre de 1998 de concesión de la marca número 2.112.539 (2), "BBKnet", para productos de la clase 42.
En su escrito de demanda, de 10 de mayo de 2002, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que, de conformidad con los hechos y fundamentos expuestos, se estime íntegramente esta demanda y, en consecuencia, se declare nula la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de abril de 1999 por la que se concede el registro de marca BBKNET, número 2.112.539 (2) en la clase del Nomenclátor 42, por ser la referida marca incompatible con las marcas de mi mandante: bajo la denominación BKNET las marcas 2.086.441 en clase 36 y la 2.086.442 en la clase 42, y bajo la denominación BKTEL las marcas 1.657.623, 1.657.624, 1.657.625 y 1.676.448 en clases 35, 36 y 38".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 31 de mayo de 2002, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime la demanda".
"Bilbao Bizkaia Kutxa" contestó a la demanda con fecha 24 de julio de 2002 y suplicó a la Sala sentencia "por la que, desestimando el recurso interpuesto por Bankinter, S.A., se confirme la resolución recurrida, con imposición a dicha entidad de las costas de este procedimiento". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 5 de septiembre de 2002 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 19 de junio de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "
FALLAMOS: Que estimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la mercantil Bankinter, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 19 de abril y 20 de octubre de 1999 [sic], que declaramos contrarias a Derecho y anulamos, sin expresa imposición de las costas procesales."
Con fecha 29 de septiembre de 2003 "Bilbao Bizkaia Kutxa" interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 7475/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por cuanto la sentencia infringe lo dispuesto en el artículo 12, apartado 1.a), de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, ya que las marcas enfrentadas no pueden inducir a confusión en el público consumidor, por cuanto son de distinta naturaleza, marca mixta, la de 'Bilbao Bizkaia Kutxa' y marcas meramente denominativas las opositoras de 'Bankinter, S.A.'.
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por cuanto la sentencia recurrida incurre en infracción de la Jurisprudencia que después se expresa y que impide a cualquier persona apropiarse de letras del alfabeto como marca opositora a otras que pretendan su concesión".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por cuanto la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, ya que las marcas enfrentadas no son susceptibles de inducir a confusión en el público consumidor por cuanto pertenecen a clases diferentes".
al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por cuanto la sentencia recurrida infringe lo dispuesto en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1988, ya que las marcas enfrentadas no son susceptibles de inducir a confusión en el público consumidor por cuanto aquellas principales de las que son derivación vienen coexistiendo desde hace muchos años en el mercado".
"Bankinter, S.A." presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su inadmisión y la confirmación de la sentencia recurrida.
Por providencia de 31 de marzo de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 26 de septiembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 19 de junio de 2003, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Bankinter, S.A." y anuló las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.112.539 (2), "BBKnet", para distinguir productos de la clase 42 del Nomenclátor Internacional, en concreto "restauración (alimentación); alojamiento temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura; servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación de ordenadores".
A la inscripción de la marca número 2.112.539 (2), "BBKnet", solicitada por "Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa Eta Bahietxea", se había opuesto "Bankinter, S.A." en cuanto titular de las marcas números
2.086.441 (6) y 2.086.442 (6), "BKnet", para productos de las clases 36 y 42, respectivamente, y de las números
1.657.623 (3), 1.657.624 (1), 1.657.625 (X) y 1.676.448 (X), "BKtel", que amparan productos de las clases 35, 36, 38 y 36, respectivamente.
La Sala de instancia anuló la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:
"Aplicando aquellos criterios jurisprudenciales al caso, aquí debatido, y de la confrontación de la marca concedida 'BBKNET' con las preexistentes alegadas por la actora, mercantil BANKINTER, S.A., con las denominaciones de 'BKNET Y "BKTEL', tomadas todas ellas en su íntegra y total denominación nos encontramos con una cierta identidad en las denominaciones, siendo prácticamente idénticas 'BBKNET' y 'BKNET' y de un gran parecido la segunda de las opuestas 'BKTEL'. Asimismo tanto desde el punto de vista verbal, también se aprecia la identidad total entre la concedida y 'BKNET', pues suenan al oído de idéntica forma, así como 'BKTEL' también se aproxima ciertamente a la audición que ofrece 'BBKNET', sin que a todo ello sea oponible la circunstancia de que esta última marca presente una letra 'B' mas que las que se le oponen puesto que no sirve, en absoluto, a juicio de la Sala, para fundar una distinción que no es apreciable por lo argumentado. Consecuentemente, es innegable que la concedida y las opuestas se pueden confundir en el mercado, con riesgo evidente para los consumidores, lo que determina que debamos considerarlas incompatibles.
De esta forma, hemos de estimar el recurso que aquí se enjuicia, y declarar la nulidad de las resoluciones impugnadas."
Antes de analizar los motivos de casación del presente recurso hemos de recordar cómo en la sentencia de 25 de mayo de 2006 desestimamos otro análogo (el número 8270/2003) planteado por la misma entidad financiera contra la dictada con fecha 5 de mayo de 2003 por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (recurso de instancia número 735/1999 ) contraria a la concesión de la marca mixta "BBKnet", dada la prioridad registral de "BKnet".
En nuestra sentencia de 25 de mayo de 2006 expresábamos los siguientes fundamentos jurídicos para desestimar aquel recurso:
"[...] El recurso de casación consta de cuatro motivos, todos ellos formulados al amparo del artículo
88.1.d) de la Ley Jurisdiccional . Analizaremos de modo conjunto los motivos primero, tercero y cuarto ya que en los tres se denuncia la infracción del mismo precepto legal, esto es, el artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, utilizando el mismo argumento impugnatorio, a saber, que el tribunal de instancia yerra cuando sostiene que la coexistencia de las marcas prioritarias (BKnet) y de la aspirante al registro (BBKnet) puede originar confusión en el mercado.
La entidad recurrente afirma, por el contrario, que las marcas enfrentadas 'no son susceptibles de inducir a confusión en el público consumidor' bien porque se trata de marcas de distinta naturaleza (una mixta y las otras denominativas), bien porque los productos que amparan pertenecen a clases diferentes, bien porque 'aquellas principales de las que son derivación vienen coexistiendo desde hace muchos años en el mercado'. En ninguno de los tres motivos, por lo demás, se refiere la recurrente de modo específico al factor concomitante del 'riesgo de asociación' que la Sala de instancia considera igualmente existente en este caso.
Los tres motivos deben ser rechazados en aplicación de la constante doctrina de esta Sala según la cual no nos corresponde, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que el artículo 12 de la Ley de Marcas contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca.
En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada o sus apreciaciones sean arbitrarias o irracionales por manifiestamente erróneas, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los signos en que consisten las marcas enfrentadas tienen las diferencias suficientes para excluir el error o confusión entre los consumidores. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
En efecto, el hecho de que 'BBKnet' sea una marca mixta y las prioritarias 'BKnet' sólo denominativas no es un factor decisivo para excluir la posible confusión de los usuarios cuando, como afirma la sentencia de instancia (que, frente a la censura que se le dirige, no prescinde de analizar el componente gráfico ni descompone artificialmente el conjunto gráfico-denominativo), las semejanzas fonéticas muy destacadas no se compensan con un gráfica de 'escasa trascendencia'.
Tampoco es irrazonable o arbitraria la apreciación de la Sala territorial sobre la identidad o similitud de los productos protegidos por las marcas en liza, aun cuando pertenezcan a distintas clases del Nomenclátor, factor este último que reiteradamente hemos considerado secundario frente a la comparación en sí de los productos o servicios protegidos. La mera lectura de la parte del fundamento jurídico referida a esta cuestión, que anteriormente hemos transcrito, pone de relieve la concomitancia de los productos que unas y otras marcas en liza amparan en este caso, sin que en el tercer motivo de casación se desarrolle crítica alguna fundada al respecto al margen de la mera invocación de sentencias sobre casos del todo diferentes al de autos.
En fin, la coexistencia previa de las marcas 'BBK' y 'BK' en el mercado tampoco es razón suficiente para que pueda acceder al registro ulteriormente cualquier otro signo que a las letras "BBK" incorpore adiciones significativas cuando el conjunto resultante pueda inducir a confusión o generar riesgo de asociación con una marca propia ya concedida (en este caso "BKNet") y sólidamente asentada.
[...] En el segundo motivo de casación se afirma que el tribunal de instancia incurre en infracción de la jurisprudencia (sentencias de esta Sala de 1 de junio de 1995, 21 de enero y 18 de febrero de 1993 y 19 de octubre de 1998 y el auto de 19 de octubre de 1998 ) que impide a cualquier persona apropiarse de letras del alfabeto como marca opositora a otras que pretendan su concesión.
La censura no es aceptable pues en este caso no se trata de marcas que se limiten a incorporar sin más letras del alfabeto sino que añaden a éstas lo que la misma parte recurrente califica de 'vocablo' ('Net') cuya adición determina que el conjunto constituya una denominación de fantasía compuesta o integrada de elementos diversos. A partir de este dato, el contraste ha de hacerse entre los dos conjuntos significativos completos y no sólo entre las iniciales 'BBK' y 'BK' que uno y otro incorporan, iniciales de cuya coexistencia empresarial no se ha planteado duda antes al contrario, se ha admitido su existencia previa en el mercado como tales signos distintivos autónomos y compatibles.
Afirma la recurrente que 'el vocablo NET por su carácter genérico y uso común es inapropiable", citando como sentencia aplicable a él la de esta Sala de 13 de julio de 1999 (recaída en el recurso de apelación número 1128/1992). La cita no es procedente pues lo que se dijo en aquel supuesto era que 'La Voz de Galicia' no constituía obstáculo jurídico para el acceso al registro de las marcas 'A Voz de Ferrol', 'A Voz de Villagarcía', 'A Voz do Bierzo', 'A Voz de Santiago' y 'A Voz de Ourense', respectivamente, solicitadas también para distinguir publicaciones periódicas; y ello, en síntesis, por la transcendencia a efectos distintivos del término geográfico incluido en la denominación y porque el término 'voz', común a las lenguas gallega y castellana, tiene un carácter genérico en relación a los productos distinguidos -publicaciones-, que lo hace inapropiable".
En el presente recurso de casación se repite el mismo esquema impugnatorio y se vuelven a reiterar los cuatro motivos que ya fueron aducidos en el precedente número 8270/2003. En efecto, los motivos primero, tercero y cuarto (que, por error, la recurrente denomina "quinto") coinciden con los correlativos de aquel proceso, al igual que sucede con el segundo, fundado en la supuesta vulneración de la jurisprudencia.
La desestimación de los motivos de casación primero, tercero y cuarto procede por las mismas razones que expusimos en nuestra sentencia de 25 de mayo de 2006 . Debemos añadir, sin embargo, en cuanto al tercer motivo que, a diferencia de lo que ocurría en el recurso precedente, en éste la sentencia de instancia no contiene ninguna referencia, positiva o negativa a la similitud o diferenciación de los productos protegidos por una u otra marca. La Sala de instancia se limita a la mera comparación entre los signos.
Siendo ello así (se trata de un hecho que viene a reconocer la entidad recurrente cuando acusa a la Sala de "hacer caso omiso" de las diferenciación de "clases"), la falta de respuesta jurisdiccional a la correlativa alegación de los escritos procesales en la instancia sobre esta cuestión debería haber sido instrumentada por el cauce del quebrantamiento de forma imputando a la sentencia una incongruencia omisiva, lo que no se ha hecho. Tanto en la demanda (fundamento de derecho sexto) como en la contestación formulada por "Bilbao Bizkaia Kutxa" ("argumento b") se debatió esta cuestión sobre la que ambas partes sostenían tesis opuestas, sin que la Sala de instancia, insistimos, se decidiera explícitamente por ninguna de ambas.
En todo caso, repetiremos que la mera pertenencia a una clase u otra del Nomenclátor internacional no es el criterio relevante o decisivo para hacer la comparación de los productos o servicios protegidos, preceptiva a tenor del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas . Y como la recurrente prescindió en su demanda y sigue prescindiendo en casación de hacer la comparación en dichos términos, mal puede alegar la mera diferencia de clases para sostener la indebida aplicación de aquel precepto legal.
Finalmente, en lo que se refiere al motivo de casación segundo se reiteran las mismas citas jurisprudenciales y argumentos que ya examinamos al desestimar el correlativo del recurso número 8270/2003, por lo que las razones expuestas en nuestra sentencia de 25 de mayo de 2006 son igualmente extensibles a éste.
Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 7475/2003, interpuesto por "Bilbao Bizkaia Kutxa" contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de junio de 2003 recaída en el recurso número 1261 de 1999. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos : Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
