STS, 9 de Diciembre de 2004

"Frudesa, S.A." e "Iglo Ola B.V." interpusieron ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 1331/1998 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de febrero de 1997, confirmada por la de 13 de mayo de 1998, que concedió la marca número 2.039.980 "Capitán Pescanova" para productos de la clase 29.

En su escrito de demanda, de 6 de abril de 1999, alegaron los hechos y fundamentos de Derecho que consideraron oportunos y suplicaron se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las citadas Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, y en su virtud se declare la definitiva denegación de la marca nº 2.039.980, Capitán Pescanova, clase 29." Por otrosí interesaron el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 10 de mayo de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia que "desestime el recurso y confirme el acto recurrido, toda vez que el mismo es en todo conforme a Derecho".

"Pescanova, S.A." contestó a la demanda con fecha 6 de julio de 1999 y suplicó sentencia "por la que se confirmen los actos registrales recurridos, manteniéndose la inscripción registral de la referida marca".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Sexta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 19 de junio de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto promovido por la Procuradora de los Tribunales Sra. Ortiz Cornago en nombre y representación de las entidades Frudesa, S.A. e Iglo Ola B.V., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas -Ministerio de Industria y Energía- dictada en fecha 20 de febrero de 1997, y contra la dictada en fecha 13 de mayo que confirmó aquélla, por lo que debemos declarar y declaramos la conformidad de la misma con el Ordenamiento Jurídico y, en consecuencia, las confirmamos. No se hace especial pronunciamiento sobre las costas procesales causadas en esta instancia".

Con fecha 22 de enero de 2002 "Unilever N.V." (actual titular de la marca número 2.020.120 "El Capitán de Frudesa") e "Iglo Ola B.V." interpusieron ante esta Sala el presente recurso de casación número 270/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas.

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

"Pescanova, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación íntegra de la sentencia recurrida con condena en costas a la parte recurrente.

Por providencia de 29 de septiembre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 1 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 19 de junio de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Frudesa, S.A." (actualmente sustituida por "Unilever N.V.") e "Iglo Ola B.V." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.039.980 "Capitán Pescanova", para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, en concreto "carne, pescados, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras".

A la inscripción de la marca número 2.039.980 "Capitán Pescanova", solicitada por "Pescanova, S.A.", se habían opuesto "Frudesa, S.A." e "Iglo Ola B.V." en cuanto titulares, respectivamente, de las marcas números 1.593.696 "Capitán Iglo" y 2.020.120 "El Capitán Frudesa", que amparan productos de la misma clase. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la citada prohibición de registro [prevista en el art. 12.1 de la Ley], pues un examen de conjunto de las marcas enfrentadas revela que las mismas son perfectamente diferenciables entre sí en virtud de la presencia en cada una de ellas de sus respectivos distintivos principales Pescanova/Frudesa/Iglo, que son los que concentran la mayor carga expresiva de cada conjunto marcario y los individualizan recíprocamente. Esta es la circunstancia que, precisamente, posibilita la actual convivencia registral de las dos marcas titularidad de las entidades recurrentes que, pese a tener en común la presencia del vocablo Capitán, conviven en el mercado sin provocar riesgo alguno de confusión a los consumidores al incluir sus distintivos Iglo y Frudesa" que permiten determinar, de modo inequívoco, su distinta procedencia empresarial".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"En primer lugar examinaremos la vulneración del artículo 13.d) que se invoca por el actor. Dicho artículo establece la prohibición de registrar los signos o medios que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados.

En primer lugar hay que decir que en aquellos supuestos en que en la marca se incorpora la denominación de la empresa titular y origen de los productos, es esta denominación la que el consumidor atiende para identificar el producto y su origen con independencia de los vocablos añadidos a tal denominación, incluso aunque sean de fantasía, extraños u originales. Ello además se potencia en aquellos casos en que la marca tenga cierta relevancia, ya sea por número de productos o por su aceptación en el mercado.

Por lo tanto, en el caso que nos ocupa resulta imposible tal aprovechamiento por cuanto el consumidor identifica el origen empresarial de la marca solicitada y puede distinguir los productos de cada uno de ellos, ya que la denominación de la empresa se incluye en la marca.

En el presente caso, la marca solicitada no puede aprovecharse del crédito que merezca entre los consumidores la titular de las marcas prioritarias, ya que no pueden confundir una y otra por las razones expuestas. En consecuencia, no cabe apreciar tal motivo de impugnación.

[...] La Sala comparte el criterio de la Oficina en cuanto a la viabilidad del acceso al Registro de la marca en cuestión por los razonamientos expuesto al inicio del presente Fundamento, por cuanto el vocablo 'Capitán' es un concepto genérico que, en materia de productos congelados, bien puede evocar a quien ejerce el mando en los barcos que transportan y preparan la materia prima de tales productos.

Si a dicho vocablo le añadimos la denominación social de la empresa que les fabrica y comercializa, resulta imposible la confusión en el consumidor.

[...] En cuanto a la prohibición del artículo 11.e), en el caso que nos ocupa y teniendo en cuenta los razonamientos expuestos no debe deducirse que la marca solicitada sea contraria a la Ley, al Orden Público y las buenas costumbres por sí misma. Siendo además conforme a la Ley la inscripción de la misma en el Registro."

Antes de analizar los dos motivos en que se articula el presente recurso de casación diremos que esta Sala ha resuelto recientemente otros dos análogos, entablados por una o ambas de las empresas recurrentes, contra sendas sentencias de tribunales de instancia favorables al registro de marcas que contenían denominaciones similares a la aquí impugnada.

En efecto, mediante nuestra sentencia de 18 de noviembre de 2004 (recaída en el recurso de casación número 6296/2001), aun cuando casamos por quebrantamiento de forma la dictada con fecha 13 de septiembre de 2001 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 236/1999, interpuesto por "Unilever, N.V." e "Iglo Ola, B.V.", acto seguido desestimamos dicho recurso y corroboramos la validez de la inscripción de la marca número 2.072.777 "Capitán Nelson" para productos de la clase 29 del Nomenclátor. Y mediante nuestra sentencia de 20 de julio de 2004 (recaída en el recurso de casación número 2213/2001) confirmamos la dictada con fecha 5 de octubre de 2000 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 4213/1997, interpuesto por "Iglo Ola, B.V." contra la inscripción de la marca número 1.986.690 "Capitán Negro", también para productos de la clase 29 del Nomenclátor.

Como quiera que los argumentos de las empresas que recurren en este coinciden en gran parte con los rechazados por dichas dos sentencias, al contenido de éstas nos remitimos también como base argumental de la presente. Anticipamos ya que el juicio de comparación entre los signos enfrentados resulta favorable a la compatibilidad registral de uno y otro.

En el primer motivo de casación se denuncia, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Las recurrentes discrepan del juicio de la Sala de instancia sobre la "imposibilidad del aprovechamiento" (del prestigio de sus marcas) por parte de "Pescanova", sosteniendo que sí concurre tal aprovechamiento ilegítimo.

El motivo no puede ser estimado. Las razonadas consideraciones del tribunal de instancia anteriormente transcritas excluyen de modo tajante que concurran en este supuesto razones para aplicar la prohibición de registro de marcas que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados. La comparación de los términos enfrentados y la circunstancia de que en la nueva denominación se incluya precisamente el nombre de la conocida empresa (Pescanova), que según la Sala de instancia es "titular y origen de los productos", pueden en efecto legitimar la apreciación de dicha Sala al excluir tanto el riesgo de confusión general como su modalidad de riesgo de asociación entre unas empresas y otras.

Si, a juicio de la Sala sentenciadora, la nueva denominación presentada a registro tiene su mayor fuerza distintiva en "Pescanova" y no en el nombre común "Capitán", es razonable concluir que el consumidor no será inducido a error pues precisamente acudirá al término "Pescanova" para identificar el producto y asociarlo a los comercializados por la empresa de este reputado nombre.

Habríamos de mantener dichas consideraciones aunque sólo fuera por aplicación de la doctrina, múltiples veces reiterada, que impide combatir en este género de recursos extraordinarios las apreciaciones de hecho de los tribunales de instancia no susceptibles de control casacional (a salvo supuestos extremos de irrazonabilidad o arbitrariedad). Pero es que, además, coinciden con las que esta misma Sala ha hecho en la ya citada sentencia de 18 de noviembre de 2004 al fallar en cuanto al fondo, tras apreciar el quebrantamiento de forma, el recurso contencioso-administrativo cuya sentencia había sido impugnada en el recurso de casación número 6296/2001.

En efecto, al entrar en el fondo de aquel litigio, una vez casada la sentencia dictada en él por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sostuvimos la compatibilidad de la marca número 2.072.777 "Capitán Nelson", para productos de la clase 29 del Nomenclátor, con las marcas precedentes de una de las empresas hoy recurrentes. Excluíamos también por nuestra parte que, vistas las diferencias entre ambas, concurrieran los requisitos determinantes de la aplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Pues la comparación de "los elementos denominativos que caracterizan la marca aspirante número 2.072.777 'Capitán Nelson' y las marcas obstaculizadoras número 2.020.120 'El capitán de Frudesa' y número 1.593.696 'Capitán Iglo" (gráfica) revela la utilización de un elemento distintivo común en ambas marcas, el vocablo 'Capitán', que se debilita por la adición del término 'Nelson' para identificar a la marca aspirante, que permite apreciar la falta de similitud fonética y conceptual, que propicia que no exista riesgo de confusión en el mercado ni riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común de los productos ofrecidos por las referidas marcas, aunque distingan productos que se distribuyen en la misma área comercial." Doctrina igualmente aplicable a la denominación "Capitán Pescanova" objeto del presente litigio.

Es irrelevante a estos efectos que el término "Capitán" pueda, o no, calificarse en sentido estricto de "genérico". Lo decisivo es que, dado su carácter común, no resulta en absoluto irrazonable afirmar que precisamente la adición de otro u otros vocablos puede individualizar o caracterizar la denominación en su conjunto hasta hacerla perfectamente distinguible de otros signos ya registrados que, en el pasado, hubieran también añadido al mismo término otros vocablos significativos.

En el segundo motivo de casación sostienen las empresas recurrentes que el tribunal de instancia ha vulnerado el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al no considerar que entre sus marcas prioritarias y la marca "Capitán Pescanova" existan las semejanzas suficientes como para aplicar la prohibición relativa de registro contenida en aquel precepto. A su juicio, el hecho de que el vocablo "Capitán" ocupe la primera posición en el conjunto denominativo lo convierte en el elemento de mayor fuerza expresiva, siendo precisamente el "personaje" de un capitán de barco el signo identificador de sus productos que, además, coinciden en su ámbito aplicativo con los de la marca aspirante al registro.

El motivo tampoco puede ser estimado. La apreciación del tribunal de instancia sobre la comparación entre los signos enfrentados, obtenida a partir de la valoración de las pruebas en términos que no pueden calificarse de irracionales o arbitrarios, debe prevalecer en casación frente a la mera discrepancia de la parte actora. Apreciación de la que sin duda puede disentir la parte recurrente, pero sin que ello autorice a fundar un recurso de casación basado en la vulneración de normas legales, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que en los distintivos enfrentados un término tiene mayor fuerza expresiva que otro, y que el contraste entre ambos arroja un resultado proclive a la confusión o asociación entre ambos. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, no es en absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir en sentido favorable a la posibilidad de que coexistan marcas diferenciadas que, incluso para el mismo sector alimentario, incorporen junto al término "Capitán" otros con su carga expresiva propia de modo que logren la capacidad distintiva autónoma del nuevo signo en su conjunto, sin riesgo de confusión ni de asociación con los precedentes.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español