STS 517/2002, 31 de Mayo de 2002

Con fecha 10 de diciembre de 1991 se presentó demanda interpuesta por la compañía mercantil CAVIAR PETROSSIAN S.A. contra las entidades GRUPO MADRID 89 S.L. y PETROSIAM MADRID S.L. solicitando se dictara sentencia por la que: "Primero- Se declare que la denominación "PETROSSIAN" corresponde al Derecho exclusivo de mi representada "CAVIAR PETROSSIAN S.A.", habiendo resultado la actuación de las demandadas una violación de tal Derecho exclusivo.

Que, en virtud de lo anterior:

1. ) Se condene a las demandadas a estar y pasar por la anterior declaración.

2. ) Se condene a la demandada "GRUPO MADRID 89, S.L." a cesar en el uso de la denominación PETROSIAM y que retire tal denominación del local, destinado a cafetería bar, en la calle Amnistía nº 10, en Madrid, y proceda a retirar y destruir todo material que tenga en su poder y/o distribuido distinguido con la denominación PETROSIAM

3. ) A condenar a la demandada "GRUPO MADRID 89, S.L." a indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios causados, cuyo importe debe ajustarse al criterio establecido en el apartado c del punto 2º del artículo 38 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, tal y como se ha establecido en los Fundamentos de Derecho de la presente demanda y cuyo importe también se ha fijado en la cantidad de Cinco millones de pesetas (5.000.000 ptas.-), con independencia de que esta cantidad pueda resultar mayor. El importe definitivo deberá determinarse en ejecución de Sentencia.

4. ) Se condene a la demandada "GRUPO MADRID 89, S.L.", y a la codemandada "PETROSIAM MADRID, S.L.", a la publicación, a su costa, en dos diarios nacionales de gran difusión, de la Sentencia condenatoria.

5. ) A condenar a la codemandada "PETROSIAM MADRID, S.L." a la anulación de la solicitud de el Nombre Comercial nº 155.407, que la citada entidad ha realizado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de Abril de 1990, denominado "PETROSIAM MADRID", y a modificar e inscribir en el Registro Mercantil su denominación social "PETROSIAM MADRID S.L." por otra diferente que no interfiera con los derechos exclusivos de Propiedad Industrial de mi representada. Y se la prohíba usar la denominación "PETROSIAM MADRID", o cualquier otra denomianción que interfiera con los derechos exclusivos de mi representada sobre la denominación "PETROSSIAN" y, asimismo, se la obligue a destruir, si es que lo tuviere, cualquier material distribuido o preparado al efecto, distinguido con la denominación "PETROSIAM MADRID", o con cualquier otra incompatible con el derecho de mi representada sobre la denominación "PETROSSIAN".

6. ) Se condene a la codemandada "PETROSIAM MADRID, S.L.", a indemnizar a mi representada por los daños y perjuicios causados, según los criterios fijados en esta demanda, y por importe de cinco millones de pesetas (5.000.000 Pts.-), con independencia de que esta cantidad pueda, finalmente, resultar mayor. El importe definitivo deberá determinarse en ejecución de Sentencia.

7. ) Se condene a las demandadas al pago de las costas de este procedimiento".

Turnada la demanda al Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid, dando lugar a los autos nº 1525/91 de juicio declarativo ordinario de menor cuantía, y emplazadas las demandadas, éstas comparecieron y contestaron a la demanda solicitando su desestimación.

Recibido el pleito a prueba y seguido por sus trámites, la Ilma. Sra. Magistrada-Juez del mencionado Juzgado dictó sentencia con fecha 11 de mayo de 1994 cuyo Fallo es del siguiente tenor literal: "Que, estimando la demanda deducida por "CAVIAR PETROSSIAM, S.A.", representada por la Procuradora Sra. Ramírez Plaza, contra "GRUPO MADRID 89 S.L.", y PETROSIAN MADRID, S.L.", representadas por el Procurador Sr. García Arribas, debo hacer los siguientes pronunciamientos:

1. - Se declara que la denominación "Petrossian" corresponde al Derecho exclusivo de "Caviar Petrossian S.A."

2. - Se condena a los demandados a estar y pasar por dicha declaración.

3. - Se condena a "Grupo Madrid 89 S.L.", a cesar en el uso de la denominación "Petrosian" y que retire la denominación del local destinado a cafetería -bar, en la Calle Amnistía núm. 10 de Madrid y proceda a retirar y destruir todo material que tenga en su poder y/o distribuido distinguido con la denominación "Petrosian".

4. - Se condena a "Grupo Madrid 89 S.L." a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios causados, cuyo importe se fija en 5.000.000 ptas, sin perjuicio de ulterior liquidación.

5. - Se condena a "Grupo Madrid 89 S.L." y a Petrosian Madrid, S.L." a la publicación, a su costa, en dos diarios nacionales de gran difusión, de la sentencia condenatoria.

6. - Se condena a "Petrossiam Madrid, S.L." a la anulación de la solicitud del nombre comercial núm. 155.407 que la citada entidad ha realizado ante el Registro de la Propiedad Industrial el día 30 de abril de 1990, denominado "Petrosian Madrid" y a modificar a inscribir en el Registro Mercantil su denominación social "Petrossiam Madrid S.L." por otra diferente que no interfiera con los derechos exclusivos de propiedad industrial de la actora y se le prohiba usar la denominación "Petrosian Madrid S.L." o cualquier otra denominación que interfiera con los derechos exclusivos de la actora sobre la denominación "Petrossian" y, asimismo se la obligue a destruir, si es que lo tuviere, cualquier material distribuido o preparado al efecto, distinguido con la denominación "Petrosian Madrid".

7. - Se condena a "Petrosian Madrid" a indemnizar a la actora los daños y perjuicios causados y por importe de 5.000.000 de Ptas., sin perjuicio de ulterior liquidación.

8. - Se condena a los demandados al pago de las costas del procedimiento".

Interpuesto por las demandadas contra dicha sentencia recurso de apelación, que se tramitó con el nº 922/94 de la Sección 14ª de la Audiencia Provincial de Madrid, dicho Tribunal dictó sentencia en fecha 22 de octubre de 1996 desestimando el recurso, confirmando la sentencia apelada e imponiendo las costas a las apelantes.

Anunciado recurso de casación por las codemandadas-apelantes contra la sentencia de apelación, el Tribunal de instancia lo tuvo por preparado y dicha parte, representada por la Procuradora Dª Alicia Martínez Villoslada, lo interpuso ante esta Sala articulándolo en cuatro motivos formulados al amparo del ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881: el primero por infracción del art. 77 en relación con los arts. 82 y 83, todos de la Ley de Marcas, y de la jurisprudencia; el segundo por infracción de los arts. 35, 36, 37 y 38 de la misma Ley y de la jurisprudencia; el tercero por infracción de los arts. 360 LEC de 1881 y 38.3 de la Ley de Marcas y de la jurisprudencia; y el cuarto por infracción de la doctrina jurisprudencial sobre el enriquecimiento injusto.

Personada la actora como recurrida por medio de la Procuradora Dª Amparo Ramírez Plaza, evacuado por el Ministerio Fiscal el trámite del art. 1709 LEC con la fórmula de "visto" y admitido el recurso por Auto de 30 de junio de 1997, la mencionada parte recurrida presentó su escrito de impugnación solicitando se declarase no haber lugar al recurso y se impusieran las costas a la parte recurrente con pérdida del depósito constituido.

Por Providencia de 12 de marzo del corriente año se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 16 de mayo siguiente, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. FRANCISCO MARÍN CASTÁN

El conflicto que originó el proceso causante de este recurso de casación tiene, en cuanto a los hechos, una delimitación en sí misma sencilla: la prohibición de utilizar la denominación "Petrosiam" en un local abierto al público en Madrid para cafetería-bar y la de registrar el nombre comercial "Petrosiam Madrid" por perjudicar los derechos de la actora como titular de la marca internacional "Petrossian" concedida para distinguir diversos productos y servicios, entre ellos los de hostelería y restauración. En su demanda, además, la actora solicitó contra cada una de las dos entidades demandadas (una como titular de la actividad desarrollada en el local y la otra como solicitante del indicado nombre comercial) una indemnización de cinco millones de pesetas, "con independencia de que esta cantidad pueda resultar mayor", optando por el criterio de la letra c) del art. 38.2 de la Ley de Marcas de 1988, es decir, el precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia.

Al contestar a la demanda las entidades demandadas justificaron documentalmente haber eliminado ya por completo la denominación "Petrosiam" del local abierto al público, tanto en el exterior como en ceniceros, vasos, platos, posavasos y cualesquiera otros útiles o accesorios, y haber renunciado a la solicitud del nombre comercial "Petrosiam Madrid", conducta que invocaban como demostrativa de su buena fe.

La sentencia de primera instancia estimó la demanda por apreciar tanto violación de los derechos de propiedad industrial de la actora como competencia desleal de las demandadas con arreglo al artículo 6 de la Ley 3/1991, y además de declarar el derecho exclusivo de la demandante a la denominación "Petrossian", condenó a cada una de las demandadas a indemnizar a aquélla en cinco millones de pesetas "sin perjuicio de ulterior liquidación".

Interpuesto recurso de apelación por las dos entidades demandadas, el tribunal de segunda instancia lo desestimó y confirmó la sentencia impugnada aceptando sus fundamentos jurídicos en cuanto no se opusieran a los propios. Entre estos últimos destaca, en el cuarto, la aplicación del artículo 78.4 en relación con los artículos 35, 36 y 12 de la Ley de Marcas de 1988, en tanto la confirmación del pronunciamiento indemnizatorio se razona, en el fundamento jurídico quinto, mediante la cita del art. 38.2 c) de la misma Ley, si bien con el matiz de que "en ausencia de dato alguno sobre concesión de licencias, admitiéndose la cuantía de cinco millones apuntada en el suplico de la demanda, se considera procedente considerarla como máxime a los efectos de la liquidación a practicar en periodo de ejecución de sentencia, según se pidió".

Contra la sentencia de apelación han recurrido en casación las dos entidades demandadas mediante cuatro motivos amparados en el ordinal 4º del art. 1692 LEC de 1881.

Antes de entrar en el examen de los motivos del recurso conviene transcribir la declaración de hechos probados contenida en el fundamento jurídico segundo la sentencia impugnada, que reza literalmente así: "A) La entidad actora "Caviar Petrossian S.A.", es titular de la marca internacional en vigor nº 425.498, obtenida el 18 de Noviembre de 1.977 (B.O.P.I de 1 de Junio de 1.978), para distinguir productos y servicios de la más diversa índole del nomenclator, entre ellos la Clase 42, referente a servicios de hostelería y restauración. B) Las entidades demandadas "Grupo Madrid 89 S.L." y "Petrosiam Madrid S.L.", constituidas por escritura pública respectiva de 21 de Febrero de 1.989, y de 28 de Diciembre de 1.989, inscritas en el Registro Mercantil, al menos desde mediados de 1.990, vinieron explotando un negocio de cafetería-bar en la calle de Amnistía 10 de esta Capital, con el rótulo o denominación de "Petrosiam", teniendo formulada ante el Registro de la Propiedad Industrial solicitud de fecha 30 de Abril de 1.990, Número 155.407, de Nombre Comercial para la denominación "Petrosiam Madrid" y la actividad de Café-Bar, en trámite según consta por certificación de dicho Registro de 9 de Septiembre de 1.991. C) En Abril de 1.990, la entidad actora interesa de las demandadas por carta dirigida al establecimiento, el cese en el uso de la denominación "Petrosiam" que figura en el rótulo principal del local así como en sus puertas y ventanales, petición que se reitera sucesivamente, figurando en autos un documento suscrito por "Grupo Madrid 89 S.L." al 19 de Julio de 1.990, en el que reconociéndose el derecho de propiedad de la Compañía "Caviar Petrossian S.A." respecto de la marca internacional "Petrossian" se compromete al cese en el uso de la denominación "Petrosiam" y a modificar el nombre de la cafetería. D) Con fecha 22 de Mayo de 1.991, se levanta acta notarial en la que por el Sr. Notario en diligencia extendida con el Encargado, se comprueba que el Bar-Cafetería que funciona en Amnistía 10, de Madrid, tiene la denominación de "Petrosiam" destacando de manera prominente no solo en el rótulo del establecimiento sino también en los cristales de las puertas y ventanas de que está dotado el local, denominación que figura también en las servilletas de papel, cerillas y ticket de facturación. E) Con base en lo anterior, se formuló la demanda iniciadora de la litis, tras lo cual los demandados, han renunciado ante el Registro de la Propiedad Industrial a la denominación "Petrosiam" que bajo el número 155.407 tenían solicitada, sustituyéndola por la de "Amnistía", pasando a figurar en el rótulo y en los utensilios de la Cafeteria-bar de que se trata".

Esta declaración aparece complementada en el fundamento jurídico cuarto de la misma sentencia al señalar que en la explotación del bar-cafetería hubo aprovechamiento del prestigio de la marca internacional sin permiso de su titular, así como que no fue "producto de la casualidad la adopción del nombre comercial en cuestión" y, en fin, que incluso en el ámbito de las publicaciones periódicas relacionadas con la gastronomía y restauración la actividad de las demandadas había originado errores y confusiones de identidad en relación con los servicios y productos amparados por la marca de la demandante.

El motivo primero del recurso, fundado en infracción del artículo 77 en relación con los artículos 82 y 83, todos de la Ley de marcas de 1988, y de la jurisprudencia, aparece orientado a una desestimación total de la demanda y su tesis central consiste en que como la parte actora no ha usado el nombre comercial mediante la explotación de un establecimiento "Petrossian" en España, carece de amparo según el citado art. 77 en cuanto éste impone, para gozar de la protección del Convenio de la Unión de París, dicho requisito del uso. Este argumento central se completa aduciendo, de un lado, que lo realmente usado por las demandadas no fue más que un simple rótulo de establecimiento, a registrar para término o términos municipales concretos según el art. 83 de la citada Ley de Marcas, sin que la actora lo tuviese registrado para Madrid ni lo hubiera usado en esta capital; y de otro, que la semejanza parcial entre "Petrossian" y "Petrosiam Madrid" debería de atemperarse al coincidir el rótulo con la razón social de la sociedad limitada demandada, según la sentencia de esta Sala de 4 de mayo de 1994.

Semejante planteamiento, sin embargo, no puede ser acogido. Para desestimarlo bastaría con recordar que la sentencia que se cita, por ser solamente una, no constituye jurisprudencia con arreglo al art. 1.6 CC, así como que versa sobre un conflicto diferente del aquí examinado y, en fin, que la verdadera doctrina de esta Sala sobre la cuestión que el motivo quiere plantear es radicalmente opuesta a su tesis, porque su sentido es precisamente el de minimizar, hasta casi eliminarlo, el requisito del uso en España del nombre comercial como condición para su protección cuando sea la denominación o razón social de su titular, bastando entonces su utilización antecedente en el país de origen que a su vez sea signatario del Convenio de la Unión de París (SSTS 29-2-00 en recurso 1575/95 y 21-7-00 en recurso 2539/95, ambas con cita de la STS 3-2-87).

No obstante, también si se prescindiera de lo antedicho el motivo habría de ser desestimado, ya que su tesis central adolece de un patente reduccionismo tendente a alterar los verdaderos términos del conflicto desplazándolo hacia una cuestión menor cual sería la de los rótulos de establecimiento cuando, en realidad, el verdadero conflicto surge de la utilización de una marca internacional y de prestigio inscrita en su día en el Registro de la Propiedad Industrial español para distinguir, además de una gran diversidad de productos gastronómicos, servicios de hostelería y restauración, es decir, los mismos que se prestaban en la cafetería-bar de Madrid, de suerte que la jurisprudencia de esta Sala verdaderamente aplicable al caso sería la de las SSTS 15-10-92 y 14-10-93 sobre correlación entre marca, nombre y rótulo.

De ahí que tan correcta fuera la aplicación del artículo 78.4, la cita del artículo 12, ambos de la Ley de Marcas de 1988, y el reproche de competencia desleal a las demandadas en la sentencia impugnada como significativo es el silencio del recurso acerca de dichos preceptos. Y es que, como con reiteración viene declarando esta Sala y con toda claridad permite advertir la evolución de nuestro ordenamiento en materia de marcas, publicidad y competencia desleal, más todavía con el último paso constituido por la nueva Ley de Marcas 17/2001, lo decisivo no es tanto el interés de los empresarios como la protección del consumidor (SSTS 31-12-96 en recurso 1060/93, 28-9-01 en recurso 1881/96 y 13-5-02 en recurso 3473/96, entre otras), sujeto protegido que en el caso examinado sin duda era inducido a error en cuanto el local sito en Madrid aparentaba estar avalado por el prestigio de una marca caracterizada por la alta categoría de sus establecimientos abiertos en muy importantes ciudades de Europa y Estados Unidos, hasta el punto de que, como se declara probado en la sentencia impugnada y consta documentalmente en las actuaciones, incluso la prensa española asoció el local de Madrid a los que la entidad titular de la marca tenía en París o Nueva York.

Los motivos segundo y tercero, fundados en infracción de los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Marcas de 1988 y de la jurisprudencia representada por las sentencias de 25-11-94, 6-3-95, 21-5-94, 19-10-94, 21-4-92 y 28-11-89 (motivo segundo) y en infracción de los artículos 360 de la LEC de 1881 y 38.3 de la misma Ley de Marcas y de la jurisprudencia contenida en las sentencias de 25-11-94, 21-4-92 y 4-7-95, pueden ser examinados conjuntamente porque ambos combaten el pronunciamiento indemnizatorio de la sentencia recurrida desde un doble argumento: de un lado, la absoluta falta de prueba de daños y perjuicios causados a la actora; y de otro, la falta de base de la indemnización fijada en la sentencia en función del criterio elegido por la demandante, toda vez que si se desconoce por completo el precio de la licencia no se dispone de los elementos de juicio mínimos ni para esa indemnización de cinco millones de pesetas ni para ninguna otra.

Pues bien, ambos motivos tienen que ser estimados. Si ya el pronunciamiento aquí impugnado es de por sí poco coherente, porque la concreción cuantitativa en cinco millones de pesetas resulta difícilmente compatible con la salvedad "sin perjuicio de ulterior liquidación", por más que el tribunal de apelación matizara tal pronunciamiento en la fundamentación jurídica de su sentencia razonando que dicha cuantía habría de considerarse como máxima, lo decisivo para estimar los dos motivos examinados es que la parte demandante no acertó al optar por el criterio del precio de la licencia, ya que, según afirma ella misma al impugnar el recurso de casación, su política mercantil consiste en controlar directamente los locales "Petrossian", sin conceder por tanto licencias. De aquí que la suma de cinco millones de pesetas propuesta en la demanda y tan dubitativamente acogida por la sentencia impugnada no merezca otro calificativo que el de arbitraria, como arbitraria sería igualmente cualquier otra cifra ante una ausencia total de datos al respecto que no puede suplirse en fase de ejecución porque la propia política comercial de la actora mantenida durante años siempre impediría fijar cualquier suma con un criterio mínimamente fiable.

En consecuencia, por más que en general esta Sala tienda a apreciar la causación de daños y perjuicios como inherente a las infracciones en materia de propiedad industrial y competencia desleal (así, SSTS 10-10-01 en recurso 1843/96 y 7-12-01 en recurso 2483/96), en este caso debe prevalecer el criterio de no apreciar esos daños y perjuicios (STS 20-2-01 en recurso 361/96) dada la equivocada opción de la demandante y su total falta de actividad alegatoria y probatoria en orden a cualquier otro criterio aplicable, omisiones insalvables en ausencia de un precepto equivalente al art. 43 de la nueva Ley de Marcas 17/01.

La estimación de los motivos segundo y tercero elimina la necesidad de examinar el cuarto y último, orientado a reducir a una sola las dos indemnizaciones de cinco millones de pesetas, y determina la casación parcial de la sentencia impugnada para, en aplicación del art. 1715.1-3º LEC de 1881, dejar sin efecto sus pronunciamientos indemnizatorios.

Conforme al art. 1715.2 LEC de 1881 en relación con sus arts. 523 y 710, las costas de ambas instancias no deben imponerse especialmente a ninguna de las partes, dado que la demanda se estima sólo parcialmente y el recurso de apelación de las demandadas tenía que haber prosperado en parte, sin que por tanto procediera la confirmación de la sentencia apelada, y la misma solución ha de acordarse en cuanto a las costas del recurso de casación.

Como se desprende del art. 1703 en relación con el art. 1715.3, ambos de la LEC de 1881, el depósito constituido debe ser devuelto a la parte recurrente.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español