STS, 2 de Noviembre de 2004

Con fecha 23 de febrero de 2001 la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 4ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Estimamos el recurso deducido por la representación procesal de don Luis María contra el acto a que el mismo se contrae, acto que anulamos declarando el derecho de la parte recurrente a la inscripción que dicho acto deniega. Sin costas ".-

Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad MIQUEL ALIMENTACIO GRUP, S.A., a través de su Procurador Sr. UNGRIA LOPEZ, que lo formalizó por escrito en base a dos motivos de casación, ambos al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de la jurisprudencia aplicable al caso y del artículo 24.1 de la Constitución española, el primero, y el segundo, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase que debía mantenerse la denegación de la marca número 1.968.120 " GOURMET DE ELITE " si bien, debido a la incompatibilidad de dicha marca con la oponente, propiedad de la recurrente, número 348.024, " GOURMET " .-

Mediante providencia de fecha 4 de junio de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 20 de octubre de 2004, en que han tenido lugar dichos actos procesales.-

En 29 de Mayo de 1.995, se solicitó de la Oficina Española de Patentes y Marcas, el registro de la marca denominativa GOURMET DE ELITE, a la que correspondió el número 1.968.120, para distinguir productos de la Clase 29 del Nomenclátor Internacional, "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, gelatinas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas". Se opusieron al registro la hoy recurrente en casación, como titular de la marca GOURMET, número 348.024, (concedida en 28 de Julio de 1.959), para productos de la misma Clase, así como el titular de la marca denominativa GURMET, número 237.573, para las Clases 29 y 30 del Nomenclátor.

La Oficina Española de Patentes y Marcas, que había señalado de oficio la posible inclusión de la marca solicitada en el ámbito de la prohibición del artículo 11.1.c) de la Ley de Marcas en relación con el artículo 1º de la propia Ley, dictó Resolución con fecha 21 de Octubre de 1.996 denegando el registro de la marca solicitada por incurrir en la prohibición señalada de oficio, porque el distintivo estaba formado por términos genéricos, no reivindicable a título privativo, sin que, en cambio tuviera en cuenta las marcas opuestas. Recurrida en vía administrativa por el solicitante, la mercantil ahora recurrente se opuso al recurso ordinario aunque la Resolución administrativa había sido denegatoria - por ello favorable a sus intereses - insistiendo en su argumentación sobre la identidad de las marcas, tanto en su aspecto fonético como aplicativo. La denegación fue confirmada por la Resolución de 22 de Abril de 1.997, manteniendo el mismo fundamento - incurrir en la prohibición del artículo 11.1.c) en relación con el artículo 1º de la Ley de Marcas -.

Contra esta Resolución se interpuso recurso contencioso-administrativo por el solicitante de la marca, en cuyo recurso compareció como coadyuvante la mercantil ahora recurrente en casación, oponiéndose a la concesión de la marca solicitada, pues aún poniendo de relieve la capacidad distintiva de las denominación utilizada, insistía en la incompatibilidad fonética y gráfica, tal como se apreciaba con una visión de conjunto de ambas marcas, la solicitada y la oponente, integrándose el elemento distintivo de aquélla en ésta, por lo que dada la extrema identidad de ambas marcas y la aplicación a los mismos productos, debía ser desestimado el recurso contencioso-administrativo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 4ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la que había correspondido el conocimiento del recurso, dictó sentencia con fecha 23 de Febrero de 2.001 estimándolo, argumentando como base de su decisión, lo siguiente:

[...] " Por otra parte, en calidad de codemandada, comparece la titular de la marca GOURMET que distingue productos similares y que ya se opuso a la inscripción de la rechazada durante el procedimiento administrativo si bien no impugnó el acto de denegación de aquélla que no tuvo en cuenta la oposición formulada. Ahora pretende que al margen del motivo de rechazo que consta en el acto impugnado la Sala añada el de la incompatibilidad con la marca de la que es titular ".

[...] " En relación con la pretensión de la codemandada, la misma ha de ser declarada inadmisible puesto que no impugnó en calidad de demandante el acto que ahora pretende modificar deviniendo aquél firme y consentido. Por lo que afecta al fondo del asunto planteado, dos son los argumentos que han de centrar las consideraciones de la presente sentencia. Por un lado se trata de dilucidar si puede considerarse genérica la marca pretendida y por otro, como adjetivación del anterior, si vulnera los términos concretos del desarrollo de la genericidad que contempla el art. 11.1.c) de la Ley de Marcas ".

[...] " Con relación al primero de los problemas planteados la Sala no considera que la marca pueda ser imputada de una abstracta generidad por ésta ha de examinarse, como la Sala ha declarado en numerosas ocasiones, en relación con los productos protegidos. No cree la Sala que el término GOURMET DE ELITE sea predicable ni de un ave, bóvido, ovino, peces, crustáceos o conserva vegetal por referirnos a algunos de los protegidos. No hay, por tanto, género alguno referente a dichos productos que sea utilizado por la marca denegada. Resta examinar el argumento de la genericidad indirecta que utiliza el acto recurrido cuando dice que se trata de distinguir el tipo de público al que se dirigen los productos. Tampoco puede mostrar la Sala su aquiescencia a semejante razonamiento. En primer lugar, porque la marca pretendida no es, estrictamente, un tipo de público. Son denominaciones de fantasía de cierta sofisticación dentro de su uso extendido que no pueden tener otro significado sino el de emplear un referente de calidad. Tal argumentación sería equiparable a denegar marcas porque al introducir el término, por ejemplo, ROYAL pretenderían dirigirse a los miembros de una familia real, consecuencia que nadie pretende y que tampoco muchos interpretan. Por otra parte difícilmente puede decirse que la venta o producción de un pollo, una manzana, un bote de judías, un litro de leche o una mermelada de fresa, que son, entre muchos, los productos protegidos , se definan porque se destinen a un público especialmente selecto y ello sin perjuicio de que, como es natural, los adquieren tanto los que pretenden ostentar esta consideración como los que no hayan recapacitado sobre la concurrencia de la misma. Por último, la propia realidad de los hechos abona la conclusión estimatoria pues como expone la demanda, son numerosos los ejemplos de marcas GOURMET con objetivos similares ( entre otras las de titularidad del codemandado ), sin que el acto recurrido razone sobre los motivos de tan diferente tratamiento ".

Disconforme con la expresada sentencia se interpone este recurso de casación, articulándose un primer motivo formulado al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley de la Jurisdicción, en el que se aduce la infracción de la jurisprudencia que cita de esta Sala - sentencias de 31 de Marzo de 1.971, 28 de Octubre de 1.974 y 12 de Marzo de 1.987 -, según la cual resultaría contrario al artículo 24 de la Constitución privar al coadyuvante que apoya el mantenimiento de una resolución, y que por ello no la impugnó en vía administrativa, de poder formular alegaciones en el recurso contencioso administrativo posterior contra la motivación, contraria a sus intereses, de tal resolución -pese a que el sentido denegatorio de ésta fuese favorable a tales intereses -.

Tiene razón la parte actora en la alegación formulada en el motivo de casación, en el sentido de que su posición como coadyuvante le legitimaba para pretender el mantenimiento de las Resoluciones administrativas denegatorias de 21 de Octubre de 1.996 y 22 de Abril de 1.997, en defensa de la prioridad registral de su propia marca.

En efecto, la actuación procesal de la ahora recurrente ha sido de todo punto irreprochable. La denegación de la posibilidad de sostener en el recurso contencioso administrativo previo la defensa de la prioridad de su marca frente a la solicitud de registro efectuada en 29 de Mayo de 1.995, para la marca GOURMET DE ELITE, en Clase 29ª del Nomenclátor internacional, es contraria a la jurisprudencia de este Tribunal y constituye una denegación de justicia vulneradora del derecho a la tutela judicial efectiva garantizado en el artículo 24.1 de la Constitución. Así, tal como efectivamente se recoge en la jurisprudencia alegada por la parte actora, referida específicamente al registro de marcas, es preciso afirmar la capacidad de sostener en vía judicial el mantenimiento de una resolución administrativa favorable a sus intereses pese a no haberla impugnado en vía administrativa. Dicha jurisprudencia viene a ser, en definitiva, una interpretación acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de la legitimación regulada en el artículo 19 de la Ley de la Jurisdicción y que resulta imprescindible para la defensa de los derechos e intereses legítimos de los sujetos enumerados en dicho precepto.

No se puede exigir a alguien que ha resultado favorecido por una resolución administrativa que la impugne por discrepar del fundamento de dicha resolución, puesto que lo que resulta susceptible de recurso ordinario, según los artículos 107.1 y 114.1 de la Ley 30/92 es la propia resolución administrativa, y por los motivos de nulidad y anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63, según prescribe el artículo 115, todos ellos de la propia Ley. De ninguno de dichos preceptos se deriva la previsión de impugnación de una resolución exclusivamente encaminada a la modificación de sus fundamentos. En particular en el Derecho de Marcas, lo que resulta susceptible de recurso ordinario es la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas que admite o deniega el registro de una marca, no tanto los fundamentos en los que se ha basado el citado órgano administrativo.

En el caso de autos, además, la parte actora, como ya dejamos consignado, estuvo presente en todo el procedimiento administrativo en defensa de sus intereses. Se opuso con su marca prioritaria a la concesión de la marca solicitada, y si bien no interpuso recurso ordinario contra la subsiguiente Resolución administrativa de 21 de Octubre de 1.996, fue porque resultaba favorable a sus intereses, puesto que era denegatoria según había solicitado, aunque se fundase en razones distintas a las alegadas por ella. Pero es que, además, se opuso mediante escrito al recurso ordinario formulado por la entidad solicitante, en defensa del mantenimiento de la denegación y con base en la prioridad de su propia marca. Ya en fase judicial, la actora también se personó en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la titular de la marca aspirante, haciéndolo en el concepto específico de coadyuvante de la Administración - actuación perfectamente posible en la entonces aplicable Ley Jurisdiccional de 1.956 - y volvió a argumentar en favor de la denegación del petitum de la demandante con iguales fundamentos que en vía administrativa. Negarle la capacidad para oponerse a la demanda en defensa de sus propios intereses, esto es, de la prioridad de sus propias marcas, no resulta compatible con un entendimiento del recurso contencioso administrativo conforme al derecho constitucional garantizado por el artículo 24 de la Constitución, sino que supone una denegación de justicia.

Cuanto acabamos de expresar no son sino los razonamientos que esta Sala acaba de hacer en la sentencia de 15 de Octubre pasado, dictada en el Recurso de Casación número 4.366/2.001, para estimar un motivo de casación idéntico al ahora articulado y propuesto por la propia recurrente, y como esos razonamientos son enteramente aplicables al supuesto de autos en cuanto también concurren sus presupuestos de aplicación, hemos de mantenerlos, siguiendo, además, la jurisprudencia anterior de ésta Sala que denunciaba infringida el motivo de casación formulado.

Estimado el motivo de casación, sin necesidad ya de entrar en el examen del otro motivo formulado - al amparo del propio apartado d), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional por haber infringido la sentencia de instancia la norma del artículo 12.1.a), de la Ley de Marcas, por entender que eran incompatibles la marca solicitada con la prioritaria oponente, dada la acusada semejanza existente entre ambas denominaciones y la identidad de productos a que se aplican, con riesgo de confusión en el consumidor y especialmente de asociación ideal en una titularidad común que no existe en realidad en el mercado - y casada la Sentencia recurrida debemos resolver el litigio en los términos que aparecía planteado el debate, según dispone el artículo 95.2.d) de la Ley de la Jurisdicción.

Pues bien, ello nos lleva a decidir si la marca GOURMET DE ELITE, denegada por la Resoluciones de 21 de Octubre de 1.996 y 22 de Abril de 1.997 de la Oficina Española de Patentes y Marcas, en primer término, incurre o no en la prohibición absoluta del artículo 11.1.c), de la Ley 32/1.988, de 10 de Noviembre, de Marcas, (" No podrán registrarse como marcas, además de los signos o medios que no puedan constituir marca conforme al artículo 1º de la presente Ley, los siguientes: Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o del servicio") y, en segundo lugar, si es o no compatible con la opuesta por la mercantil recurrente que se opuso tanto en vía administrativa como judicial, a tenor de lo dispuesto en el artículo 12.1.a), de la propia Ley (" No podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) Que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior").

Pues bien, en relación con el primer extremo esta Sala comparte íntegramente las razones expresadas en el Fundamento Jurídico Tercero de la sentencia de instancia y de que antes se dejó hecha transcripción literal. Además, lo allí expuesto no es sino aplicación de la propia doctrina establecida ya por esta Sala en la sentencia de 13 de Mayo de 1.996, en la que también estaba en juego la aplicación obstativa a otro registro de la propia marca hoy oponente - la denominativa GOURMET, número 348.024, para distinguir los mismos productos alimenticios de la Clase 29 del Nomenclátor -. En esa sentencia dijimos que " el término gourmet es un vocablo francés y por tanto de fantasía en español que se relaciona, entre consumidores cultos, con la gastronomía y que no es por tanto apropiable. De hecho ya ha tenido acceso al Registro para distinguir los mismos productos (marca 237.573) con la denominación españolizada "GURMET", como tampoco puede considerarse genérico ese término no solo porque al ser extranjero no se conoce su significado en español, sino porque para quienes lo conocen no representa una característica del producto alimenticio sino un calificativo relativo a los conocimientos en materia de alimentos y bebidas de la persona que lo consume ("gastrónomo") ... el elemento denominativo "gourmet" no es genérico, sino un término común de una lengua extranjera y por tanto inapropiable".

Aún, a mayor abundamiento, y con ello entramos en la incompatibilidad denunciada de las marcas, es de observar que en la marca solicitada no se emplea sólo el término GOURMET, sino que la comparación ha de efectuarse entre GOURMET y GOURMET DE ELITE.

La prohibición relativa establecida en el alegado artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, que se dice infringido, requiere un doble elemento para que opere: a), que el nuevo signo resulte idéntico o semejante, desde el punto de vista fonético, gráfico o conceptual, con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado; y b), que el nuevo signo trate de distinguir productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada en el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada) basta que no se de una de esas dos circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al registro de la marca solicitada; lo cual quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo lugar, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.

Cierto es que ambas marcas se encuentran incluidas en el mismo epígrafe del Nomenclátor, por consiguiente, en principio, tienen el mismo ámbito aplicativo. Pero si examinamos la composición de las marcas, observamos que existe una notable diferencia y son los términos DE ELITE que aparecen en la pretendida. Y aunque no sea posible establecer criterios absolutos en la comparación de las marcas, por la propia casuística que impera en la materia, sí puede afirmarse que el criterio general imperante por corresponder como hemos dicho "al flash de mensaje" (sentencia de 14 de Octubre pasado) es el de que debe realizarse una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de ellas, sin descomponer la afinidad fonética y, en su caso, gráfica o conceptual donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, ya que es esa impresión global la que constituye el impacto verbal y visual inescindible y cuyo eventual parecido podría producir la confusión que trata de prevenir la Ley, de tal forma que el todo prevalezca sobre las partes o factores componentes, sin perjuicio de que se subraye, en su caso, la mayor relevancia de algún elemento y el peso que el mismo elemento pueda tener en el conjunto denominativo.

Por ello, aún extremando el rigor comparativo entre los signos, al referirse a productos incluidos en el mismo epígrafe del Nomenclátor, no puede afirmarse como sostiene la recurrente, que pueda producirse ni la confusión que predica ni la asociación ideal que pretende. Pues no cabe la menor duda de la diferente estructura denominativa entre las marcas comparadas, en cuanto una se compone de un solo elemento y la otra de tres, y si bien el primero es idéntico, en cuanto no es apropiable, como ya expusimos, el factor tópico también disminuye su relevancia, pues, en definitiva, se construye un conjunto radicalmente diverso y con una composición estructural distinta. Y es el segundo elemento integrado por dos palabras el que adquiere un rango cualificado - quizás en este caso nunca mejor empleado - dada la inapropiabilidad del primer elemento, para determinar la existencia de diferencias entre las marcas.

Por todo ello, el recurso contencioso administrativo ha de ser estimado, como en definitiva, hizo la sentencia de instancia, aunque hayamos añadido el examen de la otra cuestión planteada respecto de la compatibilidad o no de las marcas enfrentadas. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso de casación, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.

Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,

Estimar el presente recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la mercantil Miquel Alimentacio Grup, S.A., contra la sentencia dictada con fecha 23 de Febrero de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 1.493/1997, que casamos y anulamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo antes expresado interpuesto por la representación procesal de Don Luis María contra las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 21 de Octubre de 1.996 y 22 de Abril de 1.997, desestimatoria ésta del recurso ordinario interpuesto, por no conformes a derecho en cuanto denegaron el registro de la marca solicitada número 1.968.120, para la Clase 29 del Nomenclátor internacional, marca por tanto cuya inscripción se concede.

Cada parte satisfará las costas de este recurso de casación, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.