STS, 18 de Marzo de 2009
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2009:1158 |
| Número de Recurso | 463/2007 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 18 de Marzo de 2009 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de marzo de dos mil nueve
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 463/2007 interpuesto por CIMS DE PORRERA, S.L., representada por el procurador D. Felipe Juanas Blanco, contra la sentencia dictada con fecha 14 de diciembre de 2006, por la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 1008/2003, sobre denegación de la concesión de la marca número 2.441.190 "Solanes"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por el Abogado del Estado y el BALNEARIO Y AGUAS DE SOLAN DE CABRAS, S.L. representada por el procurador D. Victorio Venturini Medina.
"Cims de Porrera S.L." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 1008/03 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de Julio de 2003 que, al revocar el precedente de 7 de noviembre de 2002, denegó finalmente la inscripción de la marca número 2.441.190, "Solanes" para productos de la clase 33.
En su escrito de demanda, de 16 de abril de 2004, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando la demanda, revocando el acuerdo recurrido en todas sus partes y ordenando la concesión de la referida Marca". Por otrosi solicitó el recibimiento a prueba.
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de mayo de 2004, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que se desestime el recurso interpuesto".
Dª Araceli García Gómez, Procuradora en representación de Balneario y Aguas de Solán de Cabras, S.A., contestó a la demanda por escrito de 22 de junio de 2004, en el que después de alegar los hechos y fundamentos que consideró oportunos, suplicó a la Sala dictase sentencia "con desestimación de la demanda, confirme la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 11 de Julio de 2003, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 1 de Mayo de 2002, y se deniegue definitiva y expresamente la inscripción de la marca solicitada nº 2.441.190 SOLANES, en clase 33, con todo lo demás que sea de Ley de proceda en Derecho". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.
No habiéndose recibido el pleito a prueba por auto de fecha 8 de julio de 2004, y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 14 de diciembre de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO; Primero.- Desestimar el presente recurso y, en consecuencia, confirmar la resolución impugnada por ser conforme a derecho. SEGUNDO.- No efectuar atribución de costas".
Con fecha 5 de marzo de 2007, "Cims de Porrera, S.L." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 463/2007 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo único: "Autorizado por el artículo 88.1 d) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, consistente en infracción por la sentencia recurrida del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de Noviembre, y de Jurisprudencia de ese Tribunal Supremo recaída en materia de comparación de Marcas".
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.
El Procurador D. Victorio Venturini Medina, en representación de Balneario y Aguas de Solan de Cabras, S.L., presentó igualmente escrito de oposición y suplicó que se dicte sentencia por la que se declare no haber lugar a dicho recurso y confirme íntegramente la sentencia recurrida y con ella las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que acordaron la denegación del registro de la marca, con expresa imposición al recurrente de las costas.
Por providencia de 16 de Diciembre de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 11 de Marzo de 2009, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 14 de diciembre de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo número 1008/2003 interpuesto por "Cims de Porrera, S.L." contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de julio de 2003 que, al revocar el precedente de 7 de noviembre de 2002, denegó finalmente la inscripción de la marca número 2.441.190, "Solanes" para productos de la clase 33, en concreto "vinos".
A la inscripción de la marca número 2.441.190, solicitada por Cims de Porrera, S.L., se había opuesto "Balneario y Aguas de Solan de Cabras, S.A". en cuanto titular de la marca número 1.808.349, que ampara "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Esta, a su vez, había estimado que "[...] la aplicación al presente caso de estas pautas legales lleva a la conclusión de que concurren en él los presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 citado, por existir entre los distintivos enfrentados: marca solicitada, nº M2441190, "Solanes", denominativa, clase 33 "vinos" y marca recurrente, nº M1808349, "Solan", denominativa, clase 33 "bebidas alcohólicas (excepto cervezas)", una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos. En efecto, ante la identidad de campos aplicativos el análisis comparativo de los signos debe seguir criterios más rigurosos; así consideramos que entre los signos en litigio existen semejanzas fonéticas, denominativas y conceptuales, que pueden generar un riesgo de confusión."
Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:
"[...] El Tribunal comparte este razonamiento [de la Oficina Española] que se extrae de la interpretación del art. 12.1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que regula la prohibición de registro de marcas por incompatibilidad con otros signos anteriores, llegando a la conclusión que en nuestro ordenamiento jurídico no pueden acceder al registro de tales signos distintivos que, por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con otro nombre comercial, marca o rótulo de establecimiento anteriormente solicitado o ya registrado para designar productos, servicios o actividades idénticas o similares, puedan inducir a confusión en el mercado.
[...] A tenor de lo expuesto convine analizar si se produce la concurrencia de los dos requisitos contemplados, denominativo y aplicativo, para apreciar la prohibición del artículo 12.1 de la Ley : en primer lugar, la semejanza o parecido entre la marca solicitada y la marca reconocida como prioritaria; en segundo lugar, la coincidencia en cuanto a su ámbito de aplicación de forma que su coexistencia en el mercado pueda inducir a error o confusión a los consumidores.
En cuanto al primero de los requisitos, se da una similitud fonética y gramatical entre la marca interesada y las marca oponente que puede calificarse de clara y evidente, al no apreciarse diferencias importantes, «Solanes», marca solicitada, y «Solan», ambas denominativas, sin que la circunstancia de que la palabra en que consiste la marca denegada contenga la terminación "- es"; ya que se trata del plural de la prioritaria, sin añadir elemento significativo alguno.
Pues bien, siguiendo la doctrina jurisprudencial, aún cuando se diera una similitud gráfica o fonética, tal como aquí ocurre, por sí sola no da lugar a la concurrencia de la prohibición del artículo 12 de la Ley. Ello sólo se produciría en el caso de que el ámbito de aplicación fuera el mismo.
Como resulta de la solicitud de la marca "Solanes" (documento 1 del expediente), se interesa para los siguientes productos o servicios (clase 33): "Vinos". La marca oponente nº 1.808.349, denominativa, opera también para la clase 33, concretamente para "bebidas alcohólicas, excepto cervezas", entre las cuales, notoriamente, se incardinan los vinos. Este común ámbito de aplicación se da aquí en toda su intensidad por la directa relación existente entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos tal como se expone en su resolución la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En cuanto al segundo de los requisitos, para que la similitud impida la coexistencia pacífica en el mercado es preciso que la misma sea de una relevancia tal que induzca a confusión a los destinatarios de los productos amparados por ellas, los consumidores medios, según reiterada jurisprudencia, entre otras, SSTS 20 de diciembre de 1983, 11 de abril de 1990, de 4 y 21 de marzo de 1991, 4 de diciembre de 1992, 17 de febrero de 1994, 11 de mayo de 1995, 17 de mayo de 1996, 28 de febrero y 5 de mayo de 1997, 20 de marzo de 1998, 13 de julio de 1999, 28 de junio de 2000, y 27 de marzo y 30 de abril de 2003.
Así, pues, si la semejanza o similitud es un concepto jurídico indeterminado, su apreciación debe hacerse en función de las pautas generales del comportamiento colectivo, con arreglo a la sana crítica o al buen sentido. Ello nos conduce a determinar que en el presente caso, tal como ha quedado expuesto anteriormente, se evidencia una similitud que produce la aplicación de la prohibición del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, ya que no cabe apreciar suficientes diferencias denominativas entre el nombre comercial solicitado y las marcas prioritarias que eviten la posibilidad de confusión entre ellas, no dándose elementos específicos que hagan al nombre comercial susceptible de gozar de la protección del registro que contempla la Ley, y sin que se deban tener en cuenta los precedentes administrativos invocados por la actora, sino a la legalidad vigente."
En su motivo único de casación, al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, la parte recurrente imputa al tribunal de instancia la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de Noviembre, y de la jurisprudencia recaída en materia de comparación de marcas.
La infracción legal se habría producido, según la recurrente, al admitir la Sala sentenciadora que existe semejanza entre las denominaciones enfrentadas, conclusión a la que habría llegado tras un "insuficiente estudio del tema debatido" y que tacha de opuesta "al buen sentido y a la racionalidad jurídica". La insuficiencia del estudio consistiría en no haber tenido en cuenta que la inscripción de la marca "Solan" se hizo no obstante la preexistencia de otras más o menos similares (El Sol, Solano y Solana) y que en otra sentencia anterior el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había admitido la compatibilidad de "Solan" y "Solana".
Esta parte del motivo ha de ser desestimada. En primer lugar, la Sala de instancia se refirió de modo expreso a los precedentes invocados por la demandante para negar que pudieran tener incidencia en el caso de autos, que presenta unos perfiles distintos de aquéllos, no tratándose de precedentes vinculantes. En segundo lugar, la apreciación de aquella Sala -y, antes, del organismo registral- sobre la similitud de las marcas en liza podrá ser discutible, como ocurre frecuentemente en esta materia, pero no por ello es irracional, arbitraria u opuesta al buen sentido.
Es razonable, en efecto, sostener que para productos idénticos (ambos signos distintivos lo son para bebidas alcohólicas, que incluyen vinos) puede existir un cierto riesgo de confusión en los consumidores si se admite la coexistencia de las marcas "Solan" y "Solanes", cuya similitud (no identidad) resulta innegable. Dicho lo cual, y habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada, la desestimación del motivo resulta obligada en cuanto se refiere a la supuesta infracción de ley.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados contienen los suficientes factores de distintividad como para evitar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas, según ya hemos expuesto.
En la segunda parte del motivo de casación se denuncia a lo largo de cuatro apartados, que analizaremos sucesivamente, la infracción de la jurisprudencia. En todo caso, según también hemos puesto de relieve en numerosas ocasiones, en materia tan casuística como es la de marcas el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia aplicable tiene escasa virtualidad. A menos que las sentencias invocadas recaigan sobre marcas coincidentes con las que sean objeto de enjuiciamiento, lo que aquí no ocurre, cuando se trata tan sólo de aplicar la doctrina general a un caso singular no basta para que este motivo prospere la mera alegación de que la Sala de instancia ha errado en el juicio de comparación resultante de aplicar la doctrina jurisprudencial expuesta.
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En el apartado primero se vuelve a reiterar la existencia de los precedentes ya citados y otros adicionales (comparación con las marcas Solaz, Solear, Solera) para afirmar que la ahora denegada debió admitirse, también a la vista de las sentencias de esta Sala que atienden a la raíz o desinencia de los signos para efectuar su comparación. Ninguno de dichos precedentes corresponde a las dos marcas en liza y, por lo demás, la atención a la raíz es uno sólo de los diversos criterios aplicables, no el único.
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En el segundo apartado la jurisprudencia citada como supuestamente infringida es la exige que la comparación de las marcas se haga en su conjunto. Perspectiva que sin duda la Sala de instancia tiene en cuenta tanto más cuanto que los dos signos en liza consisten en sendas palabras únicas, sin la adición de otros elementos complementarios.
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En el tercer apartado se traen a colación sentencias que admiten la convivencia en el mercado de algunas marcas resultantes de la adición de ciertas letras o partículas a términos ya registrados (Puma y Despuma, Ram y Rambol, Skol y Playskool, entre otras muchas). Baste a estos efectos repetir lo que ya hemos dicho al inicio de este fundamento jurídico sobre la cita de sentencias que se pronuncian respecto de marcas distintas de las que son objeto de litigio.
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En el cuarto y último apartado se afirma que determinadas sentencias de esta Sala consideran la identidad o semejanza aplicativa sólo como criterio complementario y no sustancial para decidir sobre la compatibilidad de los signos en liza. Dado que, a juicio de la recurrente, son "claras las diferencias" entre "Solán" y "Solanes", la identidad de productos que una y otra protegen sería irrelevante.
No pueden tampoco aceptarse estas afirmaciones. En cuanto a la similitud de las marcas comparadas en este caso, nos remitimos a lo expuesto. Y en cuanto a la exigencia de identidad o similitud aplicativa como presupuesto para prohibir el registro de nuevas marcas, la nueva Ley se separa de la regulación legal anterior (artículo 124.1 del Estatuto de la Propiedad Industrial ) que no hacía referencia alguna a la diversidad o identidad/similitud de los productos y servicios enfrentados pues tomaba en cuenta tan sólo la semejanza de los distintivos. Ahora, por el contrario, el artículo 12.1.a) de Ley 32/1988 obliga a examinar si la identidad o semejanza determinante de la prohibición de registro se extiende también a los productos o servicios que designan una y otra marca. Las sentencias de esta Sala dictadas en interpretación de las normas posteriores no pueden mecánicamente invocarse cuando se trata de la aplicación de la Ley de Marcas ulterior.
Procede pues, la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
No ha lugar al recurso de casación número 463/2007, interpuesto por "Cims Porrera, S.L.", contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sección Quinta, el 14 de diciembre de 2006 en el recurso número 1008/2003. Imponemos a la recurrente las costas de su recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamosD. Fernando Ledesma Bartret, D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, D. Eduardo Espín Templado, D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat y D. Oscar González González. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
