STS, 12 de Marzo de 2009

La "Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 153/2004 contra los acuerdos de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de febrero de 2003, 7 de octubre de 2002, 5 de junio de 2003, 20 de junio de 2003, 5 de junio de 2003, 7 de julio de 2003 y 21 de julio de 2003, confirmadas, respectivamente, el 21 de noviembre de 2003, 22 de diciembre de 2003, 13 de enero de 2004, 26 de enero de 2004, 29 de enero de 2004 y 30 de enero de 2004, que concedieron el registro de: las marcas números 2.441.309/7, 2.441.310/0, 2.441.311/9, 2.441.312/7, 2.441.313/5, 2.490.745/6, 2.490.746/4, 2.490.748/0, 2.490.749/9, 2.490.751/0, 2.490.754/5, "La Vaguada Centro Comercial"; 2.490.757/X, 2.490.759/6, 2.490.760/X, 2.490.761/8, 2.490.763/4, 2.490.765/0, "La Vaguada"; 2.490.767/7, 2.490.768/2, 2.490.770/7, 2.490.771/5, 2.490.772/3, 2.490.774/X, 2.490.775/8, 2.490.776/6, 2.490.777/4, "La Vaguada Madrid 2"; el nombre comercial número 235.310/5, "La Vaguada"; las marcas 2.490.752/9, "La Vaguada Centro Comercial"; 2.490.756/1, 2.490.758/8, "La Vaguada"; 2.490.769/3, "La Vaguada Madrid 2"; 2.490.747/2, "La Vaguada Centro Comercial"; y los nombres comerciales 235.311/3 y 235.312/1,"La Vaguada Centro Comercial". Por escrito de 26 de abril de 2004 amplió dicho recurso a las resoluciones de 27 de febrero de 2004 que confirmaron en alzada la concesión de los rótulos de establecimiento números 273.158/4, "La Vaguada" y gráfico, 273.159/2, "La Vaguada Madrid 2" (mixta) y 273.160/6, "La Vaguada Centro Comercial" (mixta), y las marcas números 2.490.450/2 y 2.490.753/7, "La Vaguada Centro Comercial" (mixta), y 2.490.764/2, "La Vaguada" (mixta).

Por providencia de 2 de diciembre de 2004 la Sala de instancia acordó:

"Visto el estado de las presentes actuaciones en el que se interpuso recurso contencioso-administrativo contra la concesión de diversas marcas, y siendo resoluciones administrativas diferentes, deben interponerse recursos independientes por cada una de ellas, siguiéndose el presente recurso número 153/04 por la primera marca que consta, marca 2441309/7 'Centro Comercial La Vaguada'. [...]".

Recurrida en súplica, fue confirmada por Auto de 3 de febrero de 2005.

En su escrito de demanda, de 13 de abril de 2005, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "estimando este recurso, declarando nula y sin ningún valor ni efecto la resolución administrativa de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21.11.03, por medio de la cual, con desestimación del recurso de alzada de la aquí demandante, fue confirmada la inscripción y protección en España de la marca número 2.441.309/7 'Centro Comercial La Vaguada' (denominativa), anulándola por no hallarse ajustada a Derecho, y declarando procedente la denegación de protección en España de la citada marca nº 2.441.309/7, ordenándolo así para su cumplimiento por el mencionado Organismo, con imposición de las costas procesales a la parte o partes demandadas que se opongan a las pretensiones de esta parte". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 12 de septiembre de 2005, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

La "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A." contestó a la demanda el 20 de septiembre de 2005 y suplicó sentencia "por la que, declarando haber lugar a la presente demanda [sic] por los motivos articulados en el cuerpo de la misma, se desestime este recurso contencioso-administrativo interpuesto confirmando las resoluciones antes citadas, acordando, en definitiva, la concesión de la marca nº 2.441.309 Centro Comercial La Vaguada". Por otrosí solicitó el recibimiento a prueba.

Practicada la prueba que fue declarada pertinente por auto de 26 de septiembre de 2005 y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 7 de noviembre de 2006, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales, S.A., confirmando las resoluciones recurridas por ser conformes a Derecho; sin hacer expresa imposición de las costas causadas".

Con fecha 30 de enero de 2007 la "Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 20/2007 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, "al ser infringido por la Sala de instancia el artículo 33.1 de la referida Ley procesal administrativa al excederse en la sentencia y modificar uno de los pronunciamientos del acto administrativo que no había sido recurrido por ninguna de las partes".

al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, al haber "sido infringido por la Sala de instancia el artículo 67.1 de la referida Ley procesal administrativa al no resolver en la sentencia varias de las cuestiones controvertidas en el proceso".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de lo dispuesto en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988 ".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por infracción de lo dispuesto en el art. 12.1.a) de la Ley de Marcas 32/1988 ".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por cuanto que la sentencia ahora impugnada infringe la jurisprudencia aplicable al caso".

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, "por cuanto que la sentencia impugnada infringe la jurisprudencia aplicable al caso".

"al amparo del art. 88.1.d) -en concordancia con los arts. 86.4 y 89.2 - de la LRJCA, por cuanto que la sentencia ahora impugnada infringe la normativa aplicable al caso, en concreto y fundamentalmente, el art. 13.c) de la Ley de Marcas, Ley 32/1988 ".

Por auto de 11 de octubre de 2007 la Sección Primera de esta Sala acordó: "Inadmitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la entidad Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales, S.A. contra la sentencia dictada con fecha 7 de noviembre de 2006 por la Sección 3ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso nº 153/2004, en lo que respecta a los motivos Primero y Segundo de los relacionados en el escrito de interposición; y admitir el recurso en cuanto a los motivos restantes, para cuya sustanciación remítanse las actuaciones a la Sección Tercera de conformidad con las reglas de reparto de asuntos".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

La "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó la confirmación de la sentencia impugnada y la imposición de costas a la parte recurrente.

Por providencia de 15 de diciembre de 2008 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 4 de marzo de 2009, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 7 de noviembre de 2006, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la "Sociedad Cinematográfica de Centros Comerciales, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.441.309, "Centro Comercial La Vaguada", para distinguir productos de la clase 16 del Nomenclátor Internacional, en concreto "papel, cartón y artículos en estas materias no incluidos en otras clases; impresos, catálogos, folletos, circulares, cartas, sobres; libros y publicaciones especialmente los relacionados con centros comerciales y gerencia y explotación de los mismos".

A la inscripción de la marca número 2.441.309, "Centro Comercial La Vaguada", solicitada por "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A.", se había opuesto la "Sociedad Cinematográfica Centros Comerciales, S.A." en cuanto titular de las marcas nacionales números 1.083.169 (X), "La Vaguada" (que ampara servicios de clase 41), 2.275.405, "La Vaguada Cines" (gráfica, clase 41) y 2.275.406, "La Vaguada Cine Café" (gráfica, clase 42).

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había estimado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por cuanto, aun existiendo semejanza entre los signos enfrentados Centro Comercial La Vaguada y sus oponentes, La Vaguada, La Vaguada Cines y La Vaguada Cine Café, aunque debe resaltarse que el elemento 'Vaguada' se identifica de inmediato con un conocido complejo comercial, los campos comerciales y aplicativos en que despliegan sus efectos son lo suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado ya que la solicitud reivindica 'papel, cartón, impresos, folletos, libros y publicaciones' y las marcas oponentes distinguen 'servicios de salas cinematográficas, y de educación, esparcimiento y salas de fiestas'. En otro sentido debe señalarse que el solicitante fue titular de una serie de registros de marcas nº 1.503.302 en la clase 16, y otros 'La Vaguada y Centro Comercial La Vaguada' hoy caducadas que han convivido pacíficamente con las oponentes y es titular de la marca nº 2.490.746 La Vaguada Centro Comercial, registrada en la clase 16, en situación de vigor, y otras muchas La Vaguada en distintas clases del Nomenclátor".

Las consideraciones en cuya virtud el tribunal sentenciador desestimó el recurso contencioso-administrativo fueron las siguientes:

"[...] Entrando pues en el examen del problema que aquí se enjuicia, la Sala, valorando libre, conjunta y racionalmente la prueba que arriba hemos expuesto, está en el caso de afirmar que entre la marca cuyo registro se pretende y las marcas prioritarias opuestas, existen las suficientes diferencias para su perfecta diferenciación en el mercado, de manera que no es posible el riesgo de confusión para el consumidor medio de los productos que una y otra distinguen. En efecto, tal y como sostiene la Oficina Española de Patentes y Marcas, aunque existe semejanza entre la marca solicitada 'Centro Comercial La Vaguada' y sus oponentes 'La Vaguada', 'La Vaguada Cines' y 'La Vaguada Cine Café', al coincidir el término 'Vaguada' que se identifica de inmediato con un conocido complejo comercial existente en Madrid, sin embargo los campos comerciales y aplicativos en que se despliegan sus efectos son los suficientemente dispares como para excluir todo riesgo de confusión en el mercado, ya que la Marca solicitada reivindica 'papel, cartón, impresos, folletos, libros y publicaciones' y las marcas oponentes distinguen 'servicios de salas cinematográficas, y de educación, esparcimiento y salas de fiestas'.

Por otra parte, estamos en presencia entre los signos enfrentados, de una marca denominativa la solicitada y gráfico- denominativa las prioritarias opuestas, de manera que el diseño del gráfico de estas es un elemento distintivo que juega un papel trascendente, de tal manera que al hacer la comparación entre las marcas enfrentadas es preciso tener en cuenta este aspecto gráfico y no solo el denominativo, por lo que en la apreciación del conjunto existen suficientes diferencias que excluyen el error o la confusión entre ambas.

Asimismo, desde el punto de vista denominativo estamos en presencia de marcas denominativas complejas -compuesta de más de un elemento fonético, en el que se da la simple coincidencia parcial en un término, por lo que son también diferentes denominativas y gráficamente. Finalmente, la solicitante ha sido titular de una serie de registros marcas números 1.503.302, en la clase 16 y otros 'La Vaguada y Centro Comercial La Vaguada' hoy caducadas que han convivido pacíficamente con las oponentes y es titular de la marca número 2.490.746 La Vaguada Centro Comercial, registrada en clase 16 en situación de vigor y otras muchas 'La Vaguada' 'Centro Comercial La Vaguada' y 'La Vaguada Centro Comercial' en distintas clases del Nomenclátor que han convivido pacíficamente en el mercado con las oponentes.

A la vista de lo razonado procede desestimar el recurso confirmando las resoluciones impugnadas."

No habiendo sido admitidos los dos primeros motivos de casación (auto de 11 de octubre de 2007 de la Sección Primera de esta Sala ) hemos de acometer el análisis conjunto del tercero y del cuarto, ambos articulados al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, en los que se denuncia la infracción del mismo precepto legal, esto es, del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de Marcas.

La recurrente reitera las alegaciones que hizo en la demanda sobre la similitud de las denominaciones enfrentadas, que hace descansar en la coincidencia del término "La Vaguada" en cuanto elemento más característico de los distintivos enfrentados. Insiste en que el resto de los vocablos (Centro Comercial, Cines, Cine Café) no deben ser tenidos en cuenta en la comparación, dada su genericidad, y subraya la afinidad de unas marcas y otras desde el punto de vista aplicativo. De todo lo cual deduce que la marca aspirante no puede coexistir con las suyas prioritarias pues en otro caso se produciría el riesgo de confusión y de asociación entre una y otras.

Ambos motivos deben ser rechazados. De los cuatro argumentos básicos en que se apoya la Sala de instancia (y anteriormente la Oficina Española de Patentes y Marcas), a saber, la disparidad aplicativa, las diferencias gráficas, la complejidad de los signos enfrentados que contienen elementos de diferenciación y, en fin, la preexistencia y actual convivencia de marcas prácticamente iguales a la que ahora es objeto de litigio, de las que ya era titular la "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A.", la recurrente no llega a desvirtuar, al menos, dos.

En efecto, la disparidad aplicativa entre el nuevo registro y los anteriores es muy acusada. Aquel se refiere a productos de naturaleza tipográfica (papel, cartón, impresos, libros) incluidos en la clase 16 mientras que las marcas oponentes protegen o bien servicios de salas cinematográficas o bien servicios de restauración y hoteleros, en las clases 41 y 42. La recurrente trata de sortear esta distinción afirmando que estos últimos servicios pueden llevarse a cabo en centros comerciales y que el material tipográfico amparado por la nueva marca podría referirse igualmente a centros comerciales. Pero se trata de un argumento excesivamente artificioso pues lo cierto es que el nuevo signo identifica tan sólo aquellos productos y no los referidos servicios, de modo que los campos comerciales a los que se aplican las respectivas marcas presentan las suficientes diferencias como para, por sí mismas, eludir la aplicación del artículo 12.1a) de la Ley de Marcas. Lo que basta para rechazar los motivos de casación tercero y cuarto sin que haya necesidad, a estos efectos, de analizar además las cuestiones relativas a la mayor o menor diferenciación o semejanza de las denominaciones y grafismos de los signos enfrentados. Y basta asimismo para excluir el riesgo de asociación en detrimento de las marcas oponentes.

Tampoco ha desvirtuado la recurrente las apreciaciones de la Sala sobre la existencia de registros previos a nombre de la solicitante que ya contienen la expresión ahora sujeta a debate. Quedó demostrada la existencia de diversas marcas registradas con la denominación "Centro Comercial la Vaguada" que estuvieron en vigor hasta 1996 y después caducaron. La Sala de instancia da por acreditado no sólo el hecho de que aquéllas convivieron pacíficamente con las oponentes sino también que la "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A." es titular de la marca vigente número 2.490.746 "La Vaguada Centro Comercial", registrada en la clase 16, "y otras muchas 'La Vaguada', 'Centro Comercial La Vaguada' y 'La Vaguada Centro Comercial' en distintas clases del Nomenclátor" que igualmente conviven en el mercado con las opuestas por quien hoy recurre.

En el expediente consta el contrato mediante el cual la "Sociedad de Centros Comerciales de España, S.A." ostenta desde el año 2002 los derechos marcarios que pudieran corresponder a la Comunidad de Propietarios del Centro Comercial Madrid-2, centro conocido en la capital de España como "La Vaguada". Esta circunstancia por sí sola no bastaría para justificar su preferencia en cuanto al uso de la denominación "Centro Comercial la Vaguada" (aunque no deja de ser un factor relevante a estos efectos) pero, puesta en conexión con el reconocimiento de la titularidad a su favor de las marcas que la Sala de instancia subraya en el párrafo antes transcrito, corrobora la procedencia de acceder a la inscripción que solicitó y que tanto la Oficina Española como el tribunal de instancia aceptan. Pues la nueva marca no se percibirá por el público sino como una más de las que, bajo idéntica denominación, corresponden ya a productos y servicios de aquel centro comercial, de las cuales es titular la referida sociedad.

En el quinto motivo de casación, también sobre la base del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se imputa al tribunal de instancia la infracción de la jurisprudencia "en concreto y fundamentalmente, aquella en que este Tribunal Supremo ha insistido en contemplar de forma preferente el o los elementos con especial eficacia individualizadora en el proceso de captación de un signo".

A estos efectos la recurrente se limita a transcribir un apartado de dos sentencias de esta Sala del Tribunal Supremo en el que se sienta, como principio general, que la comparación de las marcas debe detenerse en los elementos que mayor fuerza expresiva posean. Y, como a juicio de la recurrente, en el caso de autos el término común "La Vaguada" es prevalente, el nuevo signo debió ser rechazado.

Para desestimar el motivo baste consignar que resulta irrelevante una vez que la mera disparidad aplicativa de los signos enfrentados es suficiente en este supuesto para eludir la prohibición relativa de registro consignada en el artículo 12.1a) de la Ley de Marcas.

En el sexto motivo de casación se vuelve a alegar la infracción de la jurisprudencia, esta vez "en concreto y fundamentalmente, aquella en que el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas ha insistido en contemplar el riesgo de confusión mediante la aplicación del principio de interdependencia".

Ciertamente esta Sala ha interpretado el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas en el sentido de que la apreciación de los factores en él consignados no puede prescindir de su interdependencia relativa, de modo que un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Pero la aplicación de dicha doctrina al supuesto de autos no determina la prohibición del nuevo signo pues ni hay una relativa aproximación entre los productos que protege y los servicios amparados por las marcas oponentes ni se puede hablar tampoco de un "elevado grado" de similitud entre las denominaciones de una y otras, teniendo cada una de ellas sus propias especifidades.

En el séptimo y último motivo casacional, también al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, se imputa a la Sala de instancia la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Tras afirmar que sus marcas gozan de la notoriedad y prestigio a los que dicho precepto se refiere, sostiene la recurrente que debió prohibirse el nuevo signo pues supone un aprovechamiento indebido de la reputación de sus propios distintivos ya registrados.

Para que el motivo pudiera prosperar hubiera sido preciso que el tribunal de instancia declarase, como cuestión de hecho, que las marcas obstaculizantes gozan en efecto de notoriedad en el sector o de reputación general. Como ello no ha sido así (razón por la cual la recurrente imputaba incongruencia al tribunal sentenciador en el motivo casacional que fue declarado inadmisible) no se da el presupuesto mismo al que se vinculan los efectos del referido artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Y es que, en efecto, no existe base para sostener que las tres marcas obstaculizantes de las que es titular la recurrente gocen precisamente de las cualidades de prestigio, reputación o notoriedad que la Sala de instancia no le ha reconocido.

Procede pues la desestimación del recurso de casación con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.