STS 889/2008, 7 de Octubre de 2008
| Ponente | JOSE ALMAGRO NOSETE |
| ECLI | ES:TS:2008:5713 |
| Número de Recurso | 418/2002 |
| Procedimiento | CIVIL |
| Número de Resolución | 889/2008 |
| Fecha de Resolución | 7 de Octubre de 2008 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Primera, de lo Civil |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a siete de Octubre de dos mil ocho.
Visto por la Sala Primera del Tribunal Supremo, integrada por los Excmos. Sres. Magistrados al margen indicados, el recurso de casación interpuesto por la entidad, "Super-Ego Tools S.A", representada por el Procurador de los Tribunales, Don Federico Ortiz-Cañavate Levenfeld contra la sentencia dictada en grado de apelación con fecha 1 de octubre de 2.001 por la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección 4ª en el rollo número 504/2000, dimanante del Juicio de Menor cuantía número 433/1999 seguido en el Juzgado de Primera Instancia Número 10 de los de Bilbao. Es parte recurrida en el presente recurso las entidades, "FabriTools S.A." y "Egamaster S.A", representadas ambas por la Procuradora de los Tribunales, Dª Yolanda Luna Sierra.
Ante el Juzgado de Primera Instancia nº 10 de los de Bilbao, fueron vistos los autos 433/1999 promovidos a instancia de la entidad "Super Ego Tools S.A." contra las mercantiles "Fabri Tools S.A." y "EgaMaster S.A.".
Por la parte actora se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la que solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de derecho que estimó convenientes, se dicte Sentencia: "por la que: a) Declare: 1º. Que las empresas "Fabri Tools, S.A." y "Egamaster S.A." forman parte de un grupo empresarial denominado "Ega Group" y que comparten una misma dirección empresarial y comercial. 2º. Que las empresas "Fabri Tools, S.A." y "Egamaster S.A." han realizado, indistintamente y en los últimos años diferentes actuaciones comerciales a través de la denominación "EgaMaster" en perjuicio de las marcas "Ego" y "Super Ego" propiedad de "Super Ego Tools S.A." dentro de los productos incluidos en la clase 8ª del Nomenclator de marcas. 3º. Que las empresas "Fabri Tools, S.A." y "Egamaster, S.A." han realizado un acto de competencia desleal distribuyendo con su denominación social herramientas fabricadas por la empresa "Super-Ego Tools, S.A." causando confusión y engaño en el tráfico de comercio y explotando la reputación de "Super-Ego Tools S.A.".- b) Y en su consecuencia, condene solidariamente a las empresas demandadas a: 1º.- Cesar en las actuaciones comerciales con la marca "Egamaster" para diferenciar productos de la clase 8ª. 2º.- Adoptar las medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de los legítimos derechos de "Super Ego Tools S.A." y en particular, retirando del tráfico mercantil los productos, embalajes y material publicitario o cualquier otro tipo de documentos relativos a productos comercializados por las demandadas con la marca "Egamaster" e incluidos dentro de la clase 8ª del nomenclator. 3º.- Publicar la Sentencia mediante los anuncios y publicaciones que corresponda para su conocimiento por los clientes afectados. c) Condene solidariamente al pago de las costas causadas en las presentes actuaciones a las mercantiles demandadas."
Admitida a trámite la demanda, el demandado "Egamaster S.A." la contestó alegando como hechos y fundamentos de derecho los que estimó oportunos y terminó suplicando al Juzgado dictase Sentencia "desestimando la demanda con expresa imposición de costas a la demandante".
Por su parte el demandado "Fabritools S.A." presentó escrito de contestación en el que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia "por la que se desestime íntegramente la demanda interpuesta y se condene a la actora al pago de las costas causadas".
Por el Juzgado se dictó Sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLODesestimar la excepción de falta de legitimación pasiva planteada por la Procurador de los Tribunales Dª Yolanda Cortajarena Martínez, en nombre y representación de FabriTools S.A. y estimar en parte la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Xavier Núñez Irueta, en nombre y representación de Super-Ego Tools S.A. declarando que : 1º) Fabritools S.A. y Egamaster S.A. forman parte de un grupo empresarial denominado Ega Group y comparten una misma dirección empresarial y comercial. 2º) Fabritools S.A. y Egamaster S.A. han realizado un acto de competencia desleal distribuyendo con su denominación social herramientas fabricadas por la empresa Super Ego Tools S.A. causando confusión en el tráfico de comercio y explotando la reputación de Super-Ego Tools S.A. Por ello se condena Fabritools S.A. y Egamaster S.A. a cesar en dicha actuación comercial y publicar a su costa esta sentencia en un periódico con difusión al menos en
la Comunidad Autónoma Vasca, absolviéndoles de los demás pedimentos de la demanda, sin pronunciamiento en cuanto a las costas".
Contra dicha Sentencia se interpuso recurso de apelación por la parte actora y las demandadas que fue admitido y, sustanciado éste, la Audiencia Provincial de Bilbao, sección Cuarta, dictó sentencia en fecha 1 de octubre de 2.001 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: "Que, desestimando los recursos de apelación interpuestos por Super Ego Tools, S.A., Fabritools S.A. y Egamaster S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de primera instancia nº 10 de los de Bilbao en el juicio declarativo de menor cuantía nº 560/00 (sic, debió decir 433/1999) del que este rollo dimana, confirmamos íntegramente la expresada resolución imponiendo las costas de cada uno de los recursos a los respectivos apelantes"
Por el Procurador D. Xavier Núñez Irueta, en nombre y representación de "Super Ego Tools, S.A." se formuló, ante la mencionada Audiencia, recurso de casación con apoyo procesal en el siguiente motivo Unico.- En base a lo previsto en el artículo 477.2. 3º de la LEC, porque la sentencia recurrida se opone en sus fundamentos de derecho 1º y 2º, a la doctrina jurisprudencial reiterada del Tribunal Supremo sobre la aplicación del artículo 1969 del Código Civil, en relación a este caso concreto con los artículos 35 y 39 de la Ley 32/1988 sobre Marcas existiendo además jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales. Se citan como disposiciones legales infringidas el artículo 1969 del Código Civil y los artículos 35 y 39 de la Ley 32/1988 ".
Personada la parte recurrente en este Tribunal Supremo, por Auto de esta Sala de fecha 21 de febrero de 2.006, se admite a trámite el recurso de casación, personándose la parte recurrida con posterioridad a este acto procesal.
No habiéndose solicitado por todas las partes personadas, la celebración de vista pública, por la Sala se acordó señalar para la votación y fallo del presente recurso, el día 22 de septiembre del año en curso, en el que ha tenido lugar.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JOSÉ ALMAGRO NOSETE
Como datos a utilizar en la resolución del actual recurso de casación hay que tener en cuenta los siguientes: la mercantil "Super-Ego Tools, S.A." ejercitó acumuladamente frente a "Fabri Tools S.A." y "Egamaster S.A." acción por violación de derecho de marca y acción de cesación por acto de competencia desleal. La sentencia de primera instancia, confirmada por la aquí recurrida, reconoció por un lado la existencia de acto de competencia desleal y, por otro, declaró la prescripción de la acción marcaria al haber transcurrido hasta la fecha de interposición de la demanda (1.999) más de 5 años desde la utilización en el tráfico mercantil (1.990) de los productos que, según el recurrente, vulneraban la marca "Ego" y "Super Ego" que éste tenía registrada a su favor.
El único motivo del recurso de casación, al amparo del ordinal 3º del artículo 477.2 de la LEC, alega violación del artículo 1.969 del Código Civil en relación con los artículos 35 y 39 de la Ley de marcas de 10 de noviembre de 1.988 por vulneración por la sentencia recurrida de la doctrina jurisprudencial de esta Sala sobre el día de inicio del cómputo de la prescripción de los comportamientos ilícitos continuados, que ha de ser desde el cese del hecho dañoso. Justifica el interés casacional en las Sentencias de esta Sala de fecha 12 de diciembre de 1.980, 12 de febrero de 1.981, 19 de septiembre de 1.986, 7 de diciembre de 1.989, 25 de junio de 1.990, 19 de noviembre de 1.990, 15 de marzo de 1.993, 24 de mayo de 1.993, 7 de marzo de 1.994 y 7 de abril de 1.997. Alega también jurisprudencia de Audiencias Provinciales pero en la medida en que no justifica la existencia de jurisprudencia contradictora de éstas mediante la alegación de dos sentencias de una Audiencia o Sección en contraposición con otr
as dos de otra Audiencia o distinta Sección de la misma Audiencia, sólo corresponde en esta Sede analizar si la sentencia recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial expuesta de esta Sala, y ello partiendo de la base de que el procedimiento de menor cuantía del que trae causa la sentencia recurrida se tramitó, por razón del tipo de acción ejercitada (marca y competencia desleal), en atención a la materia, lo que hace que su acceso a casación se produzca por la vía del ordinal 3º del artículo 477.2 de la LEC.
Expuestas estas consideraciones de carácter meramente formal, cabe decir que la cuestión planteada por la parte recurrente es si al considerar la Audiencia Provincial prescrita la acción al amparo del artículo 39 de la anterior Ley de marcas de 1.988, aplicable por razones temporales al procedimiento, se ha producido una infracción de las normas aplicables para resolver el proceso en la interpretación dada por la doctrina jurisprudencial de esta Sala, que considera que el día de inicio de la prescripción, en los supuestos de daños continuados, lo ha de ser desde el momento en que se produce el cese del acto que los provoca.
La alegación en la que se centra el recurrente para considerar no prescrita su acción es el no cese de la utilización de productos con la denominación "Egamaster" desde 1.990, considerando que con esa utilización se produce un daño continuado que, al no haber cesado, no puede hacer que se considere prescrita la acción derivada de la violación del derecho de marca.
El motivo ha de ser desestimado.
En primer lugar, y atendiendo a la vía de acceso a la casación, esto es, el interés casacional, hay que precisar que todas las sentencias aportadas por el recurrente lo son relativas al ejercicio de acciones de carácter extracontractual por daños producidos en distintos ámbitos: fincas agrícolas (STS 24 de mayo de 1.993 ), pérdida de posesión de maquinaria (19 de noviembre de 1.990), filtraciones en vivienda (25 de junio de 1.990), daños en inmuebles por explosiones en canteras (12 de febrero de 1.981), contaminación de central termoeléctrica (12 de diciembre de 1.980), daños en una comunidad de propietarios (19 de septiembre de 1.986), daños en finca rústica por fabrica de azulejos (15 de marzo de 1.993), daños en finca por emanaciones tóxicas por fábrica de productos químicos (7 de abril de 1.997) refiriéndose la de 7 de marzo de 1.994, con carácter general, a la interpretación de la prescripción en perjuicio de quien alega su extinción. Quiere esto decir que el recurrente no ha aportado ninguna sentencia d
e esta Sala en un supuesto de hecho semejante relativo al derecho de marcas que acredite el "interés casacional" por vulneración de la sentencia recurrida. Cabe recordar que esta Sala ha mantenido en numerosos autos de inadmisión de recursos de casación que "el interés casacional consiste en el conflicto jurídico producido por la infracción de una norma sustantiva aplicable al objeto del proceso (que es el motivo del recurso de casación), en contradicción con la doctrina de esta Sala (lo que constituye presupuesto del recurso), por lo que es obvio que ese conflicto debe realmente existir y ser acreditado por la parte, siendo improcedente todo intento de recurso en el que se invoque el "interés casacional" que se manifieste como meramente nominal, artificioso o instrumental, ya que no podría cumplirse el fin del recurso, que es el mantenimiento o el cambio motivado de la jurisprudencia del Tribunal Supremo que ha sido contradicha" (por todos, ATS de fecha 8 de julio de 2.008 )
En el presente caso, el interés casacional representado por dicha contradicción con la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se refiere al modo en que fue resuelta la cuestión en función de los elementos fácticos, así como de las valoraciones jurídicas realizadas en la Sentencia a partir de tales elementos, sino que se proyecta hacia un supuesto distinto al contemplado en ella, desentendiéndose por completo del resultado de hecho y de las consecuencias jurídicas derivadas de los mismos, de suerte que no estamos sino ante una cita de norma infringida meramente instrumental y, subsiguientemente, ante un interés casacional artificioso y, por ende, inexistente, incapaz de realizar la función de unificación jurisprudencial propia del recurso desde el momento en que las sentencias aportadas responden a una situación jurídica distinta de la apreciada por la resolución recurrida (AATS, entre otros, de 14 de septiembre, 26 de octubre y 10 de noviembre de 2004, en recursos 2340/2001, 2139/2001 y 2261/2001 ).
En segundo lugar, aunque, en aras a la tutela judicial efectiva del recurrente, se obviase el obstáculo de la inexistencia de interés casacional, hay que decir que la solución adoptada por la Audiencia Provincial es correcta. El artículo 39 de la Ley de Marcas de 1.988, actual artículo 45 de la Ley de Marcas de 7 de diciembre de 2.001, señala que «las acciones civiles derivadas de la violación del derecho de marca prescriben a los cinco años, contados desde el día que pudiesen ejercitarse». Como señala la Sentencia de esta Sala de 28 de enero de 2.004, "interesa destacar que la Ley de Marcas, siguiendo la orientación establecida en el artículo 1969 del Código Civil, establece como día inicial del plazo de cinco años el del «día en que pudieron ejercitarse» las correspondientes pretensiones. La interpretación de este criterio desde la óptica de la norma sustantiva general, sin embargo, ha sido cuestión largamente debatida en la doctrina sin que se haya llegado a una solución uniforme para todos los supuestos
. En la concreta materia de marcas, predominantemente se entiende, que en tales supuestos resulta aplicable la norma específica relativa a las pretensiones de responsabilidad extracontractual, contemplada en el artículo 1968.2 del Código Civil, en virtud de la cual el plazo de prescripción comienza «desde que lo supo el agraviado», lo que significa que no es suficiente la realización de la conducta, sino que resulta necesario el conocimiento de la lesión infringida por parte de la persona afectada", lo que, según esta Sentencia, plantea importantes problemas probatorios para determinar la fecha en que se tiene conocimiento de los hechos. En este sentido, también ha mantenido esta Sala en la Sentencia de 14 de julio de 2.004, en línea con lo anterior, que en la contraposición entre una inscripción de nombre o denominación societaria o mercantil, y la de una marca, hay que atender, en cuanto a lo que a ésta afecta, a la fecha en que aquélla empieza a utilizarse y es conocida en el tráfico mercantil, y no a la
fecha en la que se inscribe.
Teniendo en cuenta estos parámetros y sentada por la sentencia recurrida como base fáctica indiscutible en casación que el conocimiento de la vulneración por la parte demandante se produjo en 1.990, por haber sido admitido en la demanda y haber aportado catálogos de 1.991, manteniendo además esta afirmación en el propio recurso de casación, y habiéndose presentado la demanda el 18 de febrero de 1.999, no cabe sino confirmar la resolución recurrida al considerar prescrita la acción.
Conforme al artículo 398.1, en relación con el artículo 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, procede imponer las costas de este recurso de casación a la parte recurrente.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
FALLAMOS
Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación formulado por "Super-Ego Tools S.A." contra la Sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao, de fecha 1 de octubre de 2.001, con imposición del pago de costas causadas en este recurso a la recurrente.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de Sala remitidos
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Almagro Nosete, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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