STS 347/1994, 25 de Abril de 1994

1.- El Procurador de los Tribunales D. Alfonso Bartau Rojas, en nombre y representación de la compañía DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A., formuló demanda de Menor Cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Uno de los de Bilbao, contra la firma ROBERTO ZUBIRI, S.A, SHAREN 156, S.A. y contra D. Juan Pedro, en la cual tras alegar los hechos t fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó suplicando al Juzgado dictase sentencia por la que, estimándose la demanda en todas sus partes, se declare: " 1º Hallarse concedido en fecha 24 de enero de 1978 el modelo de utilidad nº 230.704 por "Carta-sobre para envío postal", del que es titular registral la compañía SHAREN 156, S.A. 2º .- Estar acreditada ante el Registro de la Propiedad Industrial la puesta en práctica (explotación industrial) del referido modelo de utilidad. 3º.- Estar inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con fecha 8 de enero de 1982 licencia de explotación en exclusiva del modelo de utilidad nº 230.704 en favor de mis mandantes, la compañía DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. 4º.- Que la expresada licencia de explotación en exclusiva de modelo de utilidad nº 230.704 se otorgó en favor de DOCUMENTOS TRANSKRIT,S.A. por DON Juan Pedro - mediante escritura autorizada por el Notario de Barcelona Sr. Caplin Brabo (nº 1668 de su protocolo)- por un plazo de cinco años a contar desde el 12.04.1981, estableciéndose una opción de prórroga, que efectivamente se ha ejercitado, por un nuevo periodo de tres años a contar desde la fecha de terminación de aquel plazo de 5 años, terminando consecuentemente de producir sus efectos tal licencia por todo el día 12.03.1989. 5º.- Que la entidad demandada, ROBERTO ZUBIRI, S.A., fabrica y comercializa la carta-sobre que de DOCUMENTO nº 31 hemos acompañado con el presente escrito. 6º.- Que la citada carta-sobre fabricada y comercializada por la firma ROBERTO ZUBIRI, S.A. coincide esencialmente con el objeto que ampara el modelo de utilidad nº 230.704, del que es licenciatario exclusivo mi mandante, la compañía DOCUMENTOS TRANSKRIT,S.A. 7º.- Que DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A., en cuanto licenciatario exclusivo del modelo de utilidad nº 230.704, - en vigor y en explotación industrial-, ostenta el derecho a impedir a ROBERTO ZUBIRI, S.A. la fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización del objeto del expresado modelo de utilidad o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados, mediante el ejercicio de las correspondientes acciones, al haber previamente requerido al titular registral de dicho modelo de utilidad para que las ejercitarse y haber transcurrido con exceso tres meses desde dicho requerimiento sin iniciarlas. 8º.- Que la entidad demandada ROBERTO ZUBIRI, S.A., en cuanto fabrica y comercializa la carta- sobre que como DOCUMENTO Nº 31 hemos acompañado al presente escrito, está violando los derechos en cuanto titular de la licencia de explotación exclusiva del modelo de utilidad nº 230.704. 9º.- Que la entidad ROBERTO ZUBIRI, S.A. deberá cesar en la fabricación y comercialización de la carta- sobre que de DOCUMENTO nº 31 hemos acompañado al presente escrito, no reemprendiendo tal fabricación y comercialización en tanto esté en vigor en favor de mi mandante, DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A., la licencia de explotación en exclusiva del modelo de utilidad nº 230.704. 10º.- Que la firma ROBERTO ZUBIRI, S.A. , no podrá invocar con la pretensión de defenderse frente a la acción dirigida contra ella mediante la presente litis por violación del modelo de utilidad nº 230.704 -registro de propiedad industrial alguno del que sea titular o licenciataria, que sea posterior, en cuanto a su fecha de solicitud, a la del citado modelo de utilidad. 11º.- Que la firma ROBERTO ZUBIRI, S.A. deberá indemnizar a la compañía DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. de los daños y perjuicios sufridos por la fabricación y comercialización por aquélla de la carta-sobre de constante referencia, al coincidir esencialmente con el objeto amparado en el modelo de utilidad nº 230.704, del que es licenciatario exclusivo DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A., y todo ello en las cuantías que resultan acreditadas por la prueba al efecto practicada. 12º.- El embargo de las citadas cartas- sobre de la procedencia de la compañía ROBERTO ZUBIRI, S.A. que la misma tenga en stock. 13º.- El embargo de los medios exclusivamente destinados a la producción de tales cartas-sobre. 14º.- La atribución en propiedad a DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. de aquellas cartas-sobre y de los medios exclusivamente destinados a su producción, embargados en virtud de los peticionado en los dos predecentes aportados. 15º.- La publicación de la sentencia que recaiga en las presentes actuaciones, condenatoria de la firma demandada, a costa de ésta, mediante la inscripción de los correspondientes anuncios en la prensa diaria y notificaciones a las empresas del sector.; y condenando a la firma demanda a estar y pasar por las anteriores declaraciones y al pago de las costas causadas en el presente procedimiento".

2. - Admitida a trámite la demanda y emplazados los demandados, se personó en autos el Procurador D. José Valdivieso, en nombre y representación de la entidad Roberto Zubiri, S.A., quien contestó a la misma oponiéndose y alegando para ello falta de acción por no ser la actora licenciataria del modelo de utilidad 230.704 en el momento de interposición de la demanda, falta de litis consorcio pasivo necesario, litispendencia, y en cuanto al fondo del asunto que es titular de una licencia de explotación exclusiva del modelo de utilidad 230.704 que le fue otorgada por el titular registral de dicho modelo de utilidad, "Sharen 156, S.A.", mediante escritura pública otorgada el 21 de noviembre de 1982 entre el Notario de Barcelona D. Antonio Carmelo Agustín Torres. La entidad mercantil "Sharen 156, S.A.", representada por el Procurador D. José Antonio Pérez Guerra compareció en autos y contesto la a la demanda, oponiéndose a la misma alegando falta de legitimación activa de la parte actora, falta de legitimación pasiva de la demandada Roberto Zubiri, S.A. y la falta de acción de derecho de la actora. D. Juan Pedro, representado por el Procurador D. Fernando Allende Ordoica, se personó y contestó a la demanda, y se opuso a la misma alegando falta de legitimación pasiva de D. Juan Pedro, que el actor no está al corriente del pago de los cánones, y que si bien es cierto que enajenó el modelo de utilidad 230.704, ello no supone maquinación de clase alguna sino obtener un beneficio más allá de lo previsto contractualmente en la explotación del modelo. Alegaban todos los fundamentos de derecho que estimaban pertinentes y suplicaban se dictase sentencia por la que se desestimase la demanda.

3. - Practicadas las pruebas declaradas pertinentes y unidas a los autos, el ILtmo.Sr.Magistrado-Juez de Primera Instancia Número Uno de los de Bilbao, dictó sentencia en fecha diez de abril de 1989, cuyo FALLO es como sigue: "Que estimando parcialmente la demanda formulada por el Procurador Alfonso José Borau Rojas, en nombre y representación de Documentos Trnaskrit, S.A. contra Roberto Zubiri, S.A., representada por el Procurador D. José Valdivieso Sturrup, habiéndose personado D. Juan Pedro, representado por el Procurador D. Fernando Allende Ordica y "Shanen 156, S.A.", representada por el Procurador D. José Antonio Pérez Guerra, debo declara y declaro: 1º) Que el 20 de enero de 1978 se concedió el modelo utilidad 230.704 "carta-sobre para en vio postal" del que es titular registral "Sharen 156 S.A.",. 2º) Que está acreditada ante el Registro de la Propiedad Industrial la puesta en práctica del referido modelo de utilidad. 3º) Que está inscrita en el Registro de la Propiedad Industrial con fecha 8 de enero de 1982 la licencia de explotación exclusiva del citado modelo de utilidad en favor de Documentos Transkrit, S.A. 4º) Que dicha licencia se otorgó a favor de la actora Documentos Trankrit, S.A. 4º) Que dicha licencia se otorgó a favor de la actora Juan Pedro mediante escritura pública autorizada por el Notario de Barcelona D. Francisco Caplin Bravo el 9 de julio de 1981, el número 1668 de su protocolo, por un plazo de cinco años, a contar desde el 12 de abril de 1981, estableciéndose una opción de prórroga que se ha ejercitado por un nuevo periodo de tres años, terminando de producir sus efectos el 12 de marzo de 1989. 5º) Que Roberto Zubiri, S.A. comercializa y fabrica la carta- sobre acompañada como documentos 31 de la demanda. 6º) Que dicha carta-sobre coincide esencialmente con el modelo que ampara el modelo de utilidad 230.704. 7º) Que la actora como licenciataria de tal modelo ostenta el derecho a impedir a Roberto Zubiri, S.A. la fabricación, ofrecimiento o introducción en el comercio o utilización del citado modelo o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados, mediante el ejercicio de las correspondientes acciones. 8º) Que Roberto Zubiri, S.A., al fabricar y comercializar la carta- sobre como documento nº 31 de la demanda, está violando los derechos que a Documentos Transkrit, S.A. le corresponden en cuanto titular de la licencia de explotación exclusiva del modelo de utilidad 230.704. 9º) Que Roberto Zubiri, S.A., deberá cesar en la fabricación y comercialización de la carta-sobre acompañada como documento 31 de la demanda en tanto esté en vigor en favor de la actora la licencia de explotación exclusiva del modelo de utilidad 230.704. 10º) Que Roberto Zubiri, S.A., no podrá invocar con la pretensión de defenderse frente a la acción dirigida contra ella en la presente litis, registro industrial alguno del que sea titular o licenciataria que sea posterior, en cuanto a la fecha de solicitud, el modelo de utilidad 230.704. 11º) Que Roberto Zubiri, S.A. deberá indemnizar a la actora en la cantidad de QUINCE MILLONES (15.000.000.-) de pesetas. 12º) El embargo de los medios exclusivamente destinados a la producción de tales cartas-sobre. 14º) La Atribución en propiedad a la actora de las cartas- sobre y medios exclusivamente destinados a su producción embargados en virtud de lo dispuesto anteriormente, condenando a la demandada Roberto Zubiri, S.A. a estar y pasar por las anteriores declaraciones, absolviéndole del resto de los pedimentos contenidos en la demanda e imponiéndole el pago de las costas causadas".

Interpuestos recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia, y tramitado el recurso con arreglo a derecho, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bilbao, dictó sentencia en fecha veintiuno de febrero de 1991, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: "FALLAMOS:Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por las representaciones procesales de Roberto Zubiri, S.A. y de Shanen 156, S.A. contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 1 de Bilbao de fecha 10 de abril de 1989, recaída en los Autos de Menor Cuantía nº 399/89, debemos confirmar y confirmamos la referida sentencia, con imposición de las costas de esta alzada a los apelantes".

1.- La Procuradora de los Tribunales Dª María del Carmen Ortiz Cornago, en nombre y representación de la compañía mercantil ROBERTO ZUNIRI, S.A., interpuso recurso de casación contra la sentencia pronunciada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bilbao, con apoyo en los siguientes motivos: "PRIMERO.- Al amparo del número 5º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, denunciándose violación del artículo 533.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el art. 1252, párrafos 1º y 3º del Código Civil. SEGUNDO.- Al amparo del número 3º del art. 1692 de la LEC, por quebrantamiento de las normas esenciales de juicio que rigen los actos y garantías procesales, habiendo producido indefensión de la recurrente ROBERTO ZUBIRI, S.A., resultante de la infracción por inaplicación del art. 113.3º de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo, que impone un litis consorcio pasivo necesario, omitido en la formalización de la demanda y rechazado por la sentencia recurrida. TERCERO.- Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la LEC, concretado en infracción por violación de los artículos 1281, 1282, 1284 y 1285 del Código Civil. CUARTO.- Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la LEC y concretado en la infracción por violación del art. 1262 del Código Civil. QUINTO.- Al amparo del número 5 del artículo 1692 de la LEC, denunciándose infracción por violación del artículo 1968.2 del Código Civil, a cuyo tenor: "prescribe la responsabilidad civil o las obligaciones derivadas de la culpa o negligencia de que trata el art. 1902 del Código Civil, desde que lo supo el agraviado".

2. - Convocadas las partes se celebró la preceptiva vista el día 7 de abril del año en curso, con la asistencia de los Letrados de ambas partes litigantes, quienes informaron por su orden en defensa de sus respectivas pretensiones.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. PEDRO GONZÁLEZ POVEDA

Admitida en ambas instancias la demanda interpuesta por DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. contra ROBERTO ZUBIRI, S.A. por violación de los derechos de propiedad industrial que le pertenecen como licenciataria en exclusiva del modelo de utilidad nº 230.704, "carta-sobre para envío postal", violación producida por la elaboración, comercialización y venta por la sociedad demandada de sobres-carta de caracterización idénticas a las protegidas por dicho modelo industrial, se ha formalizado el presente recurso de casación articulado en cinco motivos de los que procede examinar en primer lugar, alterando el orden en que son expuestos en el escrito de formalización, el tercero y cuarto que al combatir el carácter de licenciataria del indicado modelo de utilidad que alega tener la actora al tiempo de la interposición de la demanda, su estimación determinaría la falta de "legitimatio ad prosessum" de aquella y sería innecesario el estudio de los restantes motivos.

El motivo tercero, acogido a la vía procesal del ordinal 5º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, alega infracción de los arts. 1281, 1282, 1284 y 1285 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias que cita. En el motivo se ataca la interpretación que la Sala sentenciadora de instancia del primer párrafo de la cláusula tercera del contrato celebrado entre don Juan Pedro y DOCUMENTOS TRASKRIT, S.A. documentado en la escritura pública de fecha 9 de julio de 1981, por el cual el señor Juan Pedro concede a la otra parte licencia de explotación en exclusiva del modelo de utilidad nº 230.704 y en cuya cláusula tercera, párrafo primero se dice que "el presente contrato tendrá una duración de cinco años a contar desde el día 12 de abril de 1981, y en consecuencia finalizará el día 12 de marzo de 1986"; tal falta de concordancia fue resuelta por la sentencia recurrida en el sentido de que el día final o último del contrato era, no el 12 de marzo de 1986, sino el día 12 de abril del mismo año, con las consecuencias que, respecto a la temporaneidad en el ejercicio de la opción de prórroga concedida al demandante, se establecen en la instancia: Dado que la duda que suscitan los términos contradictorios en que está redactada la cláusula transcrita respecto a la fecha de terminación del contrato y, consecuentemente, de aquélla que servía de límite al ejercicio del derecho de opción, tal duda, se repite, no puede ser dilucidada con el criterio de interpretación literal del art. 1281-1º del Código Civil, se hace necesario acudir a los criterios hermenéuticos establecidos en los siguientes preceptos del Código, entre ellos, al sistemático sancionado por el art.1285 a cuyo tenor "las cláusulas de los contratos deberán interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulta del conjunto de todas", criterio interpretativo que no fue tenido en cuenta por la Sala "a quo" y que conduce a una solución contraria a la obtenida por ella; que la verdadera intención de las partes al fijar la duración del contrato y, por ende, la fecha de su terminación fue la de tener como fecha inicial la del 12 de marzo de 1981 y la final la del 12 de marzo de 1986, resulta del conjunto de las estipulaciones del contrato, así: 1) en la cláusula 3ª, párrafo 2º, se reconoce a favor del actor-recurrido un derecho de prórroga del contrato por tres años " a contar desde la fecha de terminación del primer plazo fijado para su vigencia", añadiéndose que "en caso de producirse la prórroga aquí prevista la misma terminaría por todo el día 12 de marzo de 1989"; 2) en la cláusula cuarta en que se fija el precio y la forma de hacerlo efectivo se dice expresivamente que "DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. pagará a D. Juan Pedro la cantidad mínima anual de trescientas mil pesetas netas, por anualidades anticipadas y concretamente en cada una de las siguientes fechas: la primera fue satisfecha el 12 de marzo de 1981 y las restantes, a 12 de marzo de 1982, 12 de marzo 1984 y 12 marzo 1985"; 3) en el apartado b) de esta cláusula 4ª se dice que "cada seis meses a contar desde la fecha de 12 de marzo de 1981 se establecerá el cálculo del canon o royalti a percibir por Don Juan Pedro..."; y en el apartado c) de esta misma cláusula se dice "al acabar cada periodo anual a contar desde el 12 de marzo de 1981, se realizará, a requerimiento del Sr. Juan Pedro y a sus costas una Auditoria externa..."; 4) finalmente, en la cláusula 11ª, en relación a lo establecido en la cláusula 4ª a) que la primera anualidad ya la había recibido el cedente del licenciatario el día 12 de marzo de 1981. Este análisis del clausulado del contrato hace que la discordancia que se da en la cláusula 3ª, párrafo primero, haya de entenderse en el sentido de que la intención de las partes fue la de retrotraer el inicio de los efectos del contrato al día 12 de marzo de 1981 y, fijado un plazo de duración de cinco años, establecer como fecha terminal del mismo el día 12 de marzo de 1986, a partir de la cual y por un periodo de tres años, se prorrogaría el contrato si el licenciatario hacía uso de la facultad que se le reconocía en tiempo oportuno para ello. No existe en el contrato interpretado dato alguno que abone la interpretación dada por la sentencia recurrida de ser la del 12 de abril de 1986, la fecha final del contrato, interpretación que resulta contradicha por la carta dirigida por DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. al señor Juan Pedro por conducto notarial (documento número 11 de los aportados con la demanda) ejercitando el derecho de prórroga en la que se transcribe completa la cláusula 3ª del contrato y, manifestando su voluntad de hacer uso de la opción concedida, se dice, refiriéndose a la prórroga, "que terminará por todo el día 12 de marzo de 1989". Ha de concluirse, por ello, que la Sala de instancia ha infringido los preceptos que se citan en el motivo al interpretar el repetido párrafo primero de la cláusula 3ª del contrato y debe estimarse el motivo.

La estimación del anterior comporta la del motivo cuarto en que, por el cauce del número 5º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se alega infracción del art. 1262 del Código Civil y de la doctrina jurisprudencial recogida en las sentencias que se citan, argumentando que no hubo consentimiento para la prórroga del contrato suscrito entre el titular del modelo de utilidad y el licenciatario ahora recurrido, al haber ejercitado éste su opción fuera del plazo pactado. En el cuarto fundamento jurídico de la sentencias recurrida se afirma que "consta en autos que con fecha 6 de septiembre de 1985, D. Íñigo, actuando como representante de la actora apelada, requirió al Notario de San Sebastián, D. Agustín Lamsfus y Sese, para que por mediación del Notario de Barcelona D. Bartolomé Masoliver Ródenas, entregará a D. Juan Pedro en su domicilio de la Ciudad Condal una carta fechada el día 3 de septiembre del mismo año, en la que se expresaba la voluntad de prórroga del contrato de 9 de julio de 1981, invocando y transcribiendo la estipulación tercera del mencionado contrato. De igual modo, está acreditado en autos que con fecha 12 de septiembre de 1985, el Notario D. Bartolomé Masoliver Ródenas recibió de los servicios de correos la copia auténtica del acta levantada por el Sr.Notario de San Sebastián, antes referido, y que con fecha 30 de septiembre del citado año, el Notario de Barcelona entregó copia simple del acta y de los documentos unidos a Dª Frida, esposa del Sr. Juan Pedro, en el domicilio de estos últimos".

De los anteriores hechos probados y de lo establecido en el anterior fundamento de esta resolución sobre la fecha de terminación del plazo inicial de cinco años fijado para la vigencia del contrato, el 12 de marzo de 1986, se pone de manifiesto el ejercicio fuera del plazo pactado del derecho de opción a la prórroga por el actor-recurrido, puesto que, a tenor de la cláusula 3ª párrafo segundo del contrato, la prórroga se producirá "siempre que por parte de DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. se de un preaviso de su voluntad de prorrogar este contrato con una antelación mínima de seis meses a la fecha de terminación del primer plazo de su vegencia", por lo que, y de acuerdo con el art.5 del Código Civil, el plazo de preaviso vencía el día 12 de septiembre de 1985.

Es de tener en cuenta la reiterada doctrina jurisprudencial que, si bien emitida con relación a la opción de compra es aplicable a cualquier otro derecho de opción en que la perfección de un contrato o su prórroga dependan de la exclusiva voluntad del optante, reconoce el carácter receptivo de la voluntad del optante por lo que no basta para que se entienda ejercitada la opción en tiempo oportuno que se manifieste esa voluntad dentro del plazo pactado sino que es necesario que esa declaración de voluntad llegue al concedente de la opción dentro del plazo; así, la sentencia de 29 de marzo de 1993 dice que "el ejercicio válido del derecho de opción exige que dentro del plazo pactado el optante manifieste su voluntad de llevar a cabo el contrato negociado, notificando en este sentido su voluntad positiva al concedente, para que, sin necesidad de ninguna otra actividad, se tenga por consumada la opción (ss. 6 abril 1987 y 23 diciembre 1991)", y la de 22 de diciembre de 1992 que "en todo supuesto de opción de compra, para que la compraventa quede perfeccionada es necesario que llegue a conocimiento del optatario o promitente la declaración unilateral de voluntad por la que el optante hace uso de la opción, dado el carácter receptivo que tiene dicha declaración de voluntad (ss. 7 de noviembre de 1967, 28 de mayo de 1976, 12 de abril y 12 de julio de 1979). Prescindiendo de si la persona a la que se dirigió la declaración de voluntad del optante era o no la legitimada para recibirla, lo cierto es que esa declaración no llegó a su poder hasta el día 30 de septiembre de 1985, cuando ya había transcurrido el plazo para ello que finalizaba el día 12 de los mismos mes y año, circunstancia por la cual no llegó a producirse la prórroga del contrato de 9 de julio de 1981 que concluyó el día 12 de marzo de 1986, habida cuenta, por otra parte, que aunque el optante emitió su declaración de voluntad dentro del plazo previsto, no es imputable al promitente el retraso en la recepción al no estar acreditado que fuese debido a una conducta obstativa por su parte causante de ese retraso que pudiera justificar tener por ejercitada la opción en tiempo hábil (veáse sentencia de 22 de diciembre de 1992 y las en ésta citadas).

Habiendo perdido vigencia el contrato de concesión de la licencia de explotación del modelo de utilidad a favor de DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. el día 12 de marzo de 1986, con anterioridad, por tanto, a la entrada en vigor de la Ley de Patentes 11/1986, de 20 de marzo, que se produjó, de acuerdo con su disposiciones final 4ª, el día 26 de junio de 1986, no eran aplicables al repetido contrato las normas que en dicha Ley regulan las licencias contractuales, sino que se regía por las estipulaciones que, al amparo de la libertad de pacto que establece el art. 1255 del Código Civil, acordaron libremente las partes puesto que tales contratos no estaban sometidos a regulación legal en el Estatuto de la Propiedad Industrial de 1929, bajo vigencia nació y produjó sus efectos el aquí contemplado. En consecuencia, el licenciatario no puede invocar legitimación al amparo del art. 124.2 de la citada Ley 11/1986 para ejercitar las acciones actuadas en la demanda contra un tercero por violación del modelo de utilidad, careciendo asimismo de legitimación de acuerdo con las estipulaciones del contrato de 9 de julio de 1981, ya que el licenciante don Juan Pedro se reserva el ejercicio de las acciones procedentes contra tales personas físicas o jurídicas que fabricaran, en todo o en parte, o comercializaran o vendieran y usaran indebidamente el objeto reivindicado (cláusula quinta) y aunque el licenciante venía obligado a ejercitar esas acciones a requerimiento del licenciatario, no se reconocía legitimación a éste para el ejercicio de tales acciones, sin perjuicio, lógicamente, de las acciones que pudiera ejercitar frente a la otra parte contratante nacidas, en su caso, del incumplimiento de las obligaciones contractuales.

La estimación de estos motivos del recurso es suficiente, sin entrar en el examen de los restantes, para la casación y anulación de la sentencia recurrida así como para la revocación de la dictada por el Juzgado de Primera Instancia, lo que obliga a esta Sala resolver la cuestión litigiosa de acuerdo con los términos en que ha sido entablado el debate, resolución que, de acuerdo con las razones expuestas en los anteriores fundamentos de derecho, ha de serlo en el sentido de desestimar la demanda, sin que proceda hacer especial condena en costas a la parte actora cuyas pretensiones son íntegramente rechazadas, por concurrir en el caso excepcionales circunstancias que justifican su no imposición como es la compleja situación de hecho y jurídica creada por la concesión de una nueva licencia de explotación del modelo de utilidad cuando no se había aún resuelto la concedida al actor con carácter de exclusiva, la pasividad del licenciante en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales y la apariencia de un prórroga válida del contrato.

De conformidad con los arts.710 y 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, no ha lugar a hacer especial condena en las costas causadas en el recurso de apelación ni en este de casación y procede la devolución al recurrente del depósito constituido, de acuerdo con el citado art. 1715.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo españolFALLAMOS

QUE DEBEMOS DECLARAR Y DECLARAMOS HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION interpuesto por ROBERTO ZUBIRI, S.A. contra la sentencia dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Bilbao de fecha veintiuno de febrero de mil novecientos noventa y uno que casamos y anulamos; y con revocación de la sentencia dictada por el Magistrado-Juez de Primera Instancia número Uno de Bilbao de fecha diez de abril de mil novecientos ochenta y nueve, debemos desestimar y desestimamos la demanda formulada por DOCUMENTOS TRANSKRIT, S.A. contra ROBERTO ZUBIRI, S.A., a quien se absuelve de la demanda; sin hacer expresa condena en las costas causadas en primera y segunda instancia y en este recurso de casación.

Devuélvase al recurrente el depósito constituido librando los despachos necesarios . Y líbrese a la mencionada Audiencia la certificación correspondiente, con devolución de los autos y rollo de Sala en su día remitidos.

Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. Pedro González Poveda, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.