STS, 5 de Diciembre de 2002
| Ponente | Fernando Cid Fontán |
| ECLI | ES:TS:2002:8166 |
| Número de Recurso | 516/1997 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - 01 |
| Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2002 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. SEGUNDO MENENDEZ PEREZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. PABLO MARIA LUCAS MURILLO DE LA CUEVAD. FERNANDO CID FONTAN
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a cinco de Diciembre de dos mil dos.
En el recurso de casación nº 516/1997, interpuesto por el Procurador D. Antonio Alvarez Buylla Ballesteros, con la asistencia de Letrado, en nombre y representación de FRATELLI ROSSETTI SpA., contra la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nº 2703/1994, con fecha 19 de julio de 1996, sobre marca; siendo partes recurridas la Administración General del Estado, representada y defendida por el Sr. Abogado del Estado, y UGO ROSSSETTI, SRL, representado por la Procuradora Dª. Montserrat Sorribes Calle, asistida de Letrado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 19 de julio de 1996, estimando el recurso contencioso-administrativo nº 2703/1997, por UGO ROSSETTI S.p.A., contra Acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas del Registro de la Propiedad Industrial de fecha 21 de marzo de 1994 que estimando el recurso de reposición interpuesto por FRATELLI ROSSETTI, S.p.A, acordando la concesión de la inscripción registral de la marca nº NUM000 "UGOROSSETTI", para las clase 18 y 25. Notificada dicha sentencia a las partes, por la representación de FRATELLI ROSSETTI, S.p.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de noviembre de 1996, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, el recurrente compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, al tiempo que formuló en fecha 24 de diciembre de 1996, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, solicitó se declarara haber lugar al recurso casando la sentencia recurrida y pronuncie otra más ajustada a Derecho, declarando la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, y resolviendo en los términos interesados, denegando la protección en España de la marca internacional nº NUM000 "UGOROSSETTI" por la previa existencia de la marca internacional registrada en España nº NUM001 "ROSSETTI", con imposición de costas a la parte recurrida.
El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 19 de mayo de 1997, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (la Administración del Estado y a la Procuradora Srª. Montserrat Sorribes Calle), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 23 de junio y 15 de julio de 1997, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas a la parte contraria.
Por providencia de fecha 17 de septiembre de 2002, se señaló para votación y fallo de este recurso de casación el día 28 de noviembre de 2002, fecha en que tuvo lugar el acto.
En el presente recurso de casación el recurrente articula siete motivos de casación, los cuatro primeros, al amparo del artículo 95.1.3º de la Ley Jurisdiccional por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, con infracción del artículo 43 de la Ley Jurisdiccional, y artículo 349 de la L.E.C.; el quinto, sexto y séptimo, al amparo del artículo 95.1.4º de la Ley Jurisdiccional por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que fuesen aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate, que luego concreta en la infracción de los artículos 12.1 a) y 13 c) de la Ley de Marcas 32/1988; infracción del artículo 5,5 del Arreglo de Madrid de 14 de abril de 1891 y la infracción de los principios generales del Derecho de Ejecutividad y Conservación de los Actos Administrativos y del Interés general del Consumidor.
Los tres primeros motivos de casación articulados por el recurrente, al aparo del artículo 95.1.3º por quebrantamiento de las normas reguladoras de la sentencia establecidas en el artículo 43 de la Ley Jurisdiccional y 359 de la L.E.C., deben ser examinados y resueltos de forma conjunta, dado que en el primero se denuncia que la sentencia incurre en incongruencia omisiva por falta de motivación de la misma; en el segundo, se alega incongruencia omisiva de la sentencia porque se olvida, sin citar siquiera, de la marca nº NUM002 ROSSETTI propiedad de FRATELLI ROSSETTI; y en el tercero, se denuncia también incongruencia de la sentencia por su falta de claridad, imprecisión y contradicciones de la misma. Examinados con detalle cada uno de los primeros motivos, no ofrece duda que guardan íntima relación entre ellos y deben ser resueltos conjuntamente dado que el recurrente basa la falta de motivación de la sentencia, la incongruencia de la misma y la falta de claridad e imprecisión en el hecho cierto de que la sentencia de instancia solamente tiene en cuenta la oposición de las marcas nº NUM003 ROSETA, y nº NUM004 ENZOBORSETTI, sin tener en cuenta para nada a la marca nº NUM002 ROSSETTI, propiedad de FRATELLI ROSSETTI, que es precisamente la marca que recurrió en reposición y que motivó la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de marzo de 1994, en la cual, y tras confrontar la marca internacional aspirante nº NUM000 UGOROSSETTI, clases 18 y 25, y su marca oponente en reposición nº NUM002 ROSSETTI, clase 25, llega a la conclusión de que ambas marcas son incompatibles por su semejanza fonética, por la notoriedad de la marca ROSSETTI y por la semejanza de productos de ambas, con lo cual, no ofrece la menor duda, que la marca NUM002 ROSSETTI es la única que el Registro tuvo en cuenta al dictar su Resolución de 21 de marzo de 1994, para acordar la denegación de la inscripción registral de la marca internacional aspirante nº NUM000 UGOROSSETTI, clases 18 y 25. Ello no obstante, la sentencia dictada en primera instancia, hoy recurrida en casación, después de reconocer en su Fundamento de Derecho Primero c), que como consecuencia del recurso de reposición de FRATELLI ROSSETTI, S.p.A., la resolución publicada en el BOPI el 16 de julio de 1994, anula la anterior y acuerda la denegación de la marca internacional aspirante nº NUM005 , y que tal denegación fue la causa de la interposición del recurso contencioso- administrativo nº 2703/1994, a partir de este momento, en su Fundamento de Derecho Segundo se limita a comparar la marca aspirante UGOROSSETTI nº NUM000 , con sus oponentes nº NUM003 , ROSETA, clase 25, y la contemplada de oficio por el Registro al dictar la primera resolución de 15 de febrero de 1993 nº NUM004 ENZOBORSETTI, clase 18, olvidándose a partir de dicho momento de la marca nº NUM002 ROSSETTI, marca opositora en el recurso de reposición.
La sentencia recurrida en casación en su Fundamento de Derecho Tercero, contiene unas consideraciones generales sobre el registro de marcas aplicables tanto al artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, como al artículo 124.1º del Estatuto de la Propiedad Industrial, que por generalidad en nada se refieren a las marcas enfrentadas y es totalmente aplicable a cualquier otra marca, cualquiera que sea su denominación, para terminar en su Fundamento de Derecho Cuarto, aplicando las anteriores generales, y llegar a la conclusión inmotivada, de que los productos que ambas protegen, no sólo pertenecen a la misma esfera mercantil, sino que tienen la misma naturaleza, lo que refuerza la posibilidad de error en el comercio, para concluir el imposible error o confusión, habida cuenta de la similitud fonética entre ambas, queda desvirtuada por la diferenciación de las citadas, que les hace compatibles en el mercado, llegando en el FALLO a la estimación del recurso y a la revocación de la resolución del Registro por no ser conforme a Derecho. La sentencia examinada es totalmente incongruente con la pretensión del demandado en la instancia y ahora recurrente en casación FRATELLI ROSSETTI, S.p.A., cuya marca nº NUM002 ROSSETTI, no se tiene en cuenta al resolver. Además está totalmente inmotivada respecto de la pretensión opositora a la concesión de la marca aspirante nº NUM000 UGOROSSETTI, en base a su marca ROSSETTI. Asimismo incurre en total obscuridad, confusión y contradicción en sus razonamientos respecto a la protección de FRATELLI ROSSETTI, a la que produce una total indefensión para defenderse contra la misma. Todo lo cual nos lleva a la conclusión de que procede estimar los tres primeros motivos de casación examinados, casando y anulando la sentencia recurrida y en su lugar dictar otra resolviendo conforme a Derecho.
Casada y anulada la sentencia recurrida, esta Sala, sin necesidad de pronunciarse sobre los demás motivos de casación articulados por el recurrente, se convierte en Sala de instancia para resolver con plena jurisdicción el problema de fondo planteado en el recurso contencioso- administrativo nº 2703/1994, en el recayó la sentencia de 19 de julio de 1996 casada y anulada por no ser conforme a Derecho. Dicho recurso contencioso- administrativo se interpuso por la entidad UGO ROSSETTI, S.p.A., ante la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administraitvo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, contra resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de marzo de 1994, que estimando el recurso de reposición interpuesto por FRATELLI ROSSETTI, S.p.A., contra otra de dicha Oficina de fecha 15 de febrero de 1993, estima el recurso de reposición y anula la resolución impugnada acordando la denegación de registro solicitada por UGO ROSSETTI, S.p.A., para la marca internacional nº NUM000 UGOROSSETTI, para las clases 18, artículo de piel, bolsos, paraguas y sombrillas, y clase 25, complementos de piel y calzados, por incompatibilidad registral con la marca nº NUM002 ROSSETTI, clase 25, calzados, apareciendo en dicho recurso en concepto de demandados, la Administración del Estado y FRATELLI ROSSETTI, S.p.A.. Al no haber sido partes en dicho recursos las otras marcas que intervinieron en el expediente, ROSETA y ENZOBORSETTI, es evidente que tales marcas son ajenas al presente recurso contencioso-administrativo dado que se conformaron con la resolución de 21 de marzo de 1994, no interponiendo contra ella recurso jurisdiccional. En definitiva, la cuestión a resolver en el recurso contencioso-administrativo nº 2703/1994, quedó reducida a pronunciarse sobre la compatibilidad o incompatibilidad registral de las marcas nº NUM000 , aspirante, UGOROSSETTI, clases 18, artículos de piel, bolsos, paraguas y sombrillas y clase 25, cinturones, complementos de piel y zapatos, de la titularidad de UGO ROSSETTI, S.p.A., con la marca oponente en vía de reposición nº NUM002 ROSSETTI, clase 25, calzados, de la titularidad de FRATTELLI ROSSETTI, al amparo de lo dispuesto en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, vigente cuando se inició el expediente el 14 de febrero de 1990.
Establece el artículo 12.1 de la Ley 32/1988, que no podrán registrarse como marcas los signos o medios: a) que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual, con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, de tal manera que la Ley 32/1988, contempla tres elementos a tener en cuenta para la comparación entre marcas, cuales son, la identidad o semejanza fonética, la identidad o similitud de productos o servicios y el riesgo de confusión entre las marcas enfrentadas, lo cual, aplicado al caso presente, nos lleva a la comparación fonética de ambas marcas mediante un examen visual y global apareciendo en ambas el elemento ROSSETTI, y como único elemento diferenciador el término UGO, pero apreciado en su conjunto suena fonéticamente al oído de forma muy parecida en cuanto destaca la terminación de ambas; así como es manifiesta la identidad o similitud de los productos o servicios que las mismas protegen, principalmente zapatos y su relación con los artículos de piel, similitudes de ambos elementos que indudablemente pueden inducir a error o confusión en el consumidor medio -persona dotada con un raciocinio y facultades perceptivas normales-, y que además, dada la identidad del término ROSSETTI, puede generar un riesgo de asociación con la marca anterior, elemento que sirve para precisar el alcance del posible riesgo de confusión, y que en el caso presente, al tratarse de marcas de calzados, existe grave riesgo de confusión y asociación con la marca anterior. Con lo cual, llegamos a idéntica conclusión que la que mantuvo la Oficina Española de Patentes y Marcas en su resolución de 21 de marzo de 1994, para estimar el recurso de reposición y anular la inscripción registral de la marca aspirante, declarando que el acto del registro combatido en el presente recurso, que denegó la inscripción registral de la marca internacional nº NUM000 UGOROSSETTI, clases 18 y 25, es plenamente conforme a Derecho y en consecuencia, procede la desestimación del recurso contencioso-administrativo nº 2703/1994 interpuesto por la representación procesal UGO ROSSETTI, S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de marzo de 1994 que denegó la inscripción registral de la marca internacional NUM000 UGOROSSETTI, para productos de las clases 18 y 25, la que declaramos conforme a Derecho.
Procede declarar haber lugar al presente recurso de casación, lo que no conlleva la condena en costas del mismo, tal como dispone el Art. 102.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
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) Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, estimamos el presente recurso de casación nº 516/1997, interpuesto por el procurador D. Antonio Alvarez Buylla Ballesteros, en nombre y representación de FRATELLI ROSSETTI, S.p.A., contra la sentencia de fecha 19 de julio de 1996, dictada por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso administrativo nº 2703/1994, casando y anulando dicha sentencia.
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) En su lugar dictamos otra sentencia por la que se desestima el recurso contencioso-administrativo nº 2703/1994 interpuesto por UGO ROSSETTI, S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 21 de marzo de 1994 que en vía de reposición denegó la inscripción registral de la marca internacional nº NUM000 UGOROSSETTI, clases 18 y 25, que declaramos conforme a Derecho.
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) No hacemos expresa condena en costas ni de las causadas en primera instancia ni de las ocasionadas por el presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
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ATS, 5 de Marzo de 2015
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