STS, 9 de Marzo de 2004
| Ponente | FERNANDO CID FONTAN |
| ECLI | ES:TS:2004:1603 |
| Número de Recurso | 2323/2000 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO - RECURSO CASACION |
| Fecha de Resolución | 9 de Marzo de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a nueve de Marzo de dos mil cuatro.
En el recurso de casación nº 2323/2000, interpuesto por la entidad NESTLE ESPAÑA, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, asistido de Letrado, contra la sentencia nº 937 dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en fecha 29 de septiembre de 1999, recaída en el recurso contencioso-administrativo nº 371/1997, sobre inscripción registral de las marcas tridimensionales números 1.928.482, 1.928.483, 1.928.484, 1.928.485, 1.928.486, 1.928.487, 1.928.488, 1.928.489 y 1.928.490, para productos de la clase 29, "yoghourt con sabor natural azucarado, macedonia, manzana, piña, plátano, melocotón, fresa, limón y coco"; habiendo comparecido como partes recurridas la Administración General del Estado, representada y dirigida por el Sr. Abogado del Estado, y DANONE, S.A., representada por el Procurador D. José Manuel Villasante García, asistido de Letrado.
En el proceso contencioso-administrativo nº 371/97, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) dictó sentencia nº 937 de fecha 29 de septiembre de 1999 desestimando el recurso promovido por NESTLÉ ESPAÑA, S.A. contra nueve resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de diciembre de 1995 confirmadas en vía de recurso ordinario por otras de 12 y 14 de noviembre de 1996, que concedieron la inscripción registral de las nueve marcas tridimensionales nº. 1.928.482 a 1.928.490, todas ellas propiedad de DANONE, S.A., para distinguir productos de la clase 29 "yoghourt con sabor natural azucarado, macedonia, manzana, piña, plátano, melocotón, fresa, limón y coco" que concedieron el registro de tales marcas.
Notificada dicha sentencia a las partes, por dicha entidad NESTLE ESPAÑA, S.A. se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 7 de marzo de 2000, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (NESTLE ESPAÑA, S.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 14 de abril de 2000 el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso tres motivos, al amparo del artículo 88..1 d) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, el primero, por infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en el artículo 2.d), en relación con el art. 1, ambos de la Ley de Marcas, el segundo, por infracción del art. 30 de la Ley, y el tercero, por infracción de la jurisprudencia sobre la carencia de valor vinculante de los precedentes administrativos.
El recurso de casación fue admitido en su totalidad por providencia de la Sección primera de esta Sala de fecha 18 de octubre de 2001, en la cual se ordenó también entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la Administración del Estado y DANONE, S.A.), a fin de que en el plazo de treinta días pudieran oponerse al recurso, lo que realizaron en escritos presentados en fecha 28 de noviembre y 31 de diciembre de 2001, en el que expusieron los razonamientos que creyeron oportunos y solicitaron se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso de casación y confirmando la sentencia recurrida, con imposición de costas al recurrente.
Por providencia de fecha 10 de diciembre de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 2 de marzo de 2004, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Cid Fontán, Magistrado de la Sala
Es objeto de la presente casación la sentencia nº 937 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Tercera) de fecha 29 de septiembre de 1999 desestimatoria del recurso promovido por NESTLE ESPAÑA, S.A. contra nueve resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 5 de diciembre de 1995, confirmadas en vía de recurso ordinario por otras de 12 y 14 de noviembre de 1996, que concedieron a DANONE, S.A., la inscripción registral de las marcas tridimensionales números 1.928.482, 1.928.483, 1.928.484, 1.928.485, 1.928.486, 1.928.487, 1.928.488, 1.928.489 y 1.928.490, para productos de la clase 29, "yoghourt con sabor natural azucarado, macedonia, manzana, piña, plátano, melocotón, fresa, limón y coco", consistente en un envase cilíndrico en cuya parte superior y en distinto plano aparece la tapa cuadrangular de vértices redondeados, en la cual aparece una letra, la inicial del sabor que contiene "a" (azucarado), "m" (macedonia, manzana y melocotón), "p" (piña y plátano), "f" (fresa), "l" (limón) y "c" (coco), con grafía especial, al lado de cuya letra aparece una figura de la fruta o cucharilla correspondiente, y en ambos lados unos segmentos irregulares y perpendiculares. El cuerpo cilíndrico, en su parte superior tiene un óvalo con la palabra "DANONE", en su centro repite la figura y letra de la tapa y en su parte inferior existen tres líneas horizontales entre las que aparece la leyenda "yoghourt" seguida del sabor correspondiente, especificando el peticionario que no se reivindican en exclusiva los signos genéricos del conjunto, aunque sí la especial grafía y forma y disposición del conjunto. Concesión que se otorga pese a la oposición expresa de NESTLE ESPAÑA, S.A., que alegaba genericidad y habitualidad en el mercado del envase, con infracción del artículo 11.1 a), b) , c) y d) de la Ley de Marcas.
La sentencia de instancia llegó a la conclusión de que al no reivindicarse los signos genéricos del conjunto, no se produce ninguna infracción de las normas contenidas en los artículos 1, 2 d), 11 y 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, frente a lo cual sostiene el hoy recurrente, en los tres motivos de casación articulados, que se produce infracción de los artículos 1 y 2 d) y artículo 30 de la Ley de Marcas, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa a que los precedentes administrativos carece de valor vinculante.
En el primer motivo de casación, articulado como los otros dos, al amparo del Art. 88.1 d) de la Ley Jurisdiccional, alega el recurrente que la sentencia de instancia infringe el artículo 2 d) en relación con el artículo 1 de la Ley de Marcas al afirmar que las marcas solicitadas por DANONE son mixtas-tridimensionales, dado que el artículo 2 d) de la Ley de Marcas solo regula las marcas tridimensionales pero no las mixtas-tridimensionales. La tesis del recurrente debe ser rechazada por su falta de fundamento jurídico dado que la sentencia recurrida cuando dice que todo ello configura una marca "mixta tridimensional" se está refiriendo a que las marcas aspirantes se componen de leyendas y gráficos, lo cual es totalmente correcto dado que el artículo 2 de la Ley establece que "podrán constituir marca: a) Las palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar las personas. b) Las imágenes, figuras, símbolos y gráficos. c) Las letras, las cifras y sus combinaciones. d) Las formas tridimensionales entre las que se incluyen los envoltorios, los envases, la forma del producto o su presentación. e) Cualquier combinación de los signos o medios que, con carácter enunciativo, se mencionan en los apartados anteriores." De todo ello se desprende que es precisamente el apartado e) el que admite la combinación de signos o medios (palabras, imágenes, letras, envases) de los apartados anteriores y por tanto, no ofrece la menor duda que las marcas solicitadas por DANONE no infringen el artículo 2 de la Ley. En las marcas tridimensionales que se regulan en el apartado d) y conforme dispone el apartado e) es posible cualquier combinación de leyendas, formas y gráficos. Las marcas hoy aspirantes reúnen todas esas clases al no reivindicar en exclusiva aquellos elementos genéricos o comunes, no susceptibles de apropiación en exclusiva por nadie, cuales son las expresiones, yoghourt azucarado, caducidad y letras, pues solamente reivindica la especial grafía de todas las leyendas y letras, la forma y disposición de conjunto y unos distintivos que reúnen las características de las marcas tridimensionales, cuales son el óvalo que contiene la marca "DANONE"con sus tres franjas horizontales inferiores, la banda azul en la parte inferiores del envase y el mismo óvalo que presenta la tapa. Desde un punto de vista global la nueva marca no es susceptible de ser calificada como genérica en cuanto está compuesta por el elemento denominativo "DANONE", cuya notoriedad y distintividad son indiscutibles, que va acompañado de otros elementos denominativos y gráficos que dan como resultado un conjunto dotado de suficiente fuerza diferenciadora capaz de cumplir en el mercado la misión que está encomendada a toda marca. La resolución del Registro, de conformidad a su petición, no le concede en exclusiva el envase por pertenecer al dominio público de otras muchas marcas que impide que nadie pueda reivindicarlo en exclusiva pues carece en sí mismo de fuerza diferenciativa suficiente, y por tanto, en cuanto a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Marca, y todo ello viene reconocido por la propia demanda de NESTLE, S.A., en el Hecho Primero de la misma en la que el propio demandante reconoce que no se reivindica en exclusiva el envase, con lo cual rectificando la sentencia recurrida en cuanto a tal apreciación se refiere y aclarando que las marcas aspirantes no reivindican en exclusiva el envase en sí mismo, es evidente que las marcas solicitadas reúnen todos los requisitos para ser calificadas con todo acierto de marcas mixtas tridimensionales como expresamente se hace en la sentencia recurrida, y procede desestimar el primer motivo de casación examinado.
Como segundo motivo de casación, alega el recurrente que la sentencia recurrida infringe el artículo 30 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 24.2 de la misa, y artículo 11.1 de la misma, al discutir el carácter de marca tridimensional de las marcas aspirantes, conclusión a la que llega la sentencia recurrida intentando reproducir desde su origen el debate mantenido en la instancia, como si el recurso de casación fuera una segunda instancia, poniendo en duda el carácter distintivo de las marcas solicitadas como tridimensionales en base a una interpretación subjetiva del recurrente que pretender sustituir el criterio de la Sala concordante con el del Registro, por el suyo propio. Todo lo dicho al examinar el primer motivo de casación que hemos rechazado es aplicable al segundo motivo articulado, y procede en consecuencia rechazarlo de plano por su falta de fundamento jurídico, pues pretende reproducir de nuevo la controversia de la tridimensionalidad de las marcas aspirantes, discrepando de la apreciación de la prueba que se hace de la sentencia. En el caso presente, el Tribunal de instancia, examinada la prueba obrante en autos, destaca que el titular de las marcas aspirantes, es propietario de otras marcas anteriores en las que se utiliza el mismo envase que aparece en las marcas hoy aspirantes, "consistente en un cuerpo cilíndrico de revolución, provisto en su parte superior de un plano sobredimensionado con respecto a la base y de contorno cuadrangular de vértices redondeados con uno de sus lados curvoconvexo, presentando diversas franjas u óvalos con distintas inscripciones, aparte las ya citadas como no reivindicadas, todo lo cual configura sin duda una marca mixta tridimensional, en los términos en que ya obran concedidas otras con anterioridad a la codemandada, quedando desvirtuadas por ello las alegaciones de la demanda, concluyendo la sentencia con la afirmación de que no se observan "en la concesión de las marcas de que se trata, infracción alguna de las normas contenidas en los artículos 1, 2.d), 11 y 12 de la Ley de Marcas, de 10 de noviembre". No ofrece pues la menor duda que la sentencia recurrida del conjunto de la prueba deduce como cuestión fáctica que las marcas solicitadas reúnen los requisitos necesarios para ser consideradas marcas tridimensionales, completando el concepto jurídico indeterminado que establece el artículo 2.d) de la Ley de Marcas y que como tal cuestión de apreciación de la prueba no es susceptible de ser modificado en vía de casación, si no se demuestra evidente y manifiesto error en tal conclusión, lo que no sucede en el caso de autos, en el que la Sala de instancia, sin atender a los signos genéricos del conjunto que el interesado no reivindica en exclusiva, cuales son las letras, yoghourt, natural azucarado, envase, etc., atendiendo sólo a la forma y disposición del conjunto en sus diferentes diversiones que presenta, otorga a la marca el carácter de marca tridimensional, lo cual, como su propio nombre indica, no significa mas que el ser contemplada en su conjunto apreciando las tres dimensiones de altura, anchura y fondo que presentan los cuerpos en el espacio, y dado que tal apreciación y descripción es totalmente correcta por parte de la sentencia de instancia, no es posible alterarla por una simple apreciación del recurrente desprovista de toda prueba y fundamento racional, y procede la desestimación del motivo que examinamos.
Como tercer motivo de casación, el recurrente alega que la sentencia de instancia infringe la doctrina jurisprudencial conforme a la cual, los precedentes administrativos carecen de valor vinculante, tergiversando dicha doctrina, de forma tal que lo que se debe entender como que los precedentes administrativo no obligan a ser tenidos en cuenta por la jurisdicción contencioso- administrativa, la cual tiene facultad para rechazarlo si lo estima oportuno, el recurrente pretende entenderlo como que los precedentes administrativos no pueden ser tenidos en cuenta por la jurisdicción, denunciando que la sentencia de instancia se ha servido de los precedentes administrativos para conceder las marcas aspirantes, negando a la Sala de instancia unas facultades que indudablemente ostenta, pues aunque no está obligada a ello, sí puede, si lo estima oportuno, tenerlos en cuenta al resolver y por ello, el motivo de casación que examinamos carece de todo fundamento jurídico y debe ser rechazado y con el la totalidad del recurso.
Al rechazar todos los motivos de impugnación es procedente declarar no haber lugar al presente recurso de casación, lo que conlleva la condena al actor en las costas del mismo, tal como exige el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, desestimamos el presente recurso de casación nº 2323/2000, interpuesto por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, en nombre y representación de NESTLE ESPAÑA, S.A., contra la sentencia nº 937 de fecha 29 de septiembre de 1999, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso contencioso administrativo nº 371/1997, haciendo expresa condena en costas al recurrente de las ocasionadas en el presente recurso de casación.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.D. FERNANDO CID FONTÁN, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario certifico.
-
STSJ Galicia 897/2010, 28 de Octubre de 2010
...que actúa en beneficio doutras entidades, dado que non lle correspondéndo, a tutela dos dereitos de terceiros. Por outra banda, a STS 09.03.2004 citada polo Concello non lle atribúe a este defecto efectos de nulidade, o que obriga a rexeita-lo TERCEIRO.- Verbo dos demais motivos alegados; c......
-
STSJ Cataluña 214/2008, 11 de Marzo de 2008
...conforme a una reiterada jurisprudencia, también aplicable cuando de marcas tridimensionales se trata (STS, Sala 3ª, de 9 de marzo de 2004, rec. 2323/2000, FJ 2º y 3º ; 27 de abril de 2004, rec. 4381/2000, FJ 3º; y 7 de julio de 2004, rec. 1630/2000, FJ 2º ), en una visión de conjunto, que ......