STS, 23 de Mayo de 2007

En el proceso contencioso-administrativo número 1666/2000, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 26 de marzo de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Desestimamos el recurso interpuesto por la Procurador Dª Mª Rosa Sorribes Calle en nombre y representación de OSBORNE Y CÍA, S.A., contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de junio de 2000, y confirmamos la misma en todos sus extremos por ser conforme a derecho, sin hacer expresa declaración sobre las costas de este recurso.».

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil OSBORNE Y CÍA, S.A., recurso de casación que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 16 de junio de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente GRUPO OSBORNE, S.A. (en calidad de sucesora de la Entidad Mercantil OSBORNE Y CÍA, S.A.), compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 6 de septiembre de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: Se sirva admitir este escrito en méritos del emplazamiento efectuado por la Sección Cuarta de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tenerme por personado ante esa Superioridad y por interpuesto y formalizado en tiempo y forma el Recurso de Casación en su día anunciado contra la Sentencia dictada en Instancia de 26 de marzo de 2004, por expresados y articulados los motivos en que dicho recurso se ampara y, tras la ulterior sustanciación procesal, dictar Sentencia estimatoria del indicado recurso, anulando y casando la Sentencia recurrida y en consecuencia, anula la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se acordó la denegación de la marca nº 2.169.042 "EL TORO".».

Por providencia de fecha 10 de enero de 2006, se admitió el recurso de casación.

Por providencia de la Sala de fecha 3 de febrero de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a las partes comparecidas como recurridas (la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO y la Entidad Mercantil SÁEZ MERINO, S.A.) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudieran oponerse al recurso, lo que efectuaron con el siguiente resultado:

1. - El Abogado del Estado por escrito presentado el día 10 de marzo de 2006, expuso los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que por formulada oposición a la casación, dicte sentencia desestimando el recurso y con costas.».

2. - La Procurador Doña María Victoria Pérez-Mulet y Díez-Picazo, en representación de la Entidad Mercantil SÁEZ MERINO, S.A. por escrito presentado el día 22 de marzo de 2006, expuso, asimismo, los razonamientos que creyó oportunos y lo concluyó con el siguiente SUPLICO: «que, teniendo por presentado este escrito con sus copias, se sirva admitirlo, unirlo a los autos de su razón y, en su virtud, tenga por formalizada en tiempo y forma la oposición al recurso de casación interpuesto por "GRUPO OSBORNE, S.A." contra la Sentencia nº 247, de fecha 26 de marzo de 2004, dictada por la Sección 4ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y en su virtud, y previos los trámites de Ley, dicte Sentencia desestimando totalmente el recurso de casación, e imponga las costas a la parte recurrente.».

Por providencia de fecha 21 de febrero de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 16 de mayo de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de marzo de 2004, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Entidad Mercantil OSBORNE Y CÍA, S.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de junio de 2000, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 6 de septiembre de 1999, que acordó la denegación de la inscripción de la marca número 2.169.042 "EL TORO", para distinguir productos de la clase 24 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca nacional número 2.169.042 "EL TORO" (denominativa), que distingue productos pertenecientes a la clase 24 (tejidos y artículos textiles no incluidos en otras clases, ropa de cama y de mesa), con la marca nacional oponente número 465.635 "LETORO" (denominativa), que ampara productos en las clases 24 y 25 (confecciones de todas clases para caballero, señora y niño, pañuelos, toallas, artículos de lencería, corsetería, mantelería y ropa de cama), que se fundamenta en la aplicación de la prohibición relativa de registro de marcas establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, conforme a la interpretación jurisprudencial que se desprende de la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 8 octubre de 2001, aceptando en su integridad los razonamientos de las resoluciones impugnadas, en la apreciación de la existencia de similitud denominativa, fonética y gráfica, que puede inducir a error a los consumidores, debido a la utilización de un término común en la composición de las marcas en conflicto "TORO", que considera «identificador» en el análisis comparativo, al que se añade en la marca obstaculizadora el artículo en lengua francesa «le», y de la coincidencia aplicativa, al distinguir ambas marcas productos pertenecientes a la misma clase o de características muy similares, según se refiere, sucintamente, en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

De esa doctrina cabe deducir que confrontando en el caso que nos ocupa los términos EL TORO y LETORO se aprecia en ambos, aunque en el segundo caso se encuentre unido el artículo francés LE con la palabra TORO, este último término es realmente identificador, sobre todo si se tiene en cuenta que LE es precisamente el equivalente al artículo EL en lengua francesa y que ambas marcas confrontadas distinguen o pretenden distinguir productos de la misma clase o de características muy similares. De todo ello se desprende que se produce entre ambas marcas una similitud fonética y gráfica importante que puede inducir a error en los consumidores atendiendo al nivel medio de conocimientos, si se tiene en cuenta, además, que los campos de aplicación de todas las marcas confrontadas son los mismos, motivo por el que se ha de cuidar aún más la protección del Registro a las marcas prioritarias y de ahí que por todos estos motivos deba confirmarse la resolución impugnada y desestimar el recurso interpuesto.

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Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil GRUPO OSBORNE, S.A., en sustitución procesal de OSBORNE Y CÍA, S.A., se articula en la exposición de un único motivo, que se funda al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del motivo de casación, se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo

12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la jurisprudencia que lo interpreta, al considerar la Sala de instancia que la marca número 2.169.042 "EL TORO" y la marca número 465.635 "LETORO", no pueden convivir en el mercado por generar riesgo de confusión en el consumidor, cuando debe apreciarse que no concurren los factores establecidos en dicho precepto, siendo las marcas confrontadas compatibles.

Se argumenta, en desarrollo de este motivo, con la formalización de un primer subapartado, que la Sala de instancia ha incurrido en error patente al no atender los precedentes registrales, que constatan que la Entidad recurrente pretende extender la protección del signo "EL TORO" que tiene reconocido en las clases 5, 18, 22 y 25 (marcas números 2.185.935, 2.169.039, 2.169.040 y 2.169.043) a productos de la clase 24.

En un segundo subapartado se reprocha que el Tribunal sentenciador no ha tomado en consideración precedentes jurisprudenciales, que han declarado la compatibilidad de las marcas enfrentadas, como se constata en la sentencia de la Sección Quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 8 de octubre de 2003, resolviendo un caso idéntico al presente; y, en un tercer subapartado, se censura que la Sala de instancia no ha tenido en cuanta la inexistencia de semejanza fonética, al estar compuestas las marcas confrontadas por letras comunes pero dispuestas en distinto orden, que permiten diferenciarlas desde las perspectivas visual y auditiva.

Sobre la prosperabilidad del recurso de casación.

Procede estimar la prosperabilidad del recurso de casación articulado, porque consideramos que la Sala de instancia ha incurrido en error de Derecho en la aplicación del artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que establece como supuesto de prohibición de registro de marcas que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, al no realizar el juicio del riesgo de confundibilidad entre las marcas confrontadas, desde la exigible comparación global o de conjunto de los signos reivindicados, sino descomponiendo artificialmente las sílabas que componen la marca obstaculizadora, para deducir la existencia de similitud denominativa, fonética y gráfica con la marca solicitada, sin apreciar la disimilitud conceptual de los signos enfrentados.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estima que no es razonable la afirmación del Tribunal sentenciador de que la marca denominativa número 2.169.042 "EL TORO" y la marca denominativa oponente número 465.635 "LETORO", no pueden convivir, debido a la existencia de similitud fonética y gráfica como si estuviera formada la marca obstaculizadora por dos vocablos separados "LE" y "TORO", procediendo el primero de la lengua francesa, cuando dicho signo debe calificarse de original o de fantasía, porque no tiene significado preciso en lengua española.

Según es consolidada doctrina de esta Sala, sólo en el supuesto de que las marcas se compongan en su integridad de términos o vocablos en lengua extranjera, que por su estructura lingüística o significado sean de fácil comprensión por el consumidor español medio, no pueden considerarse como denominaciones de fantasía y son oponibles a aquellas marcas que reproduzcan vocablos en lengua española si se genera riego de confusión o de asociación con la marca anterior.

A este respecto, cabe declarar que la Sala de instancia infringe la doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que declara que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, al no tomar en consideración adecuadamente el carácter distintivo de la marca obstaculizadora, que permite apreciar que no hay similitud fonética ni conceptual con la marca solicitada.

Se advierte que la sentencia de la Sala de instancia recurrida contradice asimismo la doctrina jurisprudencial de esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo expuesta en la sentencia de 19 de octubre de 2006 (RC 10218/2003 ), que declara la compatibilidad de signos idénticos a los confrontados en este proceso -la marca número 2.165.043 "EL TORO", de la clase 25, para "prendas confeccionadas para señora, caballero o niño y calzado, excepto ortopédico, y sombrerería, con la marca oponente número 465.035 "LETORO" de las clases 24 y 25-, con base en el argumento de que la marca obstaculizadora carece de sentido en la lengua española, no evocando concepto alguno, por lo que debe identificarse de «mera fantasía», lo que permite concluir que dicho distintivo tiene sustantividad propia y carga expresiva característica diferenciadora, tras valorar la distinta estructura lingüística de las marcas confrontadas, que provoca una diversa unión gráfica y una diferente cadencia y sucesión de sonidos desde la perspectiva fonética:.

Según reiterada jurisprudencia «el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.

En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.

Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.

A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.

[...] En el presente caso no se observa que la Sala de instancia haya incurrido en arbitrariedad o en inadecuada valoración, pues realiza un examen detallado de los componentes de ambas marcas, y considera que hay circunstancias diferenciales apreciables entre ellas, y además lo hace desde una apreciación de conjunto, no fragmentaria, porque entiende que la inversión del artículo y su unión al elemento principal de la marca le da una impresión gráfica, sonora y conceptual distinta a la oponente. Esta valoración no puede ser discutida con base en una pretendida interpretación errónea del concepto jurídico "semejanza fonética y conceptual", pues lo que ha hecho el juzgador de instancia es la aplicación de dicho concepto, que usa el artículo 12.1 de la Ley de Marcas, al elemento de hecho, que es el signo que se le somete en comparación con otro, función exclusiva suya que no puede ser corregida en casación, máxime, cuando el término LETORO no evoca concepto alguno, y es de mera fantasía, o, como dice la sentencia recurrida, "carece de sentido en nuestra lengua".».

Este precedente jurisprudencial resulta vinculante para resolver la controversia jurídica planteada en el recurso de casación que enjuiciamos, para respetar el principio de igualdad en la aplicación judicial del Derecho, que garantiza el artículo 14 de la Constitución, que, conforme a una consolidada doctrina del Tribunal Constitucional, que se advierte en la sentencia 2/2007, de 15 de enero, recogiendo la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, impide que los órganos del Estado aplicadores del Derecho y, particularmente, los juzgados y tribunales, resuelvan recursos en que se aplique la misma norma jurídica, en relación con situaciones que quepa considerar, razonablemente, de sustancialmente iguales, de forma diferente, sin justificación objetiva, para no incurrir en arbitrariedad, lo que descarta tomar en consideración los precedentes jurisprudenciales aducidos, en relación con la oposición de la marca gráfica número 824.196, para distinguir productos de la clase 24, que no se tuvo en cuenta por la Oficina registral.

No obstante, no cabe acoger el primer subapartado del motivo de casación que se funda en la invocación de precedentes registrales y en la alegación de que pretende una mera extensión del signo distintivo de marcas registradas a otros productos o servicios, con base a las siguientes consideraciones jurídicas:

Conforme es doctrina reiterada de esta Sala, los precedentes registrales en Derecho de Marcas no son vinculantes para la Administración ni para los Tribunales de Justicia, al estar sometidos al principio de legalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 117 de la Constitución, en razón del carácter casuístico que impregna la aplicación de las prohibiciones establecidas en el citado texto legal, que exige examinar en cada caso si concurren las prohibiciones de registrabilidad absolutas y relativas previstas en la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas .

En relación con la tesis sustentada por la parte recurrente de que debe aplicarse con más flexibilidad la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas cuando se trate de la ampliación de una marca registrada a otros productos, en la sentencia de esta Sala de 4 de octubre de 2006 (RC 7120/2003 ), hemos declarado:

Dicho criterio, como otros que ha ido construyendo la jurisprudencia de esta Sala, en ningún caso puede ser absoluto, sino que ha de compatibilizarse con los restantes principios sobre comparación entre marcas y, en definitiva, ha de ser aplicado ponderando las circunstancias del caso concreto

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Debe significarse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, debiendo considerar que, en este supuesto, por las condiciones objetivas en que se comercializan los productos textiles reivindicados, cabe considerar que el consumidor que se presume informado, atento y perspicaz podrá distinguirlos, sin asociar los productos a un mismo origen empresarial.

En consecuencia, al estimarse el motivo de casación articulado, declaramos haber lugar al recurso de casación interpuesto por la Entidad Mercantil GRUPO OSBORNE, S.A. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de marzo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1666/2000, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, atendiendo a la fundamentación jurídica expuesta, rechazando las alegaciones de las partes demandadas, al apreciarse que no concurren los presupuestos de prohibición de registrabilidad a que alude el artículo 12.1. a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en relación con la marca solicitada, procede estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil OSBORNE Y CÍA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de junio de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 6 de septiembre de 1999, que se declaran nulas, reconociendo el derecho de la Entidad Mercantil recurrente a la inscripción de la marca nacional número 2.169.042 "EL TORO", para distinguir productos de la clase 24 del Nomenclátor Internacional de Marcas.

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, no procede efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en primera instancia, ni las originadas en el presente recurso de casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

Declarar haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil GRUPO OSBORNE, S.A. contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 26 de marzo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 1666/2000, que casamos.

Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil OSBORNE Y CÍA, S.A. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 27 de junio de 2000, que desestimó el recurso de alzada interpuesto contra la precedente resolución de 6 de septiembre de 1999, que denegó la marca número 2.169.042 "EL TORO", para designar productos de la clase 24, del Nomenclátor Internacional de Marcas, reconociendo el derecho a la inscripción registral de la referida marca.

No efectuar expresa imposición de las costas procesales ocasionadas en primera instancia ni de las originadas en el presente recurso de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.