STS, 24 de Noviembre de 2004
| Ponente | MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONA |
| ECLI | ES:TS:2004:7642 |
| Número de Recurso | 6722/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 24 de Noviembre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
FERNANDO LEDESMA BARTRETOSCAR GONZALEZ GONZALEZMANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAFRANCISCO TRUJILLO MAMELYEDUARDO ESPIN TEMPLADOJOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veinticuatro de Noviembre de dos mil cuatro.
Visto por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 6722/2001 interpuesto por "TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.", representada por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta, contra la sentencia dictada con fecha 15 de octubre de 2001 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 142/1999, sobre marca número 2.100.027 "Nexodata Concentra"; es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, representada por Abogado del Estado, "NEXO EDITORES, S.R.L.", representada por la Procurador Dª. Raquel Nieto Bolaño, y "BANKINTER, S.A.", representada por la Procurador Dª. Rocío Sampere Meneses.
"Telefónica de España, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 142/1999 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1998, confirmada por la de 8 de noviembre siguiente, que le denegó la inscripción de la marca número 2.100.027 "Nexodata Concentra" para distinguir servicios de la clase 38.
En su escrito de demanda, de 8 de octubre de 1999, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se anulen y dejen sin efecto alguno las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5-5-1998 y de 8- 10-1998, declarando el derecho de mi parte a que acceda a la misma la marca 2.100.027 clase 38 'Nexo Data Concentra', estando la Administración obligada a pasar por tal declaración".
El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 17 de marzo de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".
"Bankinter, S.A." contestó a la demanda por escrito de 16 de junio de 2000 en el que suplicó sentencia "por la que, de conformidad con los hechos y fundamentos expuestos, se estime (sic) íntegramente esta demanda, y en consecuencia se confirme la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 8 de octubre de 1998, publicada en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de fecha 1 de diciembre de 1998, por la que se deniega el registro de marca número 2.100.027 (1) por ser la referida marca incompatible con la marca de mi mandante indicada a lo largo de este escrito". Por otrosí interesó el recibimiento a prueba.
"Nexo Editores, S.R.L." contestó a la demanda con fecha 24 de noviembre de 2000 y suplicó sentencia "por la que se declare no haber lugar a la pretensión de la demanda, confirmando por estar ajustada a derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de mayo de 1998 por la que se denegó el registro de la marca nº 2.100.027 Nexodata Concentra, en clase 38, y contra la de 8 de octubre de 1998, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto contra dicha denegación".
No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 15 de octubre de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que con desestimación del recurso interpuesto por el Procurador D. Juan Antonio García San Miguel y Orueta en representación de Telefónica de España, S.A., debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho las resoluciones recurridas, sin costas".
Con fecha 13 de diciembre de 2001 "Telefónica de España, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 6722/2001 contra la citada sentencia, al amparo del siguiente motivo fundado en el artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional: Único: por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.
El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.
"Nexo Editores, S.R.L." se opuso al recurso y suplicó la confirmación en todos sus pronunciamientos de la sentencia de instancia con expresa imposición de costas al recurrente.
"Bankinter, S.A." se opuso igualmente al recurso y suplicó sentencia "por la que: 1º.- Se acuerde declarar la inadmisibilidad del recurso de casación por concurrir los motivos del artículo 93.2 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con imposición de costas a la recurrente. 2º.- Con carácter subsidiario, y para el caso de que se admita a trámite el recurso de casación, acuerde desestimar el mismo por los motivos de oposición expuestos a lo largo del presente escrito confirmando íntegramente la sentencia de 15 de octubre de 2001, todo ello con imposición de costas a la recurrente".
Por providencia de 7 de junio de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 10 de noviembre siguiente, en que ha tenido lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.
La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 15 de octubre de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Telefónica de España, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud se denegó la inscripción de la marca número 2.100.027, "Nexodata Concentra", para distinguir servicios de la clase 38 del Nomenclátor Internacional, en concreto "servicios de telecomunicaciones".
A la inscripción de la marca número 2.100.027 "Nexodata Concentra", solicitada por "Telefónica de España, S.A.", se habían opuesto:
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"Nexo Editores, S.R.L." en cuanto titular de las marcas números 1.965.011(6), 1.965.009, 1.965.012 y 1.965.014, "Nexo", que amparan productos de las clases 38, 16, 39 y 42, respectivamente; y de las marcas números 1.273.452 "Nexotur", 1.608.813 "Nexo Tur" y 1.515.541 "Nexogoldtime", para productos de la clase 16; todas ellas referidas a "telecomunicaciones".
-
"Bankinter, S.A." en cuanto titular de la marca número 1.735.083(2) "Nexo Banca Electrónica" para productos de la clase 35, en concreto "servicios de ayuda en la explotación y/o dirección de una empresa comercial o industrial, en especial de empresas financieras y bancarias; servicios de ayuda a la dirección de negocios o funciones comerciales y/o administrativas de una empresa comercial o industrial, en especial de empresas financieras y/o bancarias; servicios de explotación o compilación de datos matemáticos o estadísticos".
La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había acordado en su resolución de 5 de mayo de 1998 lo siguiente:
"en virtud de lo establecido en el art. 28 de la citada Ley de Marcas, [...] la denegación de la marca solicitada con base en los siguientes motivos: Se consideran de aplicación las marcas 1.965.011 y otras del mismo titular, así como la 1.735.083 y la I-520.535 por parecido en la denominación y existe riesgo de confusión en el mercado".
Y en la de 8 de noviembre siguiente consideró que concurrían en el caso de autos:
los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados Nexodata Concentra y sus oponentes Nexo y Nexo Banca Electrónica, una evidente similitud, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en las cuales despliegan sus efectos, pues la solicitud está representada de forma que lo primero que destaca de la misma, por serlo en letras mayúsculas y de trazado más grueso es el elemento Nexo, y la marca nº 1.905.011 Nexo está íntegramente comprendida por ella por lo que el consumidor pensaría erróneamente que pertenecen al mismo titular, y ello teniendo en cuenta su identidad aplicativa 'telecomunicaciones'. No se aprecia esta incompatibilidad con las restantes marcas del mismo oponente, pues distinguen productos de la clase 16 y servicios de transporte y restauración que no se interfieren con los solicitados.
Con independencia del parecido entre la solicitud y la marca nº 1.735.083 e internacional nº 520.535, no se aprecia la necesaria concurrencia aplicativa para determinar su incompatibilidad pues distinguen respectivamente: servicios de ayuda a la explotación de empresas comercial o industrial y ordenadores y sus componentes, que no pueden confundirse con los servicios de telecomunicación solicitados.
Que la convivencia de las marcas causantes de la denegación, y cuyas circunstancias de concesión se desconocen, no contradice la presente resolución por la diferencia aplicativa existente entre ellos".
Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:
"En el caso enjuiciado, todas las marcas enfrentadas tienen un elemento en común que es el vocablo Nexo y esta palabra, que en sí misma pudiera parecer inocua a efectos identificadores, es precisamente la que constituye el núcleo de las marcas enfrentadas y así lo hace resaltar la solicitante actora con una tipografía harto elocuente, con lo que incurre no sólo en la proximidad fonética e identidad aplicativa con alguna marca (1965011), sino en el riesgo de confusión o asociación en el resto, supuestos contemplados en los arts. 12-1-a y 13 de la Ley 32/88 de Marcas".
El recurso de casación, interpuesto al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, tiene un motivo único mediante el cual se aduce la infracción del artículo 12.1.a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas. A juicio de la recurrente, la Sala de instancia no ha efectuado la comparación entre las marcas desde la doble perspectiva (en cuanto a los signos, por un lado, y a los productos o servicios protegidos, por otro) que aquel precepto impone.
La censura (que, en contra de lo objetado por una de las partes recurridas, es suficiente para admitir el recurso de casación desde el punto de vista formal, pues contiene la crítica a la sentencia de instancia, necesaria en este género de impugnaciones) no puede ser estimada. En la fundamentación de la sentencia, sin duda escueta pero, en todo caso, suficiente a los efectos de justificar el pronunciamiento desestimatorio, puede leerse cómo el tribunal de instancia aplica el artículo 12.1.a) cuando compara la marca denegada ("Nexodata concentra") con la marca precedente número 1.965.011 ("Nexo") destacando simultáneamente su proximidad fonética, por un lado, y su identidad aplicativa, por otro.
No ha habido pues omisión alguna en este sentido ya que la Sala sentenciadora afronta, con acierto, la doble apreciación cuya ausencia le reprocha indebidamente la recurrente. Esta última no deja de reconocer, por lo demás, que efectivamente la marca "Nexo" número 1.965.011 ampara los mismos servicios de telecomunicaciones que "Nexodata concentra" se proponía proteger, con lo que corrobora la "identidad aplicativa" que el tribunal de instancia asimismo afirmaba. Y en cuanto a la similitud denominativa, dicho tribunal considera que la proximidad fonética deriva fundamentalmente de que el elemento común (el término "nexo"), aun cuando por sí solo pudiera "parecer inocuo a efectos identificadores", cobra un especial relieve en la marca aspirante, destacado como está por una "tipografía harto elocuente". Carece de fundamento, pues, la censura sobre la que descansa la primera parte del motivo único de casación.
En la segunda parte del referido motivo sostiene la entidad recurrente que la marca por ella propuesta ("Nexodata concentra") es inconfundible con la marca "Nexo" número 1.965.011 para identificar servicios de telecomunicaciones. Tesis que basa en la premisa de que la comparación de ambas debe hacerse prescindiendo del vocablo común "nexo", precisamente aquel al que la Sala sentenciadora se refiere de forma destacada.
Con ello no hace sino discrepar de la apreciación que el tribunal de instancia ha hecho respecto de la semejanza entre los signos enfrentados, con lo que el motivo no podrá ser acogido, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.
Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.
En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.
Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que los distintivos enfrentados no tienen los suficientes factores de confundibilidad como para generar el riesgo de confusión. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.
A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes semejanzas como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia. El relieve que al término común "nexo" se da en la marca aspirante, con las características tipográficas destacadas que subraya el tribunal sentenciador, puede justificar aquella conclusión
En el motivo de casación se sostiene, por último, en términos procesalmente inadecuados respecto de la única norma cuya vulneración se aduce, que la Sala de instancia ha errado al considerar como marcas obstaculizantes las identificadas con los números 1.735.083 y 520.535. A juicio de la sociedad recurrente, la Oficina Española de Patentes y Marcas había rechazado en su resolución de 8 de octubre de 1998 que la primera de dichas marcas pudiera obstar al registro de la nueva marca aspirante, por lo que la Sala habría desvirtuado con su error los términos de la comparación y, con ello, del debate. Imputación que debería haberse instrumentado a través de otra vía procesal, no de la elegida.
Puede que, en efecto, haya existido ese error (que, como a continuación diremos, resulta irrelevante para el fallo final) derivado de un cierto equívoco en las resoluciones de aquella Oficina. Pues en la primera de sus resoluciones (la de 5 de mayo de 1998, antes transcrita) denegó la inscripción de la marca "Nexodata concentra" a causa de su triple incompatibilidad con las marcas; la segunda resolución (de 8 de octubre de 1998), en cuanto confirma finalmente la precedente al desestimar el recurso ordinario, pudiera considerarse que corrobora aquella incompatibilidad múltiple. El contraste entre el fallo y la fundamentación de esta segunda resolución quizá haya generado el error de la Sala que denuncia la parte recurrente, pues lo cierto es que en el considerando de ella la Oficina Española de Patentes y Marcas excluye la eficacia obstativa de ciertas marcas en la medida en que protegen servicios distintos de los de telecomunicaciones.
En todo caso, la cuestión resulta ya irrelevante pues, corroborada de modo indubitado la improcedencia de la inscripción registral por la semejanza de la nueva marca con la marca prioritaria número 1.965.011, el hecho de que además de ese obstáculo existan o dejen de existir otros constituidos por signos ya registrados no afecta a la validez de la conclusión final, que no es sino la de confirmar el acto denegatorio.
Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español
No ha lugar al recurso de casación número 7622/2001, interpuesto por "Telefónica de España, S.A." contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de fecha 15 de octubre de 2001, recaída en el recurso número 142 de 1999. Imponemos a la parte recurrente las costas de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse en la Colección Legislativa, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos Fernando Ledesma.- Óscar González.- Manuel Campos.- Francisco Trujillo.- Eduardo Espín.- José Manuel Bandrés.- Rubricados. PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por el Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez- Bordona, Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando constituida la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en audiencia pública en el día de su fecha, lo que como Secretario de la misma certifico.
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