STS, 23 de Mayo de 2007
| Ponente | OSCAR GONZALEZ GONZALEZ |
| ECLI | ES:TS:2007:3313 |
| Número de Recurso | 7291/2004 |
| Fecha de Resolución | 23 de Mayo de 2007 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a veintitrés de Mayo de dos mil siete.
En el recurso de casación nº 7291/2004, interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A., representada por la Procuradora Doña María Teresa Rodríguez Pechín, y asistida de letrado, contra la sentencia nº 496/2004 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 29 de marzo de 2004, recaída en el recurso nº 2549/2002, sobre concesión de inscripción de la marca internacional y mixta nº 734.034 "SWEET SURPRISE"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.
En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Sexta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por la Entidad FERRERO, S.p.A., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 25 de octubre de 2002, que desestimó el recurso ordinario interpuesto contra otra de 20 de noviembre de 2001, que concedió la inscripción de la marca internacional y mixta nº 734.034 "SWEET SURPRISE", para designar productos de las clases 5ª, 16ª, 29ª, 30ª, 33ª y 39ª del Nomenclátor internacional.
Notificada esta sentencia a las partes, por la referida Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de junio de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.
Emplazadas las partes, la recurrente (FERRERO, S.p.A.) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 10 de septiembre de 2004, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:
ÚNICO) Al amparo de lo preceptuado en el nº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, en cuanto la sentencia infringe las normas del ordenamiento jurídico en relación con los artículos 12 y 13 de la Ley 32, de 10 de noviembre de 1988, por inducir a confusión en el mercado y suponer un aprovechamiento indebido de la reputación de signos prioritarios registrados.
Terminando por suplicar sentencia, estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidad a la súplica del escrito de demanda planteado en la primera instancia, esto es, anulando las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas, dictada en relación con la solicitud de registro de marca internacional nº 734.034 "SWEET SURPRISE" (mixta) para distinguir productos de la clase 30 del vigente Nomenclátor Internacional y disponiendo, en consecuencia, la denegación de dicha solicitud de registro de marca.
Por providencia de la Sala, de fecha 24 de noviembre de 2005, se admitió a trámite el presente recurso de casación, ordenándose por otra de 11 de enero de 2006 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición de costas al recurrente. QUINTO.- Por providencia de fecha 15 de enero de 2007, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 16 de mayo siguiente, en que tuvo lugar.
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de Sala
La Oficina Española de Patentes y Marcas otorgó la marca nº 734.034 "SWEET SURPRISE" con gráfico para productos de las clases 5, 16, 29, 30, 33 y 39 pese a la oposición de las marcas nº 551.073 "SURPRISE", 551.072 y 516.985 "KINDER surprise", en relación con los productos de la clase 30, con base en "la existencia de suficientes diferencias denominativas y gráficas como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".
Interpuesto recurso contencioso-administrativo, la Sala correspondiente del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid lo desestimó con base en los siguientes fundamentos:
[...] "1.- Que AUNQUE la marca solicitada y las enfrentadas tienen una composición y semántica muy parecidas, y conceptualmente significan algo parecido (sorpresa), se evita -sin embargo- el error que pudiera darse con la concurrencia de las mismas en el mercado porque los gráficos de todas ellas son totalmente diferentes, la solicitada añade un vocablo más en inglés (SWEET), y porque se aplican a productos no del todo iguales, pues solo coinciden en algunos de la clase 30ª, pero no en todos los productos de ésta, ni en el resto de las clases para las que se solicita la marca cuestionada.
-
- Que efectivamente el gráfico de la solicitada es muy significativo con un círculo con un paquete de regalo con alas, por lo que es prácticamente imposible que se de cualquier posible riesgo de confusión o error en el mercado con las oponentes, por lo que pueden convivir perfectamente.
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- Que tampoco se aprecia la más mínima infracción del artículo 13 c) de la Ley de Marcas, al no vislumbrarse ningún intento de aprovechamiento ajeno por la solicitante de la fama o notoriedad de las marcas de la actora en nuestro país, pues el producto más notoria de ésta se conoce y anuncia por el término semiespañol KINDER SORPRESA, y no por el conjunto inglés KINDER SURPRISE, denominación de las marcas opuestas.
-
- Que nadie se puede apropiar del vocablo inglés SURPRISE, aunque sea un término inglés, por su carácter genérico que significa sorpresa, y por tanto tampoco es apropiable por la actora FERRERO, S.P.A. aunque lo venga utilizando así en sus denominaciones marcarias.
Por lo tanto es sumamente improbable que se produzca riesgo de asociación o confusión entre todas estas marcas en el mercado de los consumidores, no concurriendo así los presupuestos de prohibición de los artículos 12 y siguientes de la Ley de Marcas ".
Contra esta sentencia se ha interpuesto el presente recurso de casación con base en el motivo que ha quedado transcrito en los antecedentes.
El artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.
Al juzgador de instancia le corresponde valorar el grado de semejanza que se produce entre los diferentes signos, así como si los productos o servicios son similares o están relacionados. En esta labor aplica, al caso concreto, criterios de experiencia que le permitirán apreciar si se puede producir en el consumidor el error de que está adquiriendo algo que no está amparado por la marca que desea, o asociado con ella.
A diferencia de la identidad, que es apreciable a simple vista, los conceptos de semejanza, similitud o relación son indeterminados, y requieren en el juzgador una actividad dirigida a dar claridad al ámbito de incertidumbre del concepto. Se trata de una operación que ha de ejecutar en cada caso concreto, pues difícilmente encontrará precedentes que se ajusten al que tiene entre sus manos, dada la variadísima gama de términos, imágenes y signos que puede concebir el ingenio humano, y de actividades, servicios y productos que existen en el comercio de los hombres. De aquí, que las citas jurisprudenciales que se hacen en los escritos de estos recursos tengan un valor relativo, pues sin perjuicio de admitir su trascendencia en orden a fijar los criterios generales a que debe someterse la valoración de los conceptos de semejanza que usa la Ley, sin embargo, en relación con una marca específica es necesario atender a las múltiples y variadas circunstancias que concurren en cada caso concreto, y no cabe la menor duda de que frente a las sentencias que se invocan pueden alegarse otras de sentido contrario, no porque sean contradictorias sino porque responden a casos que revisten peculiaridades diferenciables de ellas.
Esta operación que realiza el juez "a quo" no puede ser corregida en casación, al consistir en una valoración de circunstancias ajena a la aplicación o interpretación jurídica, únicas revisables ante esta Sala. Podrá corregirse lo que entienda que es semejanza, similitud o relación, pero si ha acertado con la definición, el encaje del supuesto en ella es inatacable, como reiteradamente ha señalado la jurisprudencia -sentencias, entre otras, de fechas 19 de marzo y 19 de diciembre de 2001, y 14 de abril, 10 de junio y 12 de junio de 2002 -.
En el presente caso, no se aprecia que la valoración que la Sala de instancia ha hecho al enfrentar las marcas en conflicto haya incurrido en arbitrariedad o irracionalidad. En efecto, es el examen de conjunto, no solo denominativo, sino también gráfico, el que permite diferenciar claramente los signos comparados, lo que impedirá que el consumidor sufra error sobre el origen empresarial de los productos. Siendo clara la diferencia, ya no hay riesgo de asociación, ni se produce el elemento causal de la prohibición del art. 13.c) de la Ley de Marcas, pues no hay aprovechamiento de reputación ajena cuando el público distingue claramente cual es una marca y cual la otra, (sentencias de 2 de octubre de 2002, 18 de diciembre de 2003 y 25 de octubre de 2004, entre otras).
Es cierto que la Sala de instancia incurre en el error de extender los campos aplicativos al objeto de efectuar la comparación, pero esto no tiene influencia en la conclusión obtenida anteriormente, ya que aunque se contraiga a la clase 30, lo cierto es que existiendo diferencia en los signos, no importa para el otorgamiento de la concesión que se trate de los mismos productos. Igualmente es irrelevante el error en que incurre la Sala respecto de la atribución del carácter de genérico al término "surprise", cuando realmente no tiene relación con los productos comercializados a través de la marca, pero esto tampoco influye en su decisión, pues ese término no es el único que forma la marca solicitada, que como se dijo ha de valorarse en su conjunto, de tal forma que el mero hecho de contener esa palabra, no le impide distinguirse por los otros elementos incorporados de las marcas opuestas.
Ha de añadirse que esta Sala ha llegado a las mismas conclusiones que en este caso, en sus sentencias de 10 de marzo de 2006 y 31 de enero de 2007, en las que fue parte la que ahora actúa como recurrente, por lo que en aras de la brevedad se hace innecesario su reproducción.
De conformidad con el art. 139.2 de la Ley Jurisdiccional, procede la condena en costas del recurso a la parte recurrente.
En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,
Que declaramos no haber lugar y, por lo tanto, DESESTIMAMOS el presente recurso de casación nº 7291/2004, interpuesto por la Entidad FERRERO, S.p.A., contra la sentencia nº 496/2004 dictada por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 29 de marzo de 2004, recaída en el recurso nº 2549/2002; con condena a la parte recurrente en las costas del mismo.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZ GONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.
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