STS, 27 de Noviembre de 2003

En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Cuarta) dictó sentencia desestimando el recurso promovido por KABUSHIKI KAISHA SEGA ENTERPRISES, contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 31 de enero de 1995 de desestimación del recurso ordinario contra las resoluciones dictadas por la referida Oficina, de fecha 5 de Septiembre de 1994, por las que se concedió la inscripción de las marcas nº 1.653.177 y 1.653.178, para amparar productos de la clase 9 y 28 respectivamente.

Notificada esta sentencia a las partes, por dicha Entidad se presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 8 de junio de 1998, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

Emplazadas las partes, el recurrente (KABUSHIKI KAISHA SEGA ENTERPRISES) compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo, y formuló en fecha 20 de julio de 1998, el escrito de interposición del recurso de casación, en el cual expuso, al amparo del apartado 4º del artículo 95.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los siguientes motivos de casación:

1) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico, en concreto de los arts. 12.1 a) y b) y 26, 42 y 43 de la Ley de Marcas.

2) Infracción de la jurisprudencia aplicable sobre la interpretación del concepto jurídico indeterminado de "semejanza" de la denominación fonética, y los arts. 9.2 y 22.2º de LOPJ. y de los apartados 3 y 4 del art. 117 de la Constitución Española.

Terminando por suplicar sentencia por la que declare la nulidad de las concesiones previas y acuerde las denegaciones de inscripción en la Oficina Española de Patentes y Marcas de las marcas de las clases 9ª y 28ª respectivamente.

El recurso de casación fue admitido por providencia de la Sala de fecha 5 de octubre de 1999, ordenándose por otra de fecha 4 de noviembre de 1999 entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (LA ADMINISTRACION DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; lo que hizo mediante escrito de fecha 11 de noviembre de 1999, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y solicitó se dictara sentencia declarando no haber lugar al recurso, con imposición de las costas a la parte recurrente.

La entidad SEGA, S.A. presentó escrito de oposición al recurso de casación en fecha 16 de diciembre de 1999, en el que, tras manifestar los razonamientos que consideró pertinentes a su derecho, suplicó a la Sala que declare no haber lugar al recurso, con el consiguiente mantenimiento de la sentencia "a quo" que, a su vez, mantiene la concesión de las marcas nº 1.653.177 y 1.653.178, para su cumplimiento por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Por providencia de fecha 24 julio de 2003, se señaló para la votación y fallo de este recurso de casación el día 19 de noviembre del corriente, en que tuvo lugar.

Es objeto de la presente casación la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en virtud de la cual se estimó el recurso interpuesto por la entidad española SEGA S.A. (SEGASA) contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas que concedieron a la entidad japonesa SEGA ENTERPRISES LTD (SEGA) las marcas mixtas "Sega Sonic The Hedhehog con gráfico nº 1.653.177 para la clase 9 - aparatos de vídeo juegos- del Nomenclator internacional, y nº 1.653.178 para la clase 28 -vídeo juegos y otros juegos- del indicado Nomenclator.

El Tribunal de instancia entiende que se da la prohibición del art. 12.1 a) de la Ley de Marcas con respecto de la marcas enfrentadas "Segasa dba Sonic" para idénticos productos. Basó su fallo en los siguientes fundamentos:

[...]" la primera cuestión que debemos resolver es la de la legitimación de la actora como licenciataria; el art. 28 1 a) de la Ley de la Jurisdicción establece, con carácter general, que están legitimados para demandar la declaración de no ser conforme a Derecho y en su caso la anulación de los actos de la Administración los que tuviesen interés directo en ello, y con referencia a la impugnación de la concesión registral de marcas industriales, el art. 26.1 de la Ley de Marcas 32/88 establece que podrá oponerse al registro de la marca solicitada cualquier interesado que se considere perjudicado, y como el Art. 42 de esta última ley permite el otorgamiento de licencias para la totalidad o parte de los productos de una marca registrada en todo o parte del territorio español, están legitimados para oponerse a la concesión de una determinada marca los titulares de licencia en su condición de interesados perjudicados. Resuelto el problema anterior y reconocida la legitimación de la actora procede analizar la trascendencia de acuerdo sobre transferencia y licencia de uso celebrado entre las entidades recurrente y codemandada. No se trata de una cuestión interpretativa de los términos del convenio, para cuya resolución es competente la jurisdicción civil, sino qué alcance tienen sus efectos una vez que cumple todos los requisitos legales y ha sido debidamente inscrita la licencia en el Registro de la Propiedad Industrial, como sucede con la que cuenta la entidad recurrente de las marcas que opone, pues resulta innegable que su titularidad corresponde a la entidad japonesa codemandada. Dicha eficacia se extiende en primer lugar a quienes la suscribieron en virtud del principio general de que los contratos obligan a las partes que en ellos intervienen y despues a los terceros cuando se cumplen determinados requisitos recogidos en el Art. 43 de la Ley de Marcas el cual dispone literalmente que "para que la licencia de la marca surta efecto frente a terceros deberá presentarse por escrito e inscribirse en el registro de marcas".

De esta forma la actora como titular de la licencia puede oponerse a la concesión de las marcas que considera que perjudican su derecho frente a su titular sea otro o el mismo de quien la obtuvo, pues de no permitirse tal oposición se vulneraría el contrato que es ley entre las partes y la propia Ley de Marcas.

Pero es que además si tal oposición no se permitiera y se otorgasen las marcas recurridas por el hecho de que su titular es el mismo que el de las marcas opuestas por la actora que es quien ostenta una licencia exclusiva para su uso en vigor, aun a pesar de concurrir alguna prohibición legal en las primeras respecto de las opuestas, se daría lugar a un claro fraude de ley del Art. 6.4 del Código Civil, contrario a nuestro ordenamiento jurídico, pues se esgrimiría la titularidad de las marcas como causa legitimadora para evitar que surtiera efecto una licencia de uso perfectamente válida y eficaz.

Una vez que la actora está legitimada para oponerse a la concesión de aquellas marcas que considere que puedan perjudicar su derecho cualquiera que sea su titular, enlazando con el razonamiento anterior resta por analizar si entre las marcas recurridas y las que opone la entidad demandante como licenciataria de su uso exclusivo concurre la prohibición que invoca y que establece el Art. 12.1 a) de Ley de Marcas, pues la otra a la que también alude del Art. 11 e) del mismo texto legal impide la concesión como marcas de los signos o medios contrarios a la Ley, al orden público o a las buenas costumbres.

El Art. 12.1 a) de la Ley 32/88 veda el acceso al Registro de la Propiedad Industrial como marcas industriales los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior.

Este precepto requiere: 1º/ que la marca sobre la que concurre la prohibición sea posterior en cuanto a la solicitud o concesión de aquella con la que se compara y por tanto ésta última debe ser prioritaria, 2º/ que debe concurrir identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual del signo o medio que pretende inscribirse con la marca prioritaria y 3º/ que los productos o servicios que designen por ser idénticos o similares puedan producir confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación.

Partiendo de que la actora tiene un derecho de uso exclusivo durante su duración mediante la correspondiente licencia, obrante en el expediente administrativo, de las marcas prioritarias nº 1.037.360 y 1.037.361, 1.037.736 y 1.037.363, las dos primeras denominativas y las otras dos mixtas para las clases 9, 29 y 9 y 28 del Nomenclator Internacional de Productos y Servicios bajo la denominación "Segasa Sonic" respectivamente y que las dos marcas recurridas de carácter mixto se denominan "Sega Sonic the Hedhehog" sobre la representación grotesca de un gato con alas y dedos, uno de los cuales el índice aparece extendido para empezar los mismos productos que los invocados por la actora, verificada la obligada comparación entre ellas, creemos que concurre la invocada prohibición porque las semejanzas fonéticas concurrentes pueden inducir a confusión en el mercado. Así las palabras "the Hedhehog", solo presentes en las marcas recurridas, figuran expresadas en letras de pequeño tamaño y la sílaba "sa" añadida a "sega" propia de las marcas que la actora opone, son diferencias de escasa entidad frente a la coincidencia en la parte principal de sus denominaciones "Sega Sonic"; además se da el requisito de la identidad de productos y el gráfico, idéntico en las dos marcas recurridas, carece de virtualidad diferenciadora bastante dadas sus características contemplando las marcas enfrentadas en su conjunto"».

Aduce el recurrente en su primer motivo de casación que la actuación en vía administrativa del licenciatario de una marca solo puede hacerse valer frente a terceros, pero no frente al propietario de la marca, debiendo acudirse a la vía civil para resolver las discrepancias entre ambos en cuanto a la interpretación del contenido del contrato. En su segundo motivo señala que no cabe la incompatibilidad registral entre dos marcas no idénticas que tienen el mismo propietario, como se desprende del artículo 12.2 de la Ley de Marcas, que si permite el consentimiento para la inscripción de marcas semejantes pertenecientes a distintos propietarios, con mayor razón cabrá si son del mismo. En el tercer motivo señala que las estipulaciones 1ª y 3ª del acuerdo de transferencia operan con los mismos efectos que dicho consentimiento. En el último motivo aduce que no es posible que el licenciatario de una marca pueda oponerse en vía administrativa registral, con base en la marca que el propietario le ha dado en licencia de uso, a las nuevas marcas que intente registrar el propietario, porque se está oponiendo con una marca que no es suya y en contra de la voluntad del propietario. No impugna el recurrente la declaración de incompatibilidad entre las marcas enfrentadas hecha por el Tribunal de instancia, y antes al contrario, parece deducirse de los términos empleados en su escrito que admite su existencia.

Es un dato relevante a la hora de decidir sobre la cuestión planteada que el 26 de noviembre de 1990 se otorgó ante notario escritura de protocolización de acuerdos de transferencia de marca otorgada entre SEGASA y SEGA. En dicho acuerdo la primera vendió, transfirió, transmitió y cedió a la segunda todo su derecho, título e interés sobre todas las marcas que contengan palabras idénticas o similares a "sega" o "segasa", y que le pertenezcan en esa fecha, sin tener en cuenta que estén registradas o no, incluidas aquellas relacionadas en el Anexo A, junto con todo el activo nominal o Good Will asociado con las mismas y todas y cualesquiera cesiones frente a terceros de las acciones de cualquiera de las Marcas. En la estipulación 1ª se indica que SEGASA acuerda cooperar con SEGA en los registros de marcas a nombre de SEGA, en cualquier momento en el futuro en que así le sea requerido por SEGA, debiendo SEGASA otorgar a tal fin cuantas declaraciones de consentimiento fueren precisas y, en general, firmará los documentos que fueran necesarios para facilitar el registro de marcas que incorporen la denominación SEGA en favor de SEGA. En la estipulación 3ª se expresa que SEGASA no hará en adelante ninguna objeción al intento de SEGA de registrar cualquier marca que contenga las palabras "SEGA" o "sega", en cualquier lugar del mundo. En la estipulación 4ª se señala que SEGASA se reserva el derecho a utilizar en exclusiva y por todo el tiempo de su duración legal, las marcas identificadas en el Anexo A, apartado II, que en conjunto, por lo que aquí interesa, se refiere a las marcas "segasa-sonic", para las clases 9, 28 y 41.

Debe añadirse que SEGASA es titular registral de gran número de marcas que llevan la denominación SONIC y que no han sido objeto del anterior acuerdo, como así expresamente lo alegó en la vía administrativa y lo reiteró en su escrito de demanda.

La cuestión capital que constituye el núcleo de este asunto es determinar el alcance que tiene la licencia de uso exclusivo que sobre las marcas identificadas en el apartado II del anexo A del acuerdo de 26 de noviembre de 1990 se ha reservado la entidad española SEGASA. Mientras ésta argumenta que la licencia le faculta para impedir la inscripción a la entidad SEGA de marcas semejantes, la entidad japonesa aduce que la indicada licencia no constituye impedimento alguno al efecto, pues la inscripción de esas marcas es una consecuencia de su titularidad registral.

Para resolver esta controversia conviene precisar que dado el origen contractual que tiene la licencia, no cabe hacer un tratamiento unitario de las que se engloban bajo esta figura, pues es preciso analizar en cada caso cual ha sido la voluntad de las partes, así como la posición jurídica que ambas ostentaban en el momento de la celebración del acuerdo. Esta potestad interpretativa, aunque sea propia de la jurisdicción civil, corresponde también a esta jurisdicción en virtud de las facultades a ella concedidas por el artículo 4º de su Ley Reguladora, por las indudables consecuencias que puede tener en el ámbito administrativo, en orden al otorgamiento de la protección que a los implicados puede conceder el Registro de la Propiedad Industrial, así como a la que corresponde a los consumidores, que en ningún caso deben ser confundidos sobre el origen de los productos que amparan las marcas inscritas.

Dentro ya de este análisis, si se tiene en cuenta que la transferencia de propiedad se realizó en el mismo acto en el que el transmitente se reservó el derecho de uso exclusivo sobre las marcas, no puede decirse que la recurrente haya ostentado en algún momento el dominio pleno sobre ellas, comprensivo de todas las potestades que atribuye la propiedad, como "derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en la ley"-art. 348 del Código Civil-. Ese dominio pleno, que en materia de marcas comporta además el derecho que tiene el titular de una marca inscrita a registrar otra para los mismos productos y servicios, manteniendo el distintivo principal con variaciones no substanciales, no se ha consolidado ni se consolidará en sus manos hasta la extinción de la sociedad transmitente, como de la misma estipulación 4ª del acuerdo se infiere.

En efecto, la reserva de un derecho de exclusiva utilización de una marca para determinados productos, como ocurre en el caso presente, supone que el transmitente conserva en sus manos la plenitud respecto de los signos empleados u otros que puedan inducir a confusión, y con los cuales guarde las identidades o semejanzas a que se refiere el artículo 12.1 de la Ley de Marcas. Poco importa, que se haya dado a este negocio la categoría de una licencia, pues lo será en la mayor o menor extensión que derive de su clausulado Tampoco la inscripción atribuirá mayores derechos que los transmitidos, por lo que la publicidad registral de la licencia tendrá el mismo contenido que se haya querido dar al acuerdo entre las partes. En definitiva, la potestad que podría ostentar otro licenciante para inscribir marcas derivadas no la tiene en el presente caso, con lo que la legitimación del licenciatario para oponerse a las pretensiones que en este sentido ha ejercido aquél derivan del propio contrato.

Partiendo de las anteriores consideraciones, los motivos del recurso de casación deben desestimarse. Como ya se dijo, la institución registral tiene la doble finalidad de defensa del titular de la marca y de evitar que en los consumidores se produzca confusión sobre la procedencia de los productos. Se trata de intereses públicos que permiten que en la jurisdicción contencioso- administrativa se examinen las cuestiones prejudiciales o incidentales civiles directamente relacionadas con el recurso. En este caso, era preciso interpretar las cláusulas del contrato para discernir cuál era el alcance del mismo en orden a la defensa de ese interés, y el de los consumidores, que de acuerdo con el registro atribuyen a SEGASA la titularidad de las marcas que llevan el distintivo SONIC, e incluso las que con anterioridad al acuerdo llevaban las denominaciones SEGA SONIC.

Contra esta conclusión no puede prosperar el argumento de que las estipulaciones 1ª y 3ª equivalen al consentimiento, pues en ellas se expresa con toda claridad que se refieren a las marcas "sega" y "SEGA". Nada se dice de las que vayan acompañadas del término "sonic", respecto de las cuales se establece la estipulación 4ª ya comentada que por su especialidad tiene prevalencia frente a cualquier otra más general. Tampoco puede aplicarse el artículo 12.2 de la Ley de Marca, ya que la posibilidad prevista en él sobre la inscripción de marcas semejantes a otra anterior, requieren de la autorización escrita y fehaciente del anterior titular, la que no existe en el presente caso, y, antes al contrario, la mencionada estipulación tiene un sentido totalmente contrario a una autorización, en relación con las marcas incluidas en el repetido anexo.

Al no estimarse los motivos de casación invocados, procede, de conformidad con el artículo 102.3 de la Ley Jurisdiccional de 1956, declarar no haber lugar al recurso con imposición de las costas al recurrente.