Sentencia de TS, Sala 3ª, de lo Contencioso-Administrativo, 8 de Noviembre de 2007

Procedimiento:CONTENCIOSO
Ponente:EDUARDO ESPIN TEMPLADO
Fecha de Resolución: 8 de Noviembre de 2007
Número de Recurso:407/2005
Emisor:Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo
RESUMEN

RÓTULO DE ESTABLECIMIENTO 262.512 "ES CAFÉ"Recurso contra fundamentos de la resolución administrativaMarca internacional "Nescafé"

 
ÍNDICE
CONTENIDO

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a ocho de Noviembre de dos mil siete.

VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituída en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 407/2.005, interpuesto por SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A., representada por el Procurador D. Eduardo Codes Feijoo, contra la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 8 de junio de 2.004 en el recurso contencioso-administrativo número 1.530/2.001, sobre denegación de rótulo de establecimiento 262.512 "ES CAFÉ".

Es parte recurrida la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 8 de junio de 2.004, desestimatoria del recurso promovido por Société des Produits Nestlé, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 de diciembre de 1.999 y 31 de enero de 2.001, confirmatoria ésta última de la anterior al resolver el recurso de alzada interpuesto contra la misma. Por dichas resoluciones se denegaba el registro del rótulo establecimiento nº 262.512 "ES CAFÉ", para un café-bar en el término municipal de Calviá, que había solicitado Dª Julieta, sin tener en cuenta la oposición a dicho registro efectuada por la luego demandante.

SEGUNDO

Notificada dicha sentencia a las partes, la demandante presentó escrito preparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de la Sala de instancia de fecha 14 de diciembre de 2.004, al tiempo que ordenaba remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de Société des Produits Nestlé, S.A. compareció en forma en fecha 4 de febrero de 2.005, mediante escrito interponiendo recurso de casación, que articula en los siguientes motivos:

- 1º, formulado al amparo del apartado 1.c) del artículo 88 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia, en concreto, de los artículos 5.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 24.1 de la Constitución, 218 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y 33 y 67 de la Ley jurisdiccional;

- 2º, basado en el apartado 1.d) del mencionado artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, por infracción del artículo 86, en relación con el 85, y del artículo 12.1.a), todos ellos de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas ;

- 3º, que se ampara en el mismo apartado del precepto procesal que el anterior, por infracción de la jurisprudencia; - 4º, también basado en el apartado 1.d) del artículo 88 de la Ley jurisdiccional, por infracción del artículo 6 bis 1) del Convenio de la Unión de París y del artículo 4.1.b) de la Directiva (CEE) 89/104, y

- 5º, que se formula al amparo del mismo apartado que el anterior, por infracción de la jurisprudencia.

Terminaba suplicando que se dictase sentencia en la que, estimando el recurso de casación por el primer motivo invocado o, con carácter subsidiario y para el caso de no estimarse el mismo, por todos o algunos de los restantes motivos, se revocara la de instancia; y que, estimando el recurso contenciosoadministrativo, se anulasen y dejasen sin efecto las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas impugnadas, dictando en su lugar otra en la que, sin perjuicio de considerar genérica la denominación del rótulo de establecimiento nº 262.512 "ES CAFÉ" confirmando su denegación por tal motivo, se declarase que el indicado rótulo de establecimiento debía también ser denegado por su incompatibilidad con la marca prioritaria internacional nº 638.767 "NESCAFÉ".

El recurso de casación fue admitido por Auto de la Sala de fecha 6 de noviembre de 2.006 en cuanto al primero de sus motivos, declarando al mismo tiempo la inadmisión de los motivos segundo a quinto.

CUARTO

Personado el Abogado del Estado, ha formulado escrito de oposición al recurso de casación, suplicando que se dicte sentencia desestimándolo y con costas.

QUINTO

Por providencia de fecha 11 de junio de 2.007 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 31 de octubre de 2.007, en que han tenido lugar dichos actos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Eduardo Espín Templado, Magistrado de la Sala.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Objeto y planteamiento del recurso.

La sociedad mercantil Société des Produits Nestlé, S.A., impugna la Sentencia de 8 de junio de 2.004

, que desestimó su impugnación de las resoluciones administrativas de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 7 de diciembre de 1.999 y de 31 de enero de 2.001, por las que se denegó la concesión del rótulo de establecimiento nº 262.512 "Es café" para café bar en el término municipal de Calviá y se desestimó el recurso de alzada.

La resolución administrativa de 8 de junio de 2.004 rechazaba el citado rótulo de establecimiento por incurrir en la prohibición de genericidad del artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas (Ley 32/1988, de 10 de noviembre ). La sociedad recurrente impugnó esta resolución tanto en vía administrativa como jurisdiccional por no incorporar como motivo de denegación el riesgo de confusión con la marca prioritaria opuesta, la marca internacional nº 638.767 "Nescafé".

La Sentencia recurrida desestima el recurso contencioso administrativo con apoyo en las siguientes consideraciones jurídicas:

"TERCERO.- Pues bien, a tenor de la doctrina expuesta resulta que entre el rótulo solicitado "ES CAFÉ" y marca oponente "NESCAFÉ" en clase 35, existen suficientes diferencias fonéticas y gráficas en la comparación del conjunto para evitar el riesgo de error o confusión entre los consumidores y usuarios y el riesgo de asociación entre empresa. La percepción fonética del conjunto de ambas marcas avala tal conclusión permitiendo su convivencia registral.

CUARTO

Invoca, también, el recurrente como motivo de su pretensión impugnatoria la notoriedad de la Marca oponente.

Al respecto hay que decir que la misma notoriedad que invoca el oponente, respecto de la marca de la que es titular, es la que establece la diferencia respecto de cualquier otra marca, en el caso examinado, rótulo y ello porque la marca oponente contemplada, en su totalidad, es de por sí, perfectamente identificable por el ciudadano medio.

Al no ocasionar confusión en el ciudadano o consumidor la marca solicitante, no existe posibilidad de aprovechamiento de la reputación adquirida por la registrada, y, en consecuencia, no se incurre en las prohibiciones reflejadas legalmente.

Por todo lo argumentado y la Jurisprudencia mencionada, es por lo que no cabe plantear la posibilidad de que la inscripción del rótulo "ES CAFÉ" vaya a producir una confusión a los consumidores, en el mercado, cual es, en definitiva, la razón de las prohibiciones contenidas en los artículos mencionados. Es por todo ello que debemos considerar que las resoluciones administrativas son conformes a Derecho." (fundamentos jurídicos tercero y cuarto)

El recurso de casación se articula mediante cinco motivos. El primero de ellos se acoge al apartado

  1. c) del artículo 88 de la Ley de la Jurisdicción, y en él se denuncia la incongruencia omisiva de la Sentencia en relación con las pretensiones deducidas en la demanda. Los restantes cuatro motivos, amparados en el apartado 1.d) del mismo precepto de la Ley jurisdiccional, fueron inadmitidos por Auto de esta Sala de 6 de noviembre de 2.006 .

SEGUNDO

Sobre la incongruencia omisiva de la Sentencia impugnada.

Imputa la parte a la Sala de instancia no haber prestado la debida atención al recurso, hasta el punto de que la sentencia en todo momento se refiere a la impugnación de la actora respecto de la concesión del rótulo de establecimiento litigioso, transformando el suplico de la demanda en una solicitud de denegación del registro. Sin embargo, el registro había sido denegado y lo que se pedía era que, sin perjuicio de ratificar la denegación del mismo por considerarse genérica la denominación escogida, se declarara que también debía ser rechazado por su incompatibilidad con la marca prioritaria de su titularidad.

Tiene razón la sociedad recurrente y debe estimarse el motivo. La Sentencia impugnada parte del error flagrante de que la resolución administrativa de la que trae causa el presente litigio fue de concesión del rótulo de establecimiento solicitado, cuando lo cierto es que, como ya se ha indicado, fue denegatoria del mismo por incurrir en la prohibición absoluta contenida en el artículo 11.1.a) de la Ley de marcas, al entender que la denominación "Es café" era genérica para un café- bar. En consecuencia y tal como denuncia la parte, la Sentencia de instancia transforma su pretensión de que se añada una razón adicional para la denegación acordada por la Oficina Española de Patentes y Marcas en una solicitud de revocación de la resolución administrativa supuestamente favorable a la concesión del rótulo. Con ello se incurre en una palmaria incongruencia puesto que no se resuelve la pretensión realmente deducida por la actora en su recurso contencioso administrativo, sino otra ajena a su escrito de demanda.

TERCERO

Sobre la pretensión de que se añada una causa de denegación del rótulo de establecimiento solicitado.

Estimado el motivo el motivo y casada la Sentencia de instancia, procede resolver lo planteado en los términos en que se formula el debate. La pretensión deducida por la actora no puede prosperar. En reiteradas ocasiones se ha pronunciado esta Sala en el sentido de que, en principio y a reserva de supuestos especiales, no es posible impugnar un acto administrativo en razón exclusivamente de sus fundamentos o motivación, puesto que la pretensión que pueda formularse en un recurso contencioso administrativo contra un acto administrativo es la declaración de su disconformidad a derecho y, en su caso, su anulación (artículo 31.1 de la Ley de la Jurisdicción ). Y en el caso de autos -como sucede por regla general en supuestos análogos en los que sólo se combate la fundamentación del acto administrativo impugnado- la parte actora no considera disconforme a derecho la decisión administrativa de denegar el rótulo de establecimiento solicitado ni pretende la revocación de la misma.

Ningún perjuicio se causa por ello a la actora, puesto que habiendo sido denegado el registro solicitado, su marca prioritaria no queda afectada en forma alguna, ni queda prejuzgado para el futuro el que exista o no la incompatibilidad entre la expresión "Es café" y la referida marca. En efecto, en caso de que una semejante denominación fuese de nuevo solicitada en el futuro, la recurrente siempre podrá oponerse a la misma con dicho fundamento, sin que el presente precedente administrativo tenga apenas virtualidad habida cuenta del sentido denegatorio del mismo, aunque fuese por otra razón.

CUARTO

Conclusión y costas.

De lo dicho en los anteriores fundamentos de derecho se deriva la procedencia de estimar el recurso de casación y desestimar el contencioso administrativo a quo. De acuerdo con lo establecido en los artículos

93.5 y 139.1 y 2 de la Ley de la Jurisdicción, no concurren la circunstancias previstas para la imposición de las costas ni en la instancia ni en la casación.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

  1. Que HA LUGAR y por lo tanto ESTIMAMOS el recurso de casación interpuesto por Société des Produits Nestlé, S.A. contra la sentencia de 8 de junio de 2.004 dictada por la Sala de lo Contencioso- Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso contenciosoadministrativo 1.530/2.001, sentencia que casamos y anulamos.

  2. Que DESESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo mencionado, promovido por Société des Produits Nestlé, S.A. contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 7 de diciembre de 1.999 y 31 de enero de 2.001 dictadas en el expediente de rótulo de establecimiento nº 262.512 "ES CAFÉ".

  3. No se imponen las costas del recurso contencioso-administrativo ni las del de casación.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando,, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .-Fernando Ledesma Bartret.-Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.-Firmado.- PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. EDUARDO ESPIN TEMPLADO, estando constituída la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.-Alfonso Llamas Soubrier.-Firmado.-