STS, 23 de Mayo de 2007

JurisdicciónEspaña
Fecha23 Mayo 2007
EmisorTribunal Supremo, sala tercera, (Contencioso Administrativo)

SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a veintitrés de Mayo de dos mil siete.

VISTO el recurso de casación número 4636/2004, interpuesto por el Procurador Don Salvador Ferrandis y Álvarez de Toledo, sustituido con posterioridad por su compañero Don Fernando Ruíz de Velasco Martínez de Ercilla, en representación de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A., con la asistencia de Letrado, contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 632/2001, seguido contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 11 de mayo de 2001 y de 29 de junio de 2001, que desestimaron los recursos ordinarios interpuestos contra la precedente resolución de 5 de julio de 2000, que concedió la marca número 2.249.741 "ROSE MARITIM", para productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas. Ha sido parte recurrida Don Gabriel, representado por el Procurador Don Enrique Sorribes Torra.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

En el proceso contencioso-administrativo número 632/2001, la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia de fecha 1 de marzo de 2004, cuyo fallo dice literalmente: «FALLAMOS: Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso contencioso-administrativo número 632/2001, interpuesto por la representación procesal de Don Gabriel, contra la resolución de fecha 29 de junio de 2001 dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (O.E.P.M.) que desestima el recurso ordinario interpuesto contra anterior resolución de 5 de julio de 2000 y concede el registro de la Marca número 2.249.741 "ROSE MARITIM", denominativa, para productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, a favor de RENÉ BARBIER, S.A., que se anula por no ajustarse al ordenamiento jurídico; y debemos declarar y declaramos que procede denegar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la expresa marca, sin efectuar imposición de costas.».

SEGUNDO

Contra la referida sentencia preparó la representación procesal de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A., recurso de casación que la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tuvo por preparado mediante providencia de fecha 19 de abril de 2004 que, al tiempo, ordenó remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

TERCERO

Emplazadas las partes, la representación procesal de la Entidad Mercantil recurrente RENÉ BARBIER, S.A., compareció en tiempo y forma ante este Tribunal Supremo y, con fecha 9 de junio de 2004, presentó escrito de interposición del recurso de casación en el que, tras exponer los motivos de impugnación que consideró oportunos, concluyó con el siguiente SUPLICO: «que teniendo por presentado, en tiempo y forma, el presente escrito de interposición de recurso de casación, continúe éste con todos sus trámites, pasando las actuaciones al Magistrado Ponente, para que instruya y dé cuenta a la Sala, sometiendo a su deliberación lo que haya de resolverse y decretando la admisibilidad del recurso, casando la sentencia dictada, el 1 de marzo de 2004, por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (sic) en el Recurso Contencioso-Administrativo núm. 632/01 y decretando, conforme a los motivos de casación establecidos en el presente Recurso, la pertinencia de que se acuerde la concesión de la marca núm. 2.249.741 "ROSE MARITIM", para distinguir productos comprendidos en la clase 33ª del Nomenclátor Internacional de Marcas.».

CUARTO

Por Auto de fecha 13 de julio de 2006, se admitió el recurso de casación.

QUINTO

Por providencia de la Sala de fecha 18 de octubre de 2006 se acordó entregar copia del escrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (Don Gabriel ) a fin de que, en el plazo de treinta días, pudiera oponerse al recurso, lo que efectuó por escrito presentado el día 11 de diciembre de 2006, en el que expuso los razonamientos que creyó oportunos y concluyó con el siguiente SUPLICO: «Que habiendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tener por formalizada en nombre de DON Gabriel la oposición al recurso de casación número 4636/04 interpuesto por RENÉ BARBIER S.A. contra la Sentencia dictada con fecha 1 de marzo de 2004 por la Sección Octava de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que estimó el recurso contencioso- administrativo 632/2001 interpuesto por Don Gabriel y en su virtud acordó la denegación de la marca 2.249.741 ROSE MARITIM, dándose a este recurso la tramitación procedente para en su día dictar Sentencia que lo desestime y que confirme la Sentencia recurrida y la denegación de la marca 2.249.741 ROS MARITIM, por ser ajustada a Derecho, imponiendo en consecuencia las costas al recurrente, con todos los demás pronunciamiento que procedan.».

SEXTO

Por providencia de fecha 6 de febrero de 2007, se designó Magistrado Ponente al Excmo. Sr.

D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, y se señaló este recurso para votación y fallo el día 16 de mayo de 2007, fecha en que tuvo lugar el acto.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat, Magistrado de Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

Sobre el objeto del recurso de casación.

Constituye el objeto de este recurso de casación la sentencia dictada por la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2004, que estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de Don Gabriel, contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 29 de junio de 2001, que desestimó el recurso de alzada formulado contra la precedente resolución de 5 de julio de 2000, que acordó la inscripción de la marca número 2.249.741 "ROSE MARITIM", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional de Marcas, a favor de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A.

El fallo judicial declara la nulidad de dicha resolución de la Oficina registral por no ajustarse al ordenamiento jurídico, y que procede denegar la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de la expresada marca.

SEGUNDO

Sobre la fundamentación de la sentencia recurrida.

En aras de una adecuada comprensión del debate casacional y con el objeto de delimitar el «thema decidendi», procede transcribir las consideraciones jurídicas de la sentencia recurrida, en el extremo que concierne a la declaración de incompatibilidad de la marca número 2.249.741 "ROSE MARITIM", que distingue productos pertenecientes a la clase 33, bebidas alcohólicas (con excepción de las cervezas); vinos y vinos espumosos, con la marca oponente número 1.212.703 "MON MARITIM", que ampara productos de la clase 33, bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas), que se fundamenta en la aplicación de los artículos 11.1

a), b) y c) y 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en la apreciación de la genericidad del vocablo "ROSE", que sostiene es de uso común y no apropiable en exclusiva por nadie, por evocar la clase de vino rosado, y la existencia de similitud denominativa entre las marcas en conflicto, debido a la utilización común del término "MARITIM", que considera predominante desde una visión de conjunto de los signos enfrentados, al estimar que se genera en el consumidor riesgo de asociación sobre el origen empresarial, según se razona en el fundamento jurídico tercero, en los siguientes términos:

En virtud de lo expuesto, en este recurso lo que se trata de dilucidar es si las marcas en conflicto, por un lado la solicitada nº 2.249.741 "ROSE MARITIM", denominativa, para los expresados productos de la clase 33 y por otro la oponente nº 1.212.703 "MON MARITIM", con gráfico (mixta), también para los mismos productos, entre ambas se da la compatibilidad que acordó la O. E. P. M. o bien son incompatibles como pretende la parte actora a efectos de su convivencia pacífica en el mercado. Una vez efectuado el análisis comparativo en forma indicada anteriormente, esta Sala y Sección llega a la conclusión de que los distintivos enfrentados no pueden convivir en el mercado sin riesgo de asociación para el consumidor.

El artículo 11 de la Ley 32/1998 de 10 de noviembre, de Marcas, en sus apartados a), b) y c) prohibe el registro como marcas de los signos o medios que se compongan exclusivamente de signos genéricos para los productos o servicios que pretendan distinguir, o los que estén exclusivamente compuestos por signos o por indicaciones que se hayan convertido en habituales o usuales para designar los productos o servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio, o en fin, los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del producto o de la prestación del servicio y otras características de los productos o del servicio. La prohibición descrita, está finalísticamente dirigida a posibilitar la libre disposición por todos los empresarios de un sector de estos signos o indicaciones para la designación, publicidad, etiquetaje o descripción de sus productos, actividades o servicios y en la medida, precisamente, en que dichos signos o indicaciones se estima pueden ser útiles o necesarios y son frecuentemente utilizados, no debiéndose otorgar protección a una utilización privativa o exclusiva en perjuicio de la generalidad. Y la Sección entiende que la marca solicitada entra dentro de estas prohibiciones por su carácter genérico y no puede ser apropiada y monopolizada en exclusiva, en perjuicio de otras entidades o personas que desempeñan su actividad en el mismo sector comercial, lo que se produce en el caso de autos por la coincidencia total de los productos a que se refieren.

En el supuesto que examinamos es evidente la alusión que en la denominación "ROSE MARITIM" se hace a una clase de vino "rosado", lo que es demostrativo de la genericidad del vocablo, es decir, elemento de uso común, no apropiable en exclusiva por nadie. Y en la impresión global o de conjunto "ROSE MARITIM" frente a "MON MARITIM" resulta la evidente similitud denominativa y fonética en el elemento principal "MARITIM" al punto que la coexistencia de los signos en conflicto supondría un riesgo evidente de asociación en el público consumidor pues inevitablemente asociaría el origen empresarial de ambos signos en el caso de permitirse la convivencia, incurriendo en la prohibición de registro que sanciona el artículo 12.1,a) de la citada Ley de Marcas .

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TERCERO

Sobre el planteamiento del recurso de casación.

El recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A. se articula en la exposición de dos motivos, que se fundan al amparo del artículo 88.1 d) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, por infracción de las normas del ordenamiento jurídico y de la jurisprudencia que fueren aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

En la formulación del primer motivo de casación, se aduce que la Sala de instancia infringe el artículo

11.1 a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, porque «incurre en un error patente y manifiesto en la aplicación de los conceptos legales del Derecho de Marcas», al afirmar la genericidad del vocablo "ROSE", cuando «resulta evidente que ni el término Rose, ni el término Maritim pueden considerarse genéricos para designar vinos», y olvida la literalidad de la prohibición contemplada en dicho precepto que exige que la marca solicitada se componga «exclusivamente» de signos genéricos para los productos o servicios que pretenda distinguir.

Se argumenta en desarrollo de esta motivo casacional que la Sala de instancia elude la jurisprudencia que determina que la conjunción de dos vocablos genéricos puede componer un signo distintivo, e incurre en error de Derecho al descomponer la marca solicitada en sus diferentes elementos denominativos para centrar la comparación, exclusivamente, en el vocablo "ROSE", sin tener en cuenta que no pretende apropiarse en exclusiva del referido término.

En la exposición del segundo motivo de casación, se denuncia que la sentencia recurrida infringe el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y la doctrina jurisprudencial aplicable, que obliga a efectuar la comparación desde una visión de conjunto de los signos confrontados, atendiendo a los elementos «realmente distintivos de los signos en liza», y debiendo valorar en este caso el aspecto gráfico y las diferencias conceptuales entre las marcas opuestas.

CUARTO

Sobre el primer motivo de casación.

Procede rechazar la prosperabilidad del primer motivo de casación, porque la censura que formula la defensa letrada de la Entidad recurrente, fundada en la infracción del artículo 11.1 a), b) y c) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, en lo que concierne a la imputación del error de la Sala de instancia padecido

en la calificación del vocablo "ROSE" de genérico, resulta infundada.

Debe significarse que este término, utilizado en la composición de la marca solicitada, indicativo del tipo o clase del producto vinícola que se comercializa, carece de aptitud o capacidad diferenciadora para distinguir bebidas alcohólicas derivadas del cultivo de la vid y no es apropiable en exclusiva por ningún empresario, de modo que no puede ser tomado en consideración por la Oficina registral para realizar el juicio sobre el riesgo de confundibilidad entre los signos confrontados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, lo que determina que, en este supuesto, sea irrelevante la objeción sobre la indebida aplicación de la prohibición absoluta de registro de marcas contenida en el artículo

11.1 a), b) y c) d la Ley de Marcas, al concurrir además el supuesto de prohibición relativa contemplado en el artículo 12.1 a) de la Ley Marcas .

A estos efectos, resulta adecuado recordar la doctrina jurisprudencial de esta Sala expuesta en la sentencia de 4 de octubre de 2006 (RC 7075/2003 ), en relación con la distintividad de las marcas:

[...] la distintividad de la marca es su función esencial que va a permitir su segura identificación y reconocimiento por la generalidad de los consumidores. Por esta razón, no basta que la marca identifique al producto, sino que es preciso además que proporcione una suficiente capacidad de diferenciación entre los productos marcados y todos los demás. La distintividad de la marca se constituye así en un dato que afirma que el objeto designado por ella pertenece a la clase de objetos que llevan esa marca, operando en la mente del receptor del signo como una señal, que sin necesidad de una gran reflexión le permite discernir sobre la naturaleza y el origen del producto, es decir, que todos los productos marcados con ese signo tienen una procedencia común y son homogéneos. Esta operación que se produce por efecto reflejo en la mente del sujeto receptor le va a permitir recordar con facilidad la imagen que el signo representa. De aquí, que deban rechazarse aquellos que o bien por su simplicidad no dicen nada o bien son tan complejos que su aprehensión no es posible.

En el caso presente, como acertadamente señala la sentencia recurrida los términos empleados son los comunes en el mercado para describir características de los productos por lo que es inhábil para producir el efecto reflejo en el receptor, al que antes se aludía, que le permita recordar con facilidad el origen del producto.

.

Se aprecia, no obstante, que la Sala de instancia incurre en imprecisión en la fundamentación de la sentencia, al considerar aplicable en este supuesto las prohibiciones registrales establecidas en los apartados

a), b) y c) del artículo 11 de la Ley de Marcas, sin tener en cuenta que dichos apartados exigen que aquellos signos compongan en exclusiva la marca, porque cuando el signo se compone de la conjunción de distintos vocablos podrá acceder al registro si cumple con la capacidad distintiva que exige el artículo 1 de la Ley de Marcas, según autoriza el artículo 11.2 de la referida Ley .

El Tribunal sentenciador sin embargo, no incurre en error de Derecho, al atribuir al término "ROSE", que compone la marca aspirante, carácter genérico, habitual e indicativo de la calidad del producto, que designa bebidas alcohólicas, vinos y vinos espumosos, al informar este término de la clase de uva de que se compone el producto designado, y al afirmar que, atendiendo a la finalidad del precepto analizado, dicho signo debe estar a la libre disposición de todos los empresarios que desarrollan su actividad en este sector, deduciendo de ello que no tiene capacidad diferenciadora.

Se advierte, además, en el examen de la fundamentación de la sentencia recurrida que este razonamiento sobre la aplicabilidad del artículo 11 de la Ley de Marcas se efectúa de forma complementaria o adicional para fundar la ratio decidendi de la sentencia, tras concluir el análisis comparativo de las marcas confrontadas desde la perspectiva del artículo 12.1 a) de la Ley de Marcas, con la declaración de que «las marcas enfrentadas no pueden convivir en el mercado sin riesgo de asociación para el consumidor», lo que permite inferir en términos de razonabilidad el significado limitado que en la mente del juzgador tiene en este caso la aplicación de las prohibiciones registrales contenidas en el artículo 11.1 a), b) y c) de la Ley de Marcas .

QUINTO

Sobre el segundo motivo de casación.

El segundo motivo de casación articulado no puede ser acogido, al deber considerar que la Sala de instancia no ha infringido el artículo 12, 1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que dispone que no podrán registrarse como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con la marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar riesgo de asociación con la marca anterior, al aplicar la prohibición de registrabilidad que contiene dicho precepto de forma razonable, porque el juicio de incompatibilidad se funda en la observancia de los criterios jurídicos conforme a las reglas de la lógica y el buen sentido que esta Sala del Tribunal Supremo ha establecido para determinar si la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión o de asociación.

Se evidencia que el Tribunal sentenciador, en este supuesto, no ha incurrido en error patente ni en irrazonabilidad o en arbitrariedad al apreciar la existencia de similitud denominativa y fonética entre las marcas confrontadas, al realizar el juicio de comparación considerando que el vocablo "MARITIM" tiene fuerza distintiva dominante y prevalece en el juicio sobre el riesgo de confundibilidad al concentrar la atención del consumidor que adquiere productos relacionados con las bebidas alcohólicas y, especialmente, vinos o vinos espumosos, en que el término "ROSE" es indicativo de la clase del producto ofrecido, atribuyendo carácter secundario al gráfico utilizado en la composición de la marca obstaculizadora.

En efecto, esta Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo considera que la argumentación expresada por el tribunal sentenciador para fundar la ratio decidendi de la sentencia en relación con la aplicación de la prohibición registral establecida en el artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, no es irrazonable, porque aprecia la existencia de similitud denominativa y fonética entre las marcas en conflicto, debido a la utilización común del vocablo "MARITIM", sin eludir el análisis comparativo desde una visión global o de conjunto, ya que no tiene en cuenta el término "ROSE", que compone la marca solicitada, por estimar que no tiene carácter distintivo, deduciendo que se genera riesgo de asociación entre los consumidores sobre el origen empresarial.

El juicio sobre el riesgo de confundibilidad de las marcas confrontadas que efectúa la Sala de instancia se revela acorde con la doctrina de esta Sala, expresada en las sentencias de 18 de noviembre de 2005 (RC 2084/2003) y de 25 de enero de 2006 (RC 3857/2003 ), que advierte que a los efectos de valorar el riesgo de confusión entre marcas, los órganos jurisdiccionales, en el ejercicio de su función constitucional de controlar la legalidad de las resoluciones registrales, deben ponderar globalmente y de forma interdependiente todos los factores del supuesto concreto que resulten pertinentes y, en particular, teniendo en cuenta los elementos distintivos y dominantes de los signos enfrentados, atendiendo a la identidad o similitud de las marcas opuestas y a la identidad o similitud de los productos o servicios reivindicados, al grado de conocimiento de la marca en el mercado y a la asociación que puede hacerse con el signo registrado, al apreciarse la similitud denominativa y la identidad de los ámbitos aplicativos de los productos reivindicados que se distribuyen y comercializan en los mismos establecimientos.

Procede advertir que, en este supuesto, en razón de la naturaleza común de los productos vinícolas reivindicados y las condiciones objetivas de su comercialización en establecimientos dedicados al gran consumo, en que se adquieren directamente, o en tiendas especializadas, resulta aplicable, con carácter prevalente, el criterio concerniente a la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate, que tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión.

Se aprecia que la Sala de instancia no incurre en el error jurídico denunciado por la Entidad recurrente, al valorar que en el consumidor medio, que normalmente percibe la marca como un todo, y que se supone es un consumidor informado razonablemente, atento y perspicaz, que adquiere productos vinícolas, que se comercializan en dichos establecimientos, amparados en los distintivos de las marcas oponentes, que incluyen términos que evocan vinos precedentes de una relevante región vinícola española, se puede producir error sobre el carácter indicativo de la procedencia de dichos productos, que genera riesgo de confusión y de asociación por la inclusión común del término "MARITIM", al poder suscitarse la idea de que ambas marcas constituyen marcas derivadas que pertenecen a una misma firma o razón comercial.

Debe referirse que la concretización aplicativa del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, que ha de efectuarse por los órganos jurisdiccionales contencioso- administrativos desde el análisis hermenéutico teleológico, de conformidad con los cánones constitucionales que refiere el artículo 51 de la Constitución, al reconocer como principio rector de la política social y económica la defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, conforme a la finalidad de la norma legal de garantizar el acceso al registro de las marcas en su consideración de signos distintivos que constituyen instrumentos eficaces y necesarios en la política empresarial y que suponen un importante mecanismo para la protección de los consumidores, como advierte la Exposición de Motivos de la mentada Ley de Marcas, de modo que, en la comparación de las marcas opositoras en que puedan existir identidad o semejanza denominativa, fonética, gráfica o conceptual, esta Sala no sólo atiende a asegurar la tutela de intereses conectados a garantizar la competencia empresarial y la transparencia en las transacciones económicas de productos o servicios, sino fundamentalmente garantiza la protección de los derechos de los consumidores que se proyecta en el acto de elección de productos o servicios, permitiéndoles distinguirlos sin error posible unos y otros en razón de la indicación de su procedencia empresarial, de su prestigio adquirido y de su calidad, no ha sido realizada de forma adecuada por la Sala de instancia al no atender de forma ponderada a estos intereses de los consumidores referidos a la función identificadora de la marca, al considerar erróneamente que la convivencia de las marcas enfrentadas genera riesgo de confusión.

Esta conclusión jurídica que alcanzamos, determinante de la declaración de incompatibilidad de las marcas enfrentadas, es conforme a la doctrina jurisprudencial de esta Sala, porque, como se advierte en la sentencia de 27 de noviembre de 2003, el criterio prevalente que permite valorar la licitud de las marcas enfrentadas se expresa en el axioma de que no toda semejanza entre marcas es suficiente para declarar su incompatibilidad, sino solo aquélla que suponga un riesgo de confusión en el mercado sobre los productos o servicios de ambas, desde un examen de conjunto de todos los elementos integrantes de cada denominación confrontada sin descomponer su unidad fonética y gráfica, como aprecia la Sala de instancia en este supuesto.

Se constata que la sentencia de la Sala de instancia ha respetado el principio de especialidad, cuyo enunciado como principio jurídico rector del Derecho de marcas, se desprende del artículo 12.1 a) de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas, y que, como se refiere en la sentencia de esta Sala del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2004 (RC 5288/2001 ) "exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o que guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado", y que requiere en el órgano juzgador que enjuicia la validez de las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas la expresión de un juicio concreto y pormenorizado sobre el alcance de la coincidencia de los campos aplicativos, sin que sean adecuados meros pronunciamientos abstractos, que no valoren las circunstancias concurrentes ni examinen la documentación acompañada para fundamentar la pretensión de nulidad.

En estas prohibiciones generales, se afirma en las sentencias de esta Sala de 29 de junio, 13 de julio y 28 de septiembre de 2004, «a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y, en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos. Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos.».

En consecuencia, al desestimarse los dos motivos de casación articulados, declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 632/2001.

SEXTO

Sobre las costas procesales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139.2 de la Ley reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, procede imponer las costas procesales causadas en el presente recurso a la parte recurrente.

En atención a lo expuesto, en nombre del Rey, y en ejercicio de la potestad jurisdiccional que emana del Pueblo español y nos confiere la Constitución,

FALLAMOS

Primero

Que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Entidad Mercantil RENÉ BARBIER, S.A. contra la sentencia de la Sección Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1 de marzo de 2004, dictada en el recurso contencioso-administrativo 632/2001.

Segundo

Efectuar expresa imposición de las costas procesales causadas en el presente recurso de casación a la parte recurrente. Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos .- Fernando Ledesma Bartret.- Óscar González González.- Manuel Campos SánchezBordona.- Eduardo Espín Templado.- José Manuel Bandrés Sánchez- Cruzat.- Rubricados. PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr.

D. JOSÉ MANUEL BANDRÉS SÁNCHEZ- CRUZAT, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.- Alfonso Llamas Soubrier.- Firmado.

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