STS 273/2006, 24 de Marzo de 2006

1.- La Procurador Dª. Adelaida Espejo Iglesias, en nombre y representación de "Hotel Ritz de Barcelona, S.A.", interpuso demanda de Juicio Ordinario Declarativo de Menor Cuantía ante el Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Barcelona, siendo parte demandada la entidad "Inmobiliaria Sarasate, S.A.", alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que: 1º. DECLARE: A) Que HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. es la propietaria del signo consistente en las iniciales del Hotel "HR" en la especial configuración que consta en el cuerpo de este escrito. B) Que el signo solicitado por INMOBILIARIA SARASATE como marca, bajo el nº 1.808.371, constituye una reproducción del signo "HR", antes indicado, propiedad de HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. C) Que la marca 1.808.371 ha sido solicitada por INMOBILIARIA SARASATE en fraude de los derechos de HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A. con incumplimiento del principio general de la buena fe y en fraude de Ley. D) Que la conducta de INMOBILIARIA SARASATE S.A. constituye una actuación desleal en contravención de los principios rectores de la Ley de Competencia Desleal. 2º. CONDENE A INMOBILIARIA SARASATE, S.A.- A) A estar y pasar por las anteriores declaraciones. B) A transferir a HOTEL RITZ DE BARCELONA la marca 1.808.371, para clase 42. C) A cesar de manera inmediata en el uso de la referida marca por constituir el mismo una conducta desleal y a abstenerse de la solicitud en el futuro de un signo igual o semejante. D) A retirar dichas iniciales de todo lugar del Hotel o utensilios o elementos en que aparezcan. E) A indemnizar a HOTEL RITZ DE BARCELONA por los daños y perjuicios ocasionados, a tenor de los criterios que se establezcan en el proceso y por el importe que se fije en Sentencia o en ejecución de la misma. F) A publicar a costa de la demandada y en su caso, la Sentencia condenatoria en un diario de tirada nacional. Todo ello con expresa imposición de costas a la demandada.".

2. - El Procurador D. Antonio Mª. de Anzizu Furest, en nombre y representación de la entidad Inmobiliaria Sarasate, S.A, contestó a la demanda alegando los hechos y fundamentos de derecho que estimó aplicables para terminar suplicando al Juzgado dictase en su día Sentencia "por la que ya sea en virtud de la excepción invocada por esta parte y subsidiariamente por los argumentos aquí expuestos, se desestime aquella demanda con imposición de costas a la parte actora.".

3. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas a los autos, las partes evacuaron el trámite de resumen de prueba en sus respectivos escritos. El Juez de Primera Instancia Número Seis de Barcelona, dictó Sentencia con fecha 23 de febrero de 1.998 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLO: Que desestimando íntegramente la demanda formulada por la Procuradora Dña. Adelaida Espejo Iglesias, en nombre y representación de HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A. contra INMOBILIARIA SARASATE S.A. debo absolver y absuelvo a dicha demandada de todos los pedimentos contra ella instados en la demanda, con expresa imposición de las costas causadas en este procedimiento a la parte demandante.".

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior resolución por la representación de la entidad Hotel Ritz de Barcelona, S.A., la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, dictó Sentencia con fecha 14 de mayo de 1.999 , cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que estimando en lo sustancial el recurso interpuesto por la representación procesal de "HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A.", contra la sentencia dictada con fecha 23 de febrero de 1.998 por el Juzgado de Primera Instancia nº6 de los de Barcelona , en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos de REVOCAR Y REVOCAMOS parcialmente la misma, y en su lugar dictamos otra por la que: a) estimando la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda interpuesta por dicha representación procesal, declaramos el derecho de la actora a subrogarse en la posición que la demandada ostenta en el expediente iniciado con ocasión de la solicitud de concesión de la marca registrada con el número 1.808.371; b) estimando la acción ejercitada al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , declaramos que la conducta de INMOBILIARIA SARASATE, S.A. consistente en la utilización signo "HR" en el menaje, membretes postales y demás enseres constituye una actuación desleal en contravención de los principios rectores de aquella y, en consecuencia, CONDENAMOS a dicha demandada a 1.-) estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2.-) en su caso, a transferir a la actora la marca 1.808.371, para clase 42; 3.-) a cesar de manera inmediata en el uso de la referida marca; 4.-) a retirar dichas iniciales de todo lugar del Hotel (que no constituya, propiamente, un elemento arquitectónico del mismo), así como de los utensilios o elementos en que aparezcan. 5.-) a publicar a su costa la presente sentencia en un diario de circulación nacional; manteniendo el resto de los pronunciamientos desestimatorios de la sentencia impugnada. Procede imponer a INMOBILIARIAS SARASATE S.A. las costas ocasionadas en la primera instancia, con declaración expresa de su temeridad. No procede hacer especial pronunciamiento respecto de las costas ocasionadas en esta alzada.".

1.- El Procurador D. Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de la entidad Inmobiliaria Sarasate, S.A., interpuso recurso de casación respecto la Sentencia dictada por la Audiencia Provincial Barcelona, Sección Quince, de fecha 14 de mayo de 1.999 , con apoyo en los siguientes motivos, MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Al amparo del nº 3º del art. 1.692 de la LEC de 1.881, se alega infracción del art. 359 del mismo Texto Legal . SEGUNDO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 334, 337 y 359 de la LEC de 1.881 , y del art. 24, apartados 1 y 2 de la Constitución Española . TERCERO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 359 de la LEC de 1.881 . CUARTO.- Al amparo del nº 4º del art. 1.692 de la LEC de 1.881 , se alega infracción del art. 3.1 de la Ley de Marcas . QUINTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción de los arts. 3.3 y 4 de la Ley de Marcas . SEXTO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 21 de la Ley de Competencia Desleal y del art. 1.973 del Código Civil . SEPTIMO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal . OCTAVO.- Bajo el mismo ordinal se alega infracción del art. 18.5º de la Ley de Competencia Desleal .

2. - Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el Procurador Dª. Lucila Torres Rius, en nombre de la entidad "Hotel Ritz de Barcelona, S.A.", presentó escrito de impugnación al recurso formulado de contrario.

3. - Habiéndose solicitado la celebración de vista pública, se señaló para la misma el día 2 de marzo de 2.006, en que ha tenido lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. JESÚS CORBAL FERNÁNDEZ

El proceso en el que se plantea el recurso de casación objeto de enjuiciamiento versa sobre propiedad industrial y competencia desleal, ejercitándose por la entidad actora una acción de reivindicación de marca ( art. 3.3 LM de 1.988 ) y de utilización del signo por la demanda en el menaje, membretes postales y demás enseres de su actividad comercial.

Por la entidad mercantil HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A. se dedujo el 22 de marzo de 1.997 demanda contra la también mercantil INMOBILIARIA SARASATE, S.A. en la que ejercita acciones marcarias ( art. 3.3 LM 32/1.988, de 10 de noviembre ) y de concurrencia desleal (arts. 5, 6, 11, 12 y 18 de la LCD 3/1.991, de 10 de enero ), solicitando que se declare: a) que HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A. es la entidad propietaria del signo consistente en las iniciales del Hotel "HR" en la especial configuración que se describe en el cuerpo del escrito; b) que el signo solicitado por INMOBILIARIA SARASATE como marca, bajo el nº 1.808.371, constituye una reproducción del signo "HR", antes indicado, propiedad de HOTEL RITZ DE BARCELONA S.A.; c) que la marca 1.808.371 ha sido solicitada por INMOBILIARIA SARASATE en fraude de los derechos de la actora y con incumplimiento del principio general de la buena fe y en fraude de Ley; d) que la conducta de la demandada constituye una actuación desleal en contravención de los principios rectores de la Ley de Competencia Desleal; y se condene a la demandada: a) a estar y pasar por las anteriores declaraciones; b) a transferir a la actora la marca 1.808.371, para clase 42; c) a cesar de manera inmediata en el uso de la referida marca por constituir el mismo una conducta desleal y a abstenerse de la solicitud en el futuro de un signo igual o semejante; d) a retirar dichas iniciales de todo lugar del Hotel o utensilios o elementos en que aparezcan; e) a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados a tenor de los criterios que se establezcan en el proceso y por el importe que se fije en sentencia o en ejecución de la misma y, f) a publicar a su costa la sentencia condenatoria en un diario de tirada nacional.

La Sentencia del Juzgado de 1ª Instancia nº 6 de Barcelona de 23 de febrero de 1.998, dictada en los autos de juicio de menor cuantía nº 267/97 a los que dio lugar la anterior demanda, desestima ésta y absuelve a la demandada, con base, en síntesis, en la prescripción extintiva de la acción de competencia desleal y que la demandante no realiza las actividades para las cuales ha sido concedida la marca, ni ha usado el distintivo "HR" desde hace más de diez años, ni se ha acreditado tampoco que el registro por la demandada implique violación de obligación legal o contractual alguna.

La Sentencia del Juzgado fue revocada en apelación por la Sentencia de la Sección Décimoquinta de la Audiencia Provincial de la misma Capital de 14 de mayo de 1.999, recaída en el Rollo nº 404 de 1.998 , en la que se acuerda: "a) estimando la acción reivindicatoria ejercitada, en la demanda interpuesta por HOTEL RITZ DE BARCELONA, S.A., declaramos el derecho de la actora a subrogarse en la posición que la demandada ostenta en el expediente iniciado con ocasión de la solicitud de concesión de la marca registrada con el número 1.808.371; b) estimando la acción ejercitada al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , declaramos que la conducta de INMOBILIARIA SARASATE, S.A. consistente en la utilización signo "HR" en el menaje, membretes postales y demás enseres constituye una actuación desleal en contravención de los principios rectores de aquella y, en consecuencia, CONDENAMOS a dicha demandada a 1.-) estar y pasar por las anteriores declaraciones; 2.-) en su caso, a transferir a la actora la marca 1.808.371, para clase 42; 3.-) a cesar de manera inmediata en el uso de la referida marca; 4.-) a retirar dichas iniciales de todo lugar del Hotel (que no constituya, propiamente, un elemento arquitectónico del mismo), así como de los utensilios o elementos en que aparezcan. 5.-) a publicar a su costa la presente sentencia en un diario de circulación nacional; y, manteniendo el resto de los pronunciamientos desestimatorios de la sentencia impugnada.".

Contra la anterior Sentencia se interpuso por la entidad demandada INMOBILIARIA SARASATE, S.A. recurso de casación, estructurado en ocho motivos, de los que los cinco últimos se amparan en el ordinal cuarto del art. 1.692 LEC , y los tres restantes en el tercero, de modo que el primero y tercero se encauzan por el inciso primero y el otro por el inciso segundo de dicho ordinal. En los motivos primero y tercero se denuncia incongruencia "extra petita" e interna y falta de claridad del fallo; en el motivo segundo se alega quebrantamiento de las normas del procedimiento por no resolverse sobre la presentación de un documento efectuada en el acto de la vista de la segunda instancia; y en los cinco restantes se acusa infracción de los arts. 3.1, 3.3. y 4 de la Ley de Marcas y 6, 18.5º y 21 de la Ley de Competencia Desleal y 1.973 del Código Civil.

En el primer motivo se denuncia infracción del art. 359 LEC , y se formulan dos submotivos por incongruencia y falta de claridad.

En el primer submotivo se alega que la sentencia de apelación, y concretamente el apartado b) de sus declaraciones, incurre en incongruencia "extra petita" porque se pronuncia sobre una cuestión no pedida, ya que la contraparte no solicita en ninguno de sus pedimentos que se declare que el uso del distintivo en que consiste la marca objeto de autos es constitutivo de competencia desleal. Lo que la demanda califica de acto de competencia desleal -se afirma- es el hecho de la solicitud de registro de la marca. No se refiere al uso de la marca "HR" y gráfico; y no formula ningún pedimento por el que se declare que el uso es constitutivo de competencia desleal. Y aún cuando es cierto -se añade- que la actora solicitaba en su escrito de demanda el cese del uso por parte de la demandada del distintivo objeto de autos, sin embargo tal petición es efectuada como consecuencia del pedimento reivindicatorio de la marca por el cual resulta condicionado. Y como dicho acto de solicitud -se concluye- no puede ser constitutivo de competencia desleal al operar únicamente en el campo registral, y no en el mercado, sólamente puede ser valorado en la perspectiva de la Ley de Marcas.

El submotivo se desestima.

Porque, con independencia de si hay o no uso de la marca y si concurren o no los requisitos para apreciar contravención de la Ley de Competencia Desleal, lo que constituye un tema relativo al fondo del asunto, es claro que ninguno de los pronunciamientos de la sentencia excede de lo postulado en el "petitum" de la demanda, pues en ésta se solicitaba se declarase que la conducta de la demandada constituye una actuación desleal en contravención de los principios rectores de la Ley de Competencia Desleal y se condenase a cesar de manera inmediata en el uso de la marca por constituir el mismo una conducta desleal y a retirar dichas iniciales ["HR"] de todo lugar del Hotel o utensilios o elementos que aparezcan, y en la sentencia recurrida se estima la acción ejercitada al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , declarando que la conducta de Inmobiliaria Sarasate S.A. consistente en la utilización del signo "HR" en el menaje, membretes postales y demás enseres constituye una actuación desleal en contravención de los principios rectores de aquélla y, en consecuencia, se condena a la demandada a cesar de manera inmediata en el uso de la referida marca y a retirar dichas iniciales de todo lugar del Hotel (que no constituya, propiamente, un elemento arquitectónico del mismo), así como de los utensilios o elementos en que aparezcan, por lo que hay una concordancia sustancial; sin que sea preciso una coincidencia o ajuste literal y rígido del fallo a las pretensiones de las partes, pues el mismo habrá de ser racional y flexible (SS., entre las más recientes, de 8, 9 y 16 de febrero de 2.006 ), sin rebasar, en ningún caso, lo solicitado, en cuyo exceso no se ha incurrido por la resolución recurrida.

El submotivo segundo basa la infracción del art. 359 en falta de claridad con referencia al pronunciamiento condenatorio 2 de la sentencia recurrida, y en concreto con referencia a la expresión "en su caso" que precede al mandato de "transferir a la actora la marca 1.808.371, para clase 42, respecto de la cual se dice que se desconoce "que quiere decir el tribunal a quo".

El submotivo se desestima, porque la expresión "en su caso" no afecta a la sustancialidad del pronunciamiento condenatorio, el cual se ajusta en lo esencial a lo pedido, es coherente con lo razonado en el cuerpo de la resolución (ftos. octavo y noveno) y no plantea ninguna oscuridad para la ejecución. Y si para la parte demandada se generó alguna incertidumbre, su deber procesal era haber pedido aclaración de sentencia, de conformidad con los arts. 363, párrafo primero, LEC 1.881 (entonces vigente) y 267.1 LOPJ , sin que quepa suplir su negligencia mediante el recurso de casación, pues viene reiterando esta Sala (SS. 16 noviembre 2.001, 20 febrero y 21 junio 2.002, 16 y 18 febrero y 22 marzo 2.004, 9 junio 2.005 , entre otras) que "la aclaración ["strictu sensu"] corresponde al órgano jurisdiccional que dictó la resolución que se pretende aclarar, sin que pueda servir de soporte a un motivo de casación lo que pudo ser objeto de aclaración".

En el motivo segundo se acusa quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infracción de las normas que rigen los actos y garantías procesales, al amparo de los arts. 1.692.3º y 1.693 de la LEC , infracción de los arts. 334, 337 y 359 de la LEC y del art. 24, apartados 1 y 2 CE .

En el cuerpo del motivo se argumenta que con posterioridad al término del art. 707 LEC -plazo de seis días durante el que cabe pedir prueba en la segunda instancia de los menores cuantías- la recurrente Inmobiliaria Sarasate, S.A. firmó con la sociedad Hotel Ritz Madrid, S.A., titular de derechos, prioritarios a los de la contraparte, sobre la denominación RITZ, un contrato de colaboración comercial y de licencia de uso, en favor de la aquí recurrente, de las marcas "Hotel Ritz" nºs 16.071 y 1.011.758 así como del Nombre Comercial "Hotel Ritz" nº 1261, todos ellos concedidos y en vigor, en favor de aquella firma, contrato que se acompaña para la unión a las actuaciones del recurso, y el que se intentó presentar en la vista del recurso de apelación, sin que ni en la diligencia de vista, ni en la Sentencia se haya resuelto nada por la Sección 15ª de la Audiencia Provincial, por lo que se han infringido los artículos del enunciado y se ha generado indefensión.

El motivo se desestima, fundamentalmente por las mismas razones que determinaron el Auto de esta Sala de 16 de febrero de 2.006 por le que se rechaza el recurso de súplica contra el Auto anterior de 18 de mayo de 2.000 que inadmitió el documento acompañado con el recurso de casación.

El documento es de fecha 8 de junio de 1.998 por lo que pudo haber sido presentado en la segunda instancia hasta la fecha en que se señaló día para la vista, lo que tuvo lugar por providencia de 6 de abril de 1.999, y al no hacerlo así, y presentarlo en cambio en el acto de la vista, se infringió el art. 694, inciso final, LEC , que era el aplicable al caso, y no todos los que estérilmente invoca la parte recurrente. Además, el hecho de que no haya constancia en el acta de la vista de la apelación del intento de presentación en tal momento procesal -evidentemente ya extemporáneo- es imputable a la negligencia de la propia parte, que ni pidió aquélla, ni formuló protesta alguna al respecto.

Finalmente, se pretende la introducción de un hecho en el proceso que, según se afirma, afecta sustancialmente al objeto del mismo, lo que contradice los principios "lite pendente nihil innovetur" y de la "perpetuatio actionis".

En el motivo tercero se aduce infracción del art. 359 LEC por existir contradicción en el fallo.

El motivo se desestima porque no hay contradicción alguna entre los pronunciamientos del fallo. No la supone la limitación que para el pronunciamiento condenatorio 3 -cesar de manera inmediata en el uso de la marca- se establece en el pronunciamiento condenatorio 4, en el que se excluye, de la retirada de las iniciales "HR" de todo lugar del Hotel, "las que constituyan, propiamente, un elemento arquitectónico del mismo", lo que resulta lógico en la perspectiva del interés de conservar la singularidad del edificio, emblemático, en el contorno urbano de la ciudad, pues con su eliminación [como, por cierto, ya se dijo en otros de los pleitos habidos entre las mismas partes con anterioridad] se habría alterado la estructura y fisonomía del mismo. Y tampoco hay contradicción entre el fallo y su fundamentación, porque tal exclusión, relativa a los elementos arquitectónicos, cualquiera que sea su incidencia en la futura clientela del establecimiento instalado en el edificio, no implica la adquisición del signo distintivo mediante el registro como marca por la entidad titular de aquél, ni acarrea como consecuencia que no se pueda limitar el derecho a usarlo en otros elementos propios de la explotación de los servicios como menaje, membretes postales o cualesquiera otros.

En el motivo cuarto se alega infracción del art. 3.1 de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1.988 .

Se argumenta que la demandada tiene registrada a su favor el distintivo en que consiste la marca nº 1.808.371, y que, por consiguiente, le pertenece su titularidad de acuerdo con el precepto enunciado - art. 3.1 LM - en cuanto dispone que "la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley".

El motivo se desestima porque precisamente la acción reivindicatoria ejercitada en la demanda se dirige a dejar sin efecto dicha titularidad.

La entidad demandante ejercita en su demanda la acción reivindicatoria que regula el art. 3º.3 LM de 1.988 , la cual es diferente de la acción de anulación del art. 3º.2 LM , que no se plantea en la demanda, sin que nada obste que la marca objeto de vindicación se halle registrada, pues precisamente uno de las notas que caracterizan la acción es que el sujeto pasivo haya solicitado u obtenido el registro de la marca objeto de aquélla.

Por otra parte, la falta de concurrencia de los presupuestos que condicionan la prosperabilidad de la acción reivindicatoria es denunciable con base en el apartado 3 del art. 3º LM , y no con fundamento en el apartado uno del mismo artículo.

En el motivo quinto se acusa infracción de los arts. 3º.3 LM 1.988 , por inobservancia de los requisitos establecidos en el mismo por lo que respecta a la acción reivindicatoria ejercitada de contrario y 4º de la misma Ley marcaria.

El motivo se dirige a combatir la estimación de la acción reivindicatoria de la marca, negándose la concurrencia de los requisitos previstos en el art. 3.3 LM de 1.988 , consistentes en la existencia de fraude de los derechos de tercero o violación legal o contractual y la cualidad de perjudicada de la contraparte.

Se argumenta en síntesis que la recurrente tiene la condición de titular de la marca consistente en las letras HR y un determinado grafismo para servicios propios de su actividad -hoteles y de restauración- incluidos en la clase 42 del Nomenclátor por haber obtenido la inscripción en el año 1.994 con el número 1.808.371 ( art. 3.1 LM ), y que la otra parte ni la solicitó, ni se opuso a aquella solicitud, "sin duda por no considerarlo un signo distintivo propio, ni vinculado a otros signos distintivos sí registrados a nombre de ella (Nombre Comercial "Hotel Ritz de Barcelona" nº 3820 y Rótulo de Establecimiento con esa misma denominación número 204.557), y después de expresar que los distintivos "Hotel Ritz" y "Hotel Ritz de Barcelona" son diferentes, se resalta que las siglas correspondientes a la denominación no son HR sino HRB o HRDB.

A continuación, después de señalar el papel de elemento arquitectónico decorativo del signo y que, por consecuencia, al adjudicarse la recurrente Inmobiliaria Sarasate la infraestructura del Hotel Ritz se adjudicó también los elementos constructivos, argumenta que la actora no es, ni ha sido usuaria del signo, por lo menos durante los últimos veinte años, y así lo ha reconocido al absolver posiciones el representante legal de la sociedad actora en cuanto a que desde más de diez años dicha entidad no ejerce actividad alguna de hostelería ni de restauración. Por ende, se concluye, tales derechos los habría perdido por falta de uso real y efectivo, que si es obligatorio para la marca registrada, con mayor motivo ha de exigirse para la no inscrita, ya que paralelamente al derecho de su titular coexisten otros intereses que también deben quedar protegidos, como son los de los competidores y de los consumidores y usuarios y el del sistema económico general. Por ello se denuncia como infringido el art. 4º LM .

Seguidamente, después de indicar que los signos o medios registrados debían ser considerados "res nullius", se razona que la legitimada para el uso de la denominación HOTEL RITZ es la recurrente, porque la contraparte no tiene en la actualidad ningún derecho sobre tal denominación, y que, por el contrario, además de que la demandante quedó desvinculada de la infraestructura del Hotel y del edificio que motivó la autorización por parte de Dn. Simón para el uso e inscripción por parte de ella del distintivo, por lo que no puede pretender unos derechos de por vida propios e independientes sobre tal distintivo, la recurrente [Inmobiliaria Sarasate] ha obtenido el uso del distintivo RITZ de la titular de los derecho registrales prioritarios en España [marca internacional 6.931, renovada sucesivamente con los números 57.684 y 136.333], en virtud del contrato de colaboración comercial y licencia de 8 de junio de 1.988.

Finalmente se combate, por un lado, el argumento de la sentencia recurrida acerca de la imposibilidad de uso por la actora del signo discutido desde el momento que la demandada tomó posesión del inmueble adjudicado; y se afirma, por otro lado, la carencia de la cualidad de perjudicada de la entidad actora por cuanto no explota desde hace ya muchos años ningún Hotel.

El motivo no se estima porque, aparte de que incurre en la mezcla de cuestiones que debieron ser objeto de motivos separados y que asimismo hace referencia a temas nuevos como el del documento de 8 de junio de 1.998 relativo a un contrato de colaboración comercial y licencia de signos distintivos Hotel Ritz celebrado entre la recurrente y Hotel Ritz de Madrid, cuya admisión fue denegada por Auto de esta Sala de 18 de marzo de 2.000, confirmado por Auto de 16 de febrero de 2.006 , y que por tal condición de hecho nuevo no puede ser examinado, en cualquier caso las alegaciones efectuadas carecen de consistencia para desvirtuar las conclusiones del juzgador de instancia.

La acción reivindicatoria ya fue reconocida como una vía extraordinaria para hacer valer el derecho de dominio de una marca, adquirido por prioridad de uso, en cuyo caso no cabía la acción de nulidad por tener carácter de "numerus clausus" los supuestos del EPI, por la doctrina de esta Sala ( S. 18 marzo 1.960 ) en relación con el art. 13 de dicho Estatuto . La Ley de Marcas 32/1.988, de 10 de noviembre la regula en el artículo 3º.3 en el que dispone que "si un registro de marca ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad de la marca, siempre que ejercite la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de concesión o en el plazo máximo de cinco años desde la fecha de publicación de la concesión", y a la misma se refieren las Sentencias de esta Sala de 17 de noviembre de 1.999, 25 de febrero y 30 de diciembre de 2.005 .

La concurrencia de los requisitos exigidos por la LM en el caso examinado no ha sido desvirtuada. Resulta inconcuso por apreciación fáctica de la instancia que la entidad adquirió el signo distintivo litigioso aplicándolo a sus servicios (marca), aparte de a su actividad empresarial (nombre comercial) y como rótulo de su establecimiento, lo cual le legitima para "en condición de persona perjudicada" ejercitar la acción planteada en la demanda. La pretensión se ha formulado dentro del plazo establecido en la ley sin que sobre ello haya contradicción. Y finalmente la resolución recurrida estima la concurrencia de fraude porque habiendo perdido la demandada Inmobiliaria Sarasate la posibilidad de hacer suyo el signo de carácter mixto litigioso, lo que creía haber conseguido al serle adjudicado por Auto de adjudicación y remate el 13 de junio de 1.975 el edificio del Hotel Ritz de Barcelona, y sin embargo le fue negado en el proceso [uno de los muchos seguidos entre las partes] terminado por Sentencia de esta Sala de 14 de octubre de 1.993 (Sentencia nº 931, Rec. cas. nº 540 de 1.991 ) que declaró que aquella adjudicación no comprendía la titularidad del negocio "Hotel Ritz de Barcelona", la cual se reconoce en exclusiva a favor de la actora, condenando a la demandada Inmobiliaria Sarasate a abstenerse de cualquier uso de dicho distintivo comercial no consentido de manera expresa por la demandante, sin embargo, de modo inmediato, y tratando de aprovechar que el signo distintivo, aunque registrado como nombre comercial y como rótulo, no lo estaba como marca, lleva a cabo la solicitud del registro con esta última modalidad. Este comportamiento constituye una actuación fraudulenta pues el signo se aplicaba tanto a la empresa como a los servicios hotelero y de restauración. Se trató por lo tanto, fraudulentamente, de apoderarse de un signo distintivo que le había sido negado judicialmente en relación con el negocio, accediendo al registro marcario con claro perjuicio para el legítimo titular.

Aparte lo dicho debe tenerse también en cuenta, frente a las alegaciones concretas del motivo, que no cabe hablar de prescripción extintiva de la acción reivindicatoria, que de ninguna manera cabe fundar en un no uso (impropio en las acciones reales, a salvo el art. 546.2º para servidumbres), ni de una caducidad por no uso real y efectivo, que, además de no haber sido planteada adecuadamente, carece de base fáctica, porque, para antes de la adjudicación del edificio por Inmobiliaria Sarasate, está declarada probada (fto. séptimo de la Sentencia recurrida) la utilización, y para después de dicha adjudicación, la que en modo alguno supuso adquisición del signo, debiendo sólo respetarse su continuación como elemento decorativo por la singularidad del edificio, existió una imposibilidad de uso, tal y como razona la resolución recurrida -"la actora no ha usado el signo discutido, ni ninguno de los restantes efectos del negocio porque ha sido materialmente imposibilitada para tal fin desde el momento en que la demandada tomó posesión del inmueble adjudicado y ello, pese a la declaración efectuada por los Tribunales"-. La "imposibilidad" supone causa justificativa de la falta de uso, excluyente de la sanción de caducidad ex art. 4º.1, "in fine" de la LM , pues ya dijo esta Sala en Sentencia de 30 de septiembre de 1.983 , a propósito del precepto precedente del Estatuto -art. 158.5º que se refería a "caso de fuerza mayor documentalmente justificado"-, que "mal puede usarse la marca cuando se privó de la empresa al que había de hacerlo", y añade que "si la lógica es norma rectora del comportamiento humano y singularmente el jurídico, ello conduce a que no puede posibilitarse el ejercicio de una determinada conducta, cuando se ha impedido al que correspondía tal actuación".

Por consiguiente, dado que no cabe hablar de no uso real y efectivo como excluyente de la legitimación, ni de una adquisición por la demandada, mediante el mecanismo de la inscripción, de una marca que pretende "res nullius", y habida cuenta que los signos usados son los que expresa la sentencia y concurren los requisitos legales para la acción reivindicatoria marcaria, el motivo decae.

En el motivo sexto se alega infracción del art. 21 de la Ley de Competencia Desleal y del art. 1.973 del Código Civil . En el cuerpo del motivo se sostiene, en síntesis, que la entidad actora no ejercitó la acción de competencia desleal en el plazo del año del art. 21 LCD porque, aparte el carácter público de la Oficina Española de Patentes y Marcas, desde que tuvo conocimiento la entidad actora del acto de competencia desleal hasta la presentación de la demanda -22 de marzo de 1.997- transcurrió más de un año, y, por otra parte, no tienen entidad interruptiva los actos que los que se pretende atribuir tal eficacia.

El motivo se estima por haber transcurrido el plazo de prescripción extintiva de un año que prevé el art. 21 de la Ley de Competencia Desleal , Ley 3/1.991, de 10 de enero , en el cual se establece que las acciones de competencia desleal prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal.

Fijado el "dies ad quem" en la fecha de presentación de la demanda -22 de marzo de 1.997- discrepan las partes en cuanto a la fecha del "dies a quo" del "conocimiento", y la existencia de interrupción de la prescripción.

Tanto la Sentencia del Juzgado como la de la Audiencia entienden que la fecha del conocimiento del acto de competencia desleal tuvo lugar el 27 de febrero de 1.996, por lo que carece de interés para este recurso la discrepancia al respecto de la parte recurrida.

La divergencia entre las Sentencias radica en que la del Juzgado no acepta la existencia de actos de interrupción y, en cambio, la de la Audiencia sí. Los actos que valora la resolución recurrida son, por un lado, que "el día 1 de marzo de 1.996 la actora presentó escrito solicitando que se requiriera a la demandada para que el plazo de siete días retirara todo vestigio del anagrama "HR", dictando Auto el Juzgado nº 10 con fecha 18 de marzo de 1.996 denegando tal solicitud -f. 85- resolución que le fue notificada a la ahora actora el día 22 de marzo del mismo año", y, por otro lado ("aún cuando no tomásemos como día inicial del cómputo este 22 de marzo de 1.996", dice la sentencia impugnada), que "la actora vino realizando, desde que conoció con la resolución del Juzgado el ilícito concurrencial que ahora persigue, una serie de actos con entidad suficiente, al amparo de lo establecido en el artículo 1.973 del Código Civil , para interrumpir el antedicho plazo, conformados por las reclamaciones y requerimientos que, en orden a la cesación del mismo, hizo llegar, vía Juzgado, a la demandada".

La argumentación de la Audiencia no se comparte, porque para poder tomar en cuenta la interrupción de la prescripción no basta la existencia de una voluntad contraria a ésta, sino que es preciso indicar que actos concretos, con carácter recepticio, se dirigieron a la otra parte haciéndole saber tal voluntad, sin que conste, en el caso, cuales fueron las reclamaciones y requerimientos aludidos, y por otro lado no se puede valorar como acto interruptivo el de la solicitud de requerimiento a la demandada para que retirara todo vestigio del anagrama "HR" porque tal solicitud tuvo lugar el día 1 de marzo de 1.996, y además no fue admitida, y no cabe estimar que tiene eficacia de interrumpir la prescripción del año la notificación del Auto de denegación que tuvo lugar el 22 de marzo de 1.996.

Por ello era plenamente acertada la resolución del Juzgado, y no cabe acoger la acción de competencia desleal, no siendo preciso entrar en el examen de los últimos motivos aunque resulta oportuno señalar para reforzar la desestimación de la demanda en el aspecto de que se trata que la apreciación de un ilícito concurrencial sólo es posible cuando hay concurrencia en el mercado ( art. 2º LCD ) que, con referencia al tiempo de que se trata, por parte de Hotel Ritz de Barcelona no se estaba produciendo, por lo que la acción ejercitada igualmente habría resultado infundada con base en el motivo séptimo.

Como consecuencia del acogimiento del motivo sexto se casa y anula la sentencia recurrida en lo que atañe a la desestimación de la acción de competencia desleal, por lo que, en asunción de instancia ( art. 1.715.1,3ª LEC ), se acomoda el fallo al acogimiento de la acción reivindicatoria de marca, explicándose la leve desarmonía de redacción con el "petitum" de la demanda en la oportunidad de conformar el fallo -como ya había hecho la resolución recurrida- a la singular morfología de la acción reivindicativa marcaria; todo ello sin hacer expresa condena en costas por las instancia y en el recurso de casación (arts. 523, p. segundo, 710, p. segundo, y 1.715.2, todos ellos de la LEC. Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español