STS, 19 de Octubre de 2006

"Miguel Torres, S.A." interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso contencioso-administrativo número 707/1999 contra el acuerdo de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 20 de octubre de 1998, confirmado por el de 15 de julio de 1999, que concedió el registro de la marca número 2.111.115, "Bodega Torre Castillo", para productos de la clase 33.

En su escrito de demanda, de 10 de abril de 2000, alegó los hechos y fundamentos de Derecho que consideró oportunos y suplicó se dictase sentencia "por la que se declare no ajustada a Derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas por la que se acordaba el registro de la marca nº

2.111.115 'Bodega Torre Castillo', en la clase 33 del Nomenclátor Internacional, y contra la desestimación del recurso ordinario interpuesto por mi representada contra el acuerdo anteriormente señalado, ordenando, en consecuencia, su revocación".

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 30 de mayo de 2000, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "por la que desestime el recurso interpuesto".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó sentencia con fecha 17 de julio de 2003, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que desestimamos el presente recurso contencioso- administrativo interpuesto a nombre de la entidad Miguel Torres, S.A. contra la resolución de 15 de julio de 1999 de la Oficina Española de Patentes y Marcas por virtud de la que, en esencia, se desestimó el recurso ordinario formulado contra la anterior resolución de 20 de octubre de 1998 que concedió el registro de la marca nacional nº 2.111.115 'Bodega Torre Castillo' para productos de la clase 33 consistentes en 'vinos', del tenor explicitado con anterioridad, y desestimamos la demanda articulada. Sin efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas".

Por escrito de 15 de noviembre de 2003, subsanado con fecha 16 de junio de 2005, "Miguel Torres, S.A." interpuso ante esta Sala el presente recurso de casación número 8595/2003 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

"La sentencia ha infringido lo establecido por el artículo 12 de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre ". Segundo: "La sentencia no ha aplicado lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Marcas sobre las consecuencias del carácter notorio de la marca prioritaria".

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con costas.

Por providencia de 9 de junio de 2006 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 11 de octubre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Manuel Campos Sánchez-Bordona, Magistrado de Sala

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con fecha 17 de julio de 2003, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Miguel Torres, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.111.115, "Bodega Torre Castillo", para distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional, en concreto "vinos".

A la inscripción de la marca número 2.111.115, "Bodega Torre Castillo", solicitada por D. Domingo, se había opuesto "Miguel Torres, S.A." en cuanto titular de las marcas números 130.955(2), "Torres", 919.509(2), "Castillo Las Torres", y 986.739(2), "La Torre", que amparan productos de la misma clase, en concreto "vinos y vermouths de todas clases" la primera de ellas y "vinos, espirituosos y licores" las restantes.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley ], por existir entre los distintivos enfrentados, la marca solicitada nº 2.111.115, Bodega Torre Castillo, clase 33, y las oponentes nº 130.955, Torres, clase 33; nº 919.509, Castillo Las Torres, clase 33, y nº 986.739, La Torre, clase 33, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido en que lo hizo fueron las siguientes:

"A partir de lo expuesto deberán analizarse las alegaciones formuladas por las partes teniendo en cuenta los siguientes hechos:

1. La marca de autos se conforma por 'Bodega Torre Castillo' y es denominativa.

2. Los productos amparados por la marca de autos son de la clase 33 consistentes en 'vinos'.

3. Las marcas opuestas son la nº 130.955 'Torres', la nº 919.509 'Castillo Las Torres' y la nº 986.739 'La Torre'.

4. Los productos amparados por las marcas opuestas son de la clase 33 en la forma que consta en el registro.

Y es así que, sin que los precedentes administrativos vinculen a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, analizando concretamente la conformación de los distintivos en liza se muestra la relevante trascendencia del conjunto 'Bodega Torre Castillo', empleado en el distintivo de la entidad solicitante, frente al de 'Torres'. A la misma conclusión se llega en el análisis entre el conjunto 'Bodega Torre Castillo', empleado en el distintivo de la entidad solicitante, frente al de 'La Torre'. Y finalmente el convencimiento recae en la suficiente relevancia distintiva entre el conjunto 'Bodega Torre Castillo', empleado en el distintivo de la entidad solicitante', frente al de 'Castillo Las Torres'. Todo ello sin que sea dable planear en una comparación entre partes o añadidos parciales de marcas opuestas que no ostentan la conformación de una marca con su registro.

Es así que, desde esa perspectiva, las alegaciones de identidad, parecido o similitud o de aprovechamiento que se defienden por la parte actora no se revelan con una suficiente fuerza en el sentido que, según las reglas de la sana crítica, se alcanza la evidencia de que para los posibles sujetos interesados, especialmente el público en general, no pueden resultar efectivamente confundidos en el caso."

En el primero de sus dos motivos de casación la sociedad recurrente discrepa de las apreciaciones que la Sala de instancia hace en cuanto a las semejanzas o diferencias entre las marcas enfrentadas, apreciaciones que considera fruto de una mera "contraposición visual" de ambos signos. A su juicio, tanto por el carácter genérico del término "bodega" como por el riesgo de asociación que la nueva marca supone respecto de los precedentes registros de "Miguel Torres, S.A.", la aplicación del artículo 12 de la Ley de Marcas debería haber conducido a la estimación de la demanda.

El motivo ha de ser rechazado. Por lo que se refiera las semejanzas de los elementos gráficos, fonéticos y conceptuales, el tribunal de instancia de forma escueta pero suficiente ha valorado en toda su extensión los rasgos identificativos del nuevo signo comparándolo con los opuestos sin que el resultado de su apreciación comparativa pueda ser tachado de irrazonable o arbitrario, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada. Ha de tenerse en cuenta, por lo demás, que el análisis llevado a cabo por aquel tribunal se refiere al conjunto denominativo objeto de registro sin descomponer artificialmente sus tres términos, por lo que las referencias a la mayor o menor genericidad de "bodega" como término aislado no son suficientes a los efectos de la estimación del motivo.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. A partir de estas premisas, no es absoluto irrazonable concluir que las marcas enfrentadas presentan en este caso las suficientes diferencias como para llegar a la conclusión a la que llega el tribunal de instancia.

En cuanto al posible riesgo de asociación de la nueva marca con los registros precedentes, su análisis puede ser hecho o bien en conexión con el segundo de los motivos (en la medida en que apela al factor de la notoriedad y prestigio de aquellos registros previos) o bien de modo autónomo, esto es, al margen de los factores de prestigio y notoriedad de las marcas anteriores.

Desde esta segunda perspectiva, que es la que parece incorporar el escrito de la parte recurrente, el motivo tampoco puede ser estimado dado que la Sala de instancia ha excluido del todo el posible riesgo de confusión o asociación, precisamente en atención a las características propias de los signos en liza. No basta, según acabamos de exponer, con discrepar de su apreciación para sostener fundadamente un motivo de casación en los términos ya dichos.

Se aduce en el segundo motivo de casación que la Sala de instancia no ha tenido suficientemente en cuenta el prestigio y la notoriedad de las marcas de vinos "Torres" y ha vulnerado con ello el artículo 38 de la Ley 32/1988.

El referido artículo, inserto dentro del capítulo relativo a las "acciones por violación del derecho de marca", trata de las indemnizaciones que pueden acordar los órganos jurisdiccionales civiles o penales como resultado de las acciones (asimismo civiles o penales) que ejerciten los titulares de las marcas registradas contra quienes realicen actos de violación de los derechos reconocidos a estas últimas. Como un componente o factor más que contribuye a fijar el importe de la indemnización el artículo 38.3 de la Ley 32/1988 se refiere a la "notoriedad y prestigio de la marca". La cita del artículo 38 de la citada Ley (a ninguno de cuyos cuatro apartados se hace expresa referencia en el desarrollo del motivo) no es demasiado apropiada en el seno de un recurso de casación contra una sentencia de la jurisdicción contencioso-administrativa que se limita a declarar la conformidad a derecho de un nuevo registro, sin resolver acciones por violación del derecho de marcas ni pronunciarse en materia de indemnizaciones. La cita es menos apropiada aún si se observa que la referida sentencia, además de no contener ninguna alusión al artículo en cuestión, ni siquiera se pronuncia de modo explícito sobre la notoriedad y el prestigio, o sobre la falta de una y otro, de las marcas opuestas.

En recursos de casación más o menos similares interpuestos por la sociedad recurrente, el motivo centrado en el indebido aprovechamiento de su prestigio y notoriedad se había aducido por la vía de alegar la infracción del artículo 13 de la Ley 32/1988, lo que en este caso no ha ocurrido. De hecho, en sentencias precedentes o bien hemos acogido favorablemente el motivo basado en dicho precepto y declarado la improcedencia de registrar, como marcas para vinos, los distintivos correspondientes, o bien hemos desestimado los recursos interpuestos por terceros contra las sentencias en que se declaraba dicha improcedencia. Y así, entre otras:

1. En nuestra sentencia de 19 de febrero de 2003 estimamos el recurso de casación número 4391/1997 interpuesto entonces por la empresa "Miguel Torres, S.A." contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 25 de noviembre de 1996 que había confirmado las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorables a la inscripción registral de la marca número 1.500.858, "Torres de Gazate".

2. En nuestra sentencia de 19 de diciembre de 2003 desestimamos el recurso de casación número 7859/1999 interpuesto por Don Ángel Jesús contra la sentencia dictada el 25 de febrero de 1999 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a su vez, había estimado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación de la Entidad "Miguel Torres, S.A." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas favorables al registro del nombre comercial 175.007, "Jaime Torres Valls", para un negocio de vinos y de elaboración de vinos espumosos, resoluciones que el tribunal territorial anuló por ser disconformes a Derecho.

3. En nuestra sentencia de 2 de junio de 2004 desestimamos el recurso de casación número 7649/2000 interpuesto contra la sentencia dictada el 13 de septiembre de 2000 por la misma Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, a su vez, había rechazado el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Dª. Susana y D. Ángel Jesús, Dª. Esperanza y D. Francisco contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 21 de abril de 1997 denegatoria del registro de la marca mixta número 1.792.997, "Torres Valls", para productos de la clase 33.

4. En nuestra sentencia de 11 de noviembre de 2005 estimamos el recurso de casación número 372/2003 interpuesto por "Miguel Torres, S.A." contra la sentencia dictada con fecha 16 de octubre de 2002 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el recurso número 854/1998, que casamos, y confirmamos la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 26 de diciembre de 1997 que, al estimar el recurso ordinario deducido contra la anterior de 20 de mayo de 1997, denegó la concesión de la marca número 2.023.437, "Santiago Torres Curulla", en la clase 33 del Nomenclátor.

Por el contrario en otras ocasiones, vistas las especificidades de cada caso (esto es, en atención a la singularidad de cada marca registrada), hemos desestimado algunos de los recursos de casación interpuestos por la sociedad "Miguel Torres, S.A." contra sentencias que, a su vez, confirmaron el acceso al registro de nuevos signos cuyos componentes, en su conjunto, les diferenciaban de las marcas opuestas. Así ocurrió, entre los más recientes, en el recurso de casación número 4093/2003, fallado por la sentencia de esta Sala de 7 de febrero de 2006 (citada por el Abogado del Estado en su escrito de oposición al recurso) relativa a la marca "Torre de Menagem" con gráfico.

En este mismo sentido, aunque ya referida no a marcas nacionales sino a una marca comunitaria, el reconocimiento de la notoriedad y prestigio de los signos "Torres" opuestos por la empresa recurrente no ha impedido al Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas rechazar, mediante su reciente sentencia de 11 de julio de 2006, el recurso número T-247/2003 interpuesto por aquélla contra la resolución de la Oficina de Armonización del Mercado Interior de 7 de abril de 2003 que accedió al registro de la marca "Torre Muga", con gráfico, para bebidas alcohólicas.

Quiérese decir con todo ello que el análisis de los motivos de casación fundados en la eventual infracción del artículo 13 de la Ley 32/1988 (en este caso, como ya hemos dicho, no invocado y sustituido por el artículo 38 ) no puede sin más prescindir de la intensidad de las semejanzas o diferencias que, tras el juicio de comparación apropiado, se revelen entre las marcas enfrentadas. Como en el presente, al igual que en los dos últimos antes reseñados, dichas diferencias son lo suficientemente acusadas para evitar el aprovechamiento indebido del prestigio o de la notoriedad de las marcas precedentes, el motivo basado en la supuesta violación del artículo 38 de la Ley 32/1988 ha de ser rechazado y con él el recurso de casación en su integridad.

Procede, en suma, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido, conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español