STS, 22 de Noviembre de 2001

1.- El Procurador D. Antonio Andrés García Arribas, en nombre y representación de "Orient Watch Co. Ltd.", interpuso demanda de juicio declarativo de menor cuantía ejercitando acción declarativa de nulidad de las marcas españolas números NUM000 , NUM001 , NUM002 , NUM003 , NUM004 , NUM005 , NUM006 , NUM007 , NUM008 , NUM009 , NUM010 , NUM011 , NUM012 , NUM013 , NUM014 , NUM015 , NUM016 , NUM017 , NUM018 y NUM019 , contra Dª Maite y alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado se dicte sentencia por la que se declare la nulidad de registro de todas y cada una de las marcas que acaban de relacionarse, con las consecuencias legales inherentes a dicha declaración, y con expresa imposición de costas a la demandada.

2. - El Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez, en nombre y representación de Dª Maite , contestó a la demanda oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dicte en su día sentencia en la que se declare no haber lugar a decretar la nulidad de las marcas NUM000 , "Creaciones Orient" NUM001 "Embee Orient, S.A.", NUM002 "Embee Orient, S.A.", NUM003 "Embee Orient, S.A.", NUM004 "Orient", NUM005 "Orient", NUM006 "Orient", NUM007 "Orient", NUM008 "Orient", NUM009 "Orient", NUM010 "Orient", NUM011 "Orient", NUM012 "Embee Orient", NUM013 "Orient", NUM014 "AAA Orient", NUM015 "Orient Watch", NUM016 "Orient International", NUM017 "Orient Watch", NUM018 "Orient Insular" y NUM019 "Orient Watch" y formulando acción reconvencional se dicte sentencia a virtud de la cual se declare: Primero.- Que la demandada reconvencional Orient Tokei Kabushiki Kaisa, también conocida como "Orient Watch Co. Ltd.", carece del derecho de protección y utilización de su nombre comercial en España, al resultar su denominación social incompatible y confundible con la marca nacional española NUM000 "Creaciones Orient perteneciente a Dª Maite . Segundo.- Que la demandada reconvencional Orient Tokei Kabushiki Kaisa, también conocida como "Orient Watch Co. Ltd.", carece del derecho de fabricar y comercializar en España relojes que se distingan con la denominación ORIENT, por resultar el uso de esa denominación para relojes, compatibles con los derechos de exclusiva sobre esa denominación, derivados a favor de Dª Maite de la inscripción de la marca nacional española Orient 544.606 para distinguir relojes. Condenando a la demandada reconvencional a estar y pasar por las anteriores declaraciones y a las costas de este procedimiento.

3. - El Procurador D. Antonio Andrés García Arribas, en nombre y representación de "Orient Watch Co. Ltd.", contestó a la demanda reconvencional oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación para terminar suplicando al Juzgado dicte en su día sentencia en la que se desestime íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por Dª Maite , absolviendo a mi representada de todas las peticiones contenidas en la misma, con expresa imposición a la reconviniente de las costas causadas en esta reconvención.

4. - Recibido el pleito a prueba, se practicó la que propuesta por las partes fue declarada pertinente. Unidas las pruebas a los autos, las mismas partes evacuaron el trámite de resumen de pruebas en sus respectivos escritos El Ilmo. Sr. Magistrado- Juez del Juzgado de Primera Instancia número 20 de Madrid, dictó sentencia con fecha 21 de abril de 1.993, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Estimo íntegramente la demanda presentada por "Orient Watch Co. Ltd." representada por el Procurador D. Antonio Andrés García Arribas, contra Dª Maite , representada por el Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez,, autos numero 195/89 y, en consecuencia, declaro la nulidad de registro de las marcas españolas números NUM000 , NUM001 , NUM002 , NUM003 , NUM004 , NUM005 , NUM006 , NUM007 , NUM008 , NUM009 , NUM010 , NUM011 , NUM012 , NUM013 , NUM014 , NUM015 , NUM016 , NUM017 , NUM018 y NUM019 , desestimando las excepciones alegadas por la demandada. Desestimo totalmente la reconvención deducida por la parte demandada. Igualmente, y en relación con los autos número 1401/90 procedentes del Juzgado de Primera instancia nº 2 de Madrid, acumulados a los presentes, estimo íntegramente la demanda presentada por Orient Watch Co. Ltd., representada por el Procurador D. Antonio Andrés García Arribas, contra Dª Maite , representada por el Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez, y, en consecuencia, declaro la caducidad del registro de la marca española nº NUM000 "CREACIONS ORIENT", distintiva de "artículos de bisutería" en la clase 14 del Nomenclator Oficial, condenando a su titular registral a estar y pasar por tal declaración de caducidad y por la subsiguiente cancelación de dicho registro de marca por el Registro de la propiedad Industrial. Y desestimo totalmente la reconvención deducida en los mencionados autos por Dª Maite , desestimando la excepción de falta de legitimación activa de la Sra. Maite respecto de la acción de caducidad, y estimando la excepción de prescripción alegada por Orient Watch Co. Ltd., respecto de la acción de nulidad, ambas referidas a las marcas número 815.973 "Orient" (clase 8 ) y 818.201 "Orient " (clase 34). Condeno a la demandada Dª Maite al pago de las costas causadas en los dos procesos acumulados, declarando expresamente la temeridad de dicha litigante.

Interpuesto recurso de apelación contra la anterior sentencia por la representación procesal de Dª Maite , la Sección Undécima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 10 de mayo de 1.996, cuya parte dispositiva es como sigue: FALLAMOS: Que estimando parcialmente el recurso de apelación formulado por la representación procesal de Dª Maite contra la sentencia pronunciada el 21 de abril de 1993 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número veinte de Madrid, debemos revocar y revocamos parcialmente dicha resolución estimando la excepción de prescripción respecto de la acción de nulidad del registro de marca nº NUM000 y confirmándola en todos sus demás pronunciamientos sin hacer expresa condena en cuanto a las costas causadas en esta alzada.

1.- El Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez, en nombre y representación de Dª Maite interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que son de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate al amparo del artículo 1692 ordinal 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 1,6,10,12 párrafo segundo, 14,123,124.1 y 201-d del Estatuto de Propiedad Industrial, Disposiciones Transitorias 1ª y 2ª de la Ley de Marcas, 14 de la Constitución, por el concepto de inaplicación y artículos 6 bis, 6 septies y 8 del Convenio de la Unión de París, artículo 6.4 del Código civil, y artículo 3.3 de la Ley de Marcas infringidos por el concepto de aplicación indebida. SEGUNDO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que son de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate al amparo del artículo 1692 ordinal 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 3 nº 1, 12, apartado 1-a, 35 y 36 apartados a, c y d y 81 de la Ley de Marcas por el concepto de no aplicación y los artículos 8 y 6 del Convenio de la Unión de París (Acta de Estocolmo) por el concepto de aplicación indebida. TERCERO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que son de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate al amparo del artículo 1692 ordinal 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 36 apartado b, 37 y 38 apartado 2-c de la Ley de Marcas por el concepto de no aplicación. CUARTO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que son de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate al amparo del artículo 1692 ordinal 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 3 Nº 1 Y 12 apartado 1-a de la Ley de Marcas por el concepto de no aplicación. QUINTO.- Por infracción de las normas del ordenamiento jurídico o de la jurisprudencia, que son de aplicación para resolver las cuestiones objeto de debate al amparo del artículo 1692 ordinal 4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil por infracción de los artículos 4 apartado 4 de la Ley de Marcas por el concepto de inaplicación en relación con los artículos 4 apartado 1 y 53-a de la misma Ley por aplicación indebida, así como por infracción de los artículos 1214, 1216, 1218, párrafo 1º, 1227 del Código civil, y jurisprudencia al efecto y artículo 597.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación con el artículo 1220 del Código civil, así como los artículos 1249 y 1253 del código civil y jurisprudencial al efecto, preceptos infringidos por inaplicación. SEXTO.- Por infracción de las normas reguladoras de la sentencia que son de aplicación para resolver las cuestiones referentes a la imposición de las costas en el procedimiento, al amparo del artículo 1692 ordinal 3º, primer inciso, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por inaplicación del artículo 523 de la citada Ley Procesal.

2. - El Procurador D. Antonio Andrés García Arribas, en nombre y representación de "Orient Watch Co. Ltd." interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia, con apoyo en los siguientes MOTIVOS DEL RECURSO: PRIMERO.- Se formula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunciando la infracción por aplicación indebida, del artículo 1964 inciso segundo del Código civil, en relación con el artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883 (Texto revisado de Estocolmo de 14 de julio de 1967 publicado en el BOE de 1 de febrero de 1974). SEGUNDO.- Se formula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunciando la infracción por falta de aplicación del artículo 6º apartado 4º del Código civil, en relación con el artículo 145 párrafo 1º del Estatuto sobre Propiedad Industrial y los artículos 8 y 6 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial, que se citan como normas eludidas o soslayadas cuya debida aplicación se pretende y en relación con el artículo 2º de la Orden del Ministerio de industria y Comercio de 10 de mayo de 1949 (RAL nº 603), que se cita como norma de cobertura. TERCERO.- Se formula al amparo del número 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil denunciando la infracción por inaplicación indebida, del artículo 1964 inciso segundo del Código civil, en relación con los artículos 6 bis y 8 del Convenio de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

3. - Admitidos los recursos y evacuado el traslado conferido, el Procurador D. José Pedro Vila Rodríguez, en nombre y representación de Dª Maite y el Procurador D. Antonio Andrés García Arribas, en nombre y representación de "Orient Watch Co. Ltd." presentaron sendos escritos de impugnación a los recursos interpuestos de contrario.

4. - No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día 12 de noviembre del 2001, en que tuvo lugar.

Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. XAVIER O'CALLAGHAN MUÑOZ

En este complicado proceso se han ejercitado diversas acciones, todas relativas a la protección de la propiedad industrial, en dos procesos acumulados en los que, en uno y otro, la parte demandante ha sido "Orient Watch Co. Ltd." y la demandada Dª Maite , la cual ha formulado, a su vez, sendas demandas reconvencionales contra aquella sociedad. En síntesis, la sociedad demandante ha interesado la declaración de nulidad de veintiuna marcas de la demandada inscritas en el Registro de la Propiedad Industrial a su nombre, por la semejanza con la denominación "Orient" y de caducidad de la marca "Creacions Orient", nº NUM000 ; la demandada, demandante reconvencional, ha interesado la declaración de que la sociedad demandante y demandada reconvencional, carece del derecho a su nombre comercial en España por su semejanza con su marca "Creacions Orient" nº NUM000 y carece del derecho a fabricar y comercializar relojes con la marca "Orient" y ejercita acción reivindicatoria de la marca "Creacions Orient" nº NUM000 , acción de caducidad y subsidiaria de nulidad de marcas de la sociedad demandante y demandada reconvencional y acciones derivadas de la anterior.

La sentencia dictada por el Juzgado de 1ª instancia nº 20 de Madrid estimó íntegramente las demandas de "Orient Watch Co. Ltd." por lo que declaró la nulidad de veintiuna marcas de la demandada y la caducidad del registro de la marca NUM000 "Creacions Orient" y desestimó las dos demandas reconvencionales.

Apelada por la parte demandada, la Audiencia Provincial, Sección 11ª, de la misma ciudad dictó sentencia confirmando la anterior excepto en un punto: estimó la excepción de prescripción respecto a la acción de nulidad del registro de marca nº NUM000 "Creacions Orient".

Ambas partes han formulado sendos recursos de casación. La sociedad demandante, en tres motivos al amparo del nº 4º del artículo 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se opone a la aludida estimación de la excepción de prescripción. La demandada, en seis motivos también al amparo de la misma norma procesal, combate la desestimación de sus demandas reconvencionales.

Entre las mismas partes se ha discutido la validez de marcas "Orient" de la demandada, por ejercicio de acciones de nulidad por la sociedad demandante, y esta Sala, en sentencias de 30 de marzo de 1989 y 30 de abril de 1990 ha declarado la nulidad de la marca " DIRECCION000 " nº NUM020 y "DIRECCION001 " nº NUM021 ambas de la demandada

Se va a examinar, en primer lugar, el recurso de casación formulado por "Orient Watch Co. Ltd." en tres motivos, que pretenden destruir la estimación de la excepción de prescripción respecto a la nulidad del registro de la marca nº NUM000 "Creacions Orient" que ha hecho la sentencia objeto de recurso, de la Audiencia Provincial que, en este único extremo, revoca la del Juzgado de 1ª Instancia que rechazó tal excepción y declaró la nulidad de esta marca y de veinte más. Los tres motivos están íntimamente relacionados; se estima el primero, carece de interés examinar los restantes y esta Sala rechaza, al igual que la sentencia de primera instancia, la excepción de prescripción.

El supuesto de hecho es que "Creacions Orient" fue registrada como marca en 1934; pasó a denominarse en 1940 "Creaciones Oriente"; fue adquirida por la sociedad causante de la demandada en 1975; en 1985 vuelve a la denominación "Orient" (resolución de 28 de mayo de 1985) y se amplia la marca a relojería (solicitud de 23 de julio de 1985) ya que anteriormente venía referida a productos de bisutería. Por otra parte, en 1971 y hasta 1985 la sociedad causante de la demandada era concesionaria en España de la distribución de relojes marca "Orient" en cuyo contrato de 1 de enero de 1971 se contenía la siguiente cláusula: "Embee acepta que la marca Orient es propiedad de Orient y Embee no reclamará ningún derecho ni interferirá directa ni indirectamente los derechos de Orient ni durante la duración de este contrato, ni después de finalizado el mismo, y Embee protegerá los derechos de Orient".

El artículo 6 septies del Convenio de la Unión de París para la protección de la propiedad industrial, de 20 de marzo de 1883, modificado por Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, ratificado por España en fecha 13 de diciembre de 1971 y publicado el instrumento de ratificación en el B.O.E. de 1 de febrero de 1974, dispone que el titular de una marca (en este caso "Orient Watch Co. Ltd.") puede reclamar la anulación del registro de la misma marca que su representante (la demandada o su causante) ha hecho a su propio nombre; cuyo registro o adquisición originaria tiene la misma consideración que la adquisición derivativa de una marca registrada con anterioridad.

Este es el caso presente en el que se debe rechazar la excepción de prescripción de la nulidad de la marca que ha estimado la Audiencia Provincial porque:

- el dies a quo no es la ratificación del Convenio de la Unión de París, como entiende equivocadamente la Audiencia Provincial, sino el día en que se produce el supuesto de hecho que es la denominación "Orient" aplicada a relojes, ambos extremos producidos en 1985;

- el apartado 3 del artículo citado, 6 septies, del Convenio de la Unión de París dispone que las legislaciones nacionales pueden prever el plazo de prescripción de las acciones de nulidad que contempla; a su vez, el artículo 6 bis del mismo texto legal declara imprescriptible la acción de nulidad de las marcas registradas de mala fe; en la Ley de Marcas, Ley 32/1988, de 10 de noviembre, se repite el mismo concepto: por remisión del artículo 14.2, el artículo 48.2, la acción de nulidad en este supuesto es imprescriptible si el registro de la marca se ha solicitado de mala fe; de los hechos acreditados, tal como se relacionan en las sentencias de instancia, es incuestionable la mala fe de la demandada, considerada la mala fe como el conocimiento de la titularidad ajena de una marca y el registro a sabiendas de ello.

Se examina a continuación el recurso formulado por la parte demandada, demandante reconvencional, Dª Maite , en seis motivos, que realmente son dos -el primero y el quinto- y los demás derivan de uno y otro.

El primero de los motivos alega la infracción de dieciséis normas: del Estatuto de la Propiedad Industrial, de la Ley de Marcas, de la Constitución Española del Convenio de la Unión de París y del Código civil y en el desarrollo del mismo hace una especie de contestación a la demanda, o un alegato como si de una apelación se tratase, mezcla las supuestas infracciones y hace supuesto de la cuestión. En la confusión que supone la mezcla de conceptos, parece pretender que se declare la nulidad de la marca "Orient" de "Orient Watch Co. Ltd." por razón de que su marca "Orient" es prioritaria; lo cual no tiene sentido porque, como se ha resuelto en el fundamento anterior, la marca "Orient" de la titularidad de la demandada está declarada nula y fue declarada caducada; lo cual coincide con lo resuelto por esta Sala en las dos sentencias anteriores, citadas. Pretender, como se hace en este motivo, lo contrario, es hacer supuesto de la cuestión, lo que no cabe en casación (sentencias de 16 de marzo de 2000, 17 de mayo de 2000, 31 de enero de 2001, 3 de mayo de 2001), como tampoco cabe la cita heterogénea de preceptos (sentencias de 17 de mayo de 1999, 25 de enero de 2000, 10 de julio de 2000) ni desconocer la función de la casación, que no es una tercera instancia (sentencias de 31 de mayo de 2000, 9 de febrero de 2001, 24 de mayo de 2001, 8 de junio de 2001).

El motivo segundo se desestima como consecuencia ineludible de la desestimación del anterior, ya que su fundamento jurídico es la errónea prioridad de la marca "Creacions Orient" sobre "Orient" de la sociedad demandante y ya se ha visto que no existe tal prioridad. Igualmente, el motivo tercero se desestima porque se refiere a la indemnización de daños y perjuicios consecuencia de la declaración de prescripción que se ha anulado en el fundamento anterior. Asimismo, el motivo cuarto se desestima porque está subordinado al primero, que se ha rechazado.

El motivo quinto denuncia la infracción, también, de un conjunto heterogéneo de preceptos (once, en total) en relación con la prueba de la declaración de caducidad de la marca "Creacions Orient", número NUM000 . El motivo se desestima, no sólo por incurrir en el mismo defecto casacional de la cita heterogénea de preceptos supuestamente infringidos, sino también por no pretender otra cosa que una nueva valoración de la prueba, acorde con sus intereses: no cita precepto concreto cuya imperativa apreciación probatoria se haya infringido, sino un conjunto o un total de medios de prueba, a cuya valoración global imputa la infracción de normas; lo cual no es otra cosa que querer convertir la casación en una tercera instancia, totalmente inadmisible (así, sentencias de 21 de enero de 2000, 25 de enero de 2000, 31 de mayo de 2000, 23 de noviembre de 2000).

El motivo sexto, relativo a las costas, no procede ser aceptado por razón de la estimación del recurso de la parte contraria.

En consecuencia de todo lo expuesto, procede estimar el recurso formulado por la sociedad "Orient Watch Co. Ltd" y, al asumir la instancia, resolver lo procedente que no es otra cosa que confirmar íntegramente la sentencia dictada en primera instancia, consistente en la estimación total de las demandas principales, de esta recurrente y desestimación total de las demandas reconvencionales formuladas por Dª Maite .

Procede desestimar totalmente el recurso de casación formulado por Dª Maite , con condena en las costas causadas en este recurso.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español