STS, 18 de Octubre de 2004
| Ponente | Francisco Trujillo Mamely |
| ECLI | ES:TS:2004:6558 |
| Número de Recurso | 4380/2001 |
| Procedimiento | CONTENCIOSO |
| Fecha de Resolución | 18 de Octubre de 2004 |
| Emisor | Tribunal Supremo - Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo |
D. FERNANDO LEDESMA BARTRETD. OSCAR GONZALEZ GONZALEZD. MANUEL CAMPOS SANCHEZ-BORDONAD. FRANCISCO TRUJILLO MAMELYD. EDUARDO ESPIN TEMPLADOD. JOSE MANUEL BANDRES SANCHEZ-CRUZAT
SENTENCIA
En la Villa de Madrid, a dieciocho de Octubre de dos mil cuatro.
VISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso de casación número 4380 de 2001 interpuesto por la entidad " SHERMAN COOPER LTD. ", representada procesalmente por el Procurador D. JAVIER UNGRIA LOPEZ, contra la sentencia dictada el día 22 de marzo de 2001 por la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 7ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso número 2632/1997 que declaró ajustada a derecho la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 19 de junio de 1997 que confirmó, en vía de recurso ordinario, otra anterior de 5 de diciembre de 1996, denegatoria de la inscripción de la marca nº 1.985.175 " BENSHERMAN ", para productos de la Clase 25ª .-
Con fecha 22 de marzo de 2001, la Sala de lo Contencioso Administrativo ( Sección 7ª ) del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal: " FALLAMOS: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales Sr. Ungría López en nombre y representación de SHERMAN COOPER LTD contra las resoluciones reflejadas en el Fundamento de Derecho Primero de la presente resolución, las cuales por ser ajustadas a Derecho confirmamos; y todo ello sin efectuar pronunciamiento alguno en cuanto a costas ".-
Contra dicha sentencia, interpuso recurso de casación la entidad SHERMAN COOPER LTD., a través de su Procurador Sr. UNGRIA LOPEZ, que lo formalizó por escrito en base a tres motivos. El primero, al amparo del artículo 88.1.c) de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio al haberse infringido las normas reguladoras de la sentencia, conforme a los artículos 33.1 y 67.1 de la misma Ley ( incongruencia omisiva ). El segundo, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Marcas. Y el tercero, al amparo también del citado artículo 88.1.d), por infracción de lo dispuesto en el artículo 3.2, in fine, de la Ley de Marcas. Terminó suplicando a la Sala que se dictase sentencia estimándolo, y casando y anulando la recurrida, se declarase la disconformidad a derecho de las resoluciones impugnadas, concediendo el acceso al registro de la marca denegada.-
Mediante providencia de fecha 3 de junio de 2004, se acordó señalar para deliberación y fallo de este recurso el día 5 de octubre siguiente , en que han tenido lugar dichos actos procesales.-
Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. FRANCISCO TRUJILLO MAMELY, Magistrado de la Sala.
Es objeto de este recurso de casación la sentencia dictada con fecha 22 de Marzo de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 7ª, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la hoy recurrente en casación, contra la Resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas, de fecha 19 de Junio de 1.997, que mantuvo en vía de recurso ordinario la de la propia Oficina de 5 de Diciembre de 1.996. Esta Resolución había denegado la inscripción de la marca solicitada por la mercantil recurrente, con fecha 13 de Septiembre de 1.995, número de registro 1.985.175, denominativa BENSHERMAN, para distinguir productos de la Clase 25, " camisas, blusas, ropa de playa (artículos de vestir), pantalones cortos, todo para hombres y mujeres; corbatas y ropa de navegar (artículos de vestir), batas, batines, chaquetas, americanas y pijamas, todo esto para hombres y muchachos. La denegación tuvo su fundamento en la oposición formulada por quienes habían solicitado en 16 de Mayo de 1.994, la marca número 1.808.955/0 mixta BENSHERMAN, para distinguir productos de la Clase 25 del Nomenclátor internacional, "vestidos y calzado (excepto ortopédico)".
La Sala de Instancia basó la desestimación del recurso afirmando que:
[...] " La cuestión que hoy se somete al enjuiciamiento de la Sección, es si, entre las marcas en conflicto, la denominada BEN SHERMAN por un lado y la oponente BENSHERMAN por otro, existe la incompatibilidad que afirma la Oficina Española de Patentes y Marcas, o por el contrario, las resoluciones de la Administración, en las que deniega la protección registral de la marca solicitada, deben ser anuladas como propugna la parte recurrente. Para la solución del problema, a lo primero que hay que atender es al factor denominativo y al respecto, lo primero que se observa es que entre la marca oponente y la que se pretende su inscripción, se da una gran semejanza en todo lo que conforma el conjunto; a esto hay que añadir que ambos distintivos, amparan productos pertenecientes a la misma clase 25 del Nomenclátor Internacional que distingue: Clase 25: Vestidos, calzados, sombrerería. Resultando por tanto que al figurar las marcas enfrentadas sobre idénticos productos, las posibilidades de error o confusión aumentan entre los consumidores que podrían creer que todos ellos tienen una misma procedencia empresarial, con lo que ese elemento complementario que constituye la naturaleza de los productos a que se refieren los distintivos enfrentados, inclina aun más a la incompatibilidad, ya que en estos supuestos el análisis debe realizarse con mayor rigor, propiciando la exclusividad, pues en cuanto que los productos a que se refieren pertenecen a la misma área comercial, las posibilidades de confusión aumentan, por lo que la conclusión a la que llega la Sala es que la denominación cuya inscripción se pretende, cae dentro de la prohibición del Artículo 12.1 de la citada Ley 32/88 de 10 de noviembre. Por todo ello, el recurso debe ser desestimado ".-
Disconforme con la sentencia de instancia se interpone este recurso de casación, que se fundamenta en tres motivos. El primero articulado al amparo del apartado c), del artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, por quebrantamiento de las formas esenciales del juicio, por infracción de las normas reguladoras de la sentencia conforme a los artículos 33.1 y 67.1 de la propia Ley Jurisdiccional, por incongruencia omisiva, al no haber dado la sentencia de instancia respuesta alguna a la alegación que había hecho en la instancia sobre la infracción, por interpretación errónea, por la Resolución administrativa del artículo 6 Bis, apartado 1º, del Convenio de la Unión de París. En el segundo motivo, que se articula al amparo del artículo 88.1.d), de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Marcas. En el tercero y último, amparado al igual que el anterior en el apartado d), del citado artículo 88.1 de la Ley Jurisdiccional, se denuncia la infracción por la sentencia de instancia de lo dispuesto en el artículo 3.2, in fine de la citada Ley de Marcas, por incumplimiento del mandato de suspensión de tramitación que el mismo contiene.
Si la congruencia de la sentencia ha de ser entendida como adecuación entre los pronunciamientos judiciales y lo que se pidió al Juez, incluida la razón de ser de las pretensiones, esto es, que el ámbito de la decisión esté referido no sólo a las pretensiones formuladas, sino que ha de basarse en razón a las alegaciones deducidas para fundamentarla, el primero de los motivos de casación articulados ha de ser estimado.
En efecto, la sentencia de instancia comienza en su primer Fundamento Jurídico exponiendo que la parte recurrente, que también ahora lo es en este recurso de casación, había pretendido la anulación de las Resoluciones administrativas en razón a que la Oficina Registral se equivocó al interpretar el artículo 6 bis apartado 1, ( del Convenio de la Unión de París para la protección de la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1.883 ), cuando vino a decir que no era aplicable, cuando en dicho precepto hay un compromiso que vincula legalmente a las Administraciones de todo el país suscriptor del Convenio de la Unión de París, a rehusar la inscripción de una marca que constituya reproducción notoria de otra.
Mas en ningún momento de su argumentación se hace mención alguna a esa alegación, ni se razona, ni explicita ni implícitamente - sabido es que la respuesta implícita también puede ser aceptable, si no cabe duda alguna de que se está dando respuesta - por qué no se acepta o se rechaza aquella alegación que había constituido un elemento esencial del debate y fundamento de la pretensión anulatoria, como la propia sentencia reconoce en su planteamiento.
La estimación de ese motivo de casación, sin necesidad ya de entrar en el examen de los otros dos, nos sitúa, conforme a lo dispuesto en el artículo 95.1. c) y d), de la Ley Jurisdiccional, en situación de resolver dentro de los términos en que apareciera planteado el debate.
Para la resolución de éste hay que tener en cuenta un hecho decisivo producido con posterioridad no ya a las Resoluciones administrativas, sino a la sentencia de instancia y que la parte ha acreditado mediante la presentación con fecha 20 de Mayo de 2.003 - antes del señalamiento para la votación y fallo de este recurso de casación -, de escrito al que se acompañaba certificación de la sentencia de la que seguidamente se hará mención, y a cuyo escrito recayó providencia dictada el día 29 de Mayo siguiente del siguiente tenor: " el escrito presentado por el Procurador DON JAVIER UNGRIA LOPEZ, junto con los escritos que se acompañan, únanse a las actuaciones de su razón. - No habiéndose personado otra parte en el presente recurso, estése a lo dispuesto en el art. 271/2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil ".
En efecto, con fecha 28 de Febrero de 2.003 se pronunció sentencia por la Audiencia Provincial, Sección Quince, de Barcelona, en el Rollo de apelación número 385/2.000, dimanante del Juicio de menor cuantía número 679/1.997, seguido ante el Juzgado de Primera Instancia número Diez de los de aquella Capital, en cuyo procedimiento de instancia por la hoy recurrente en casación, se había ejercitado contra Don Alonso y Don Jon acción reivindicatoria de la marca española 1.805.955, mixta, formada por un rectángulo oscuro, en el interior del que aparecen las palabras Ben Sherman, y subsidiaria de nulidad, además de otras de condena. La sentencia de instancia desestimó íntegramente la demanda a la que se había allanado el Sr. Jon y opuesto el Sr. Alonso. Mas interpuesto recurso de apelación se pronunció la sentencia antes referida, que ganó firmeza en 5 de Mayo de 2.003, que estimando la apelación deducida y estimando también en parte la demanda declaró que "la marca española número 1.808.955, registrada a nombre de los demandados, es de la titularidad dominical de la actora, a cuyo efecto se procederá a remitir mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas para que registre el cambio. Y prohibimos a los demandados el uso de dicha marca desde la firmeza de esta sentencia".
Como fundamentos de su decisión, en lo que ahora resulta sustancial, la sentencia aportada, expresó:
[...] " Como complemento de las normas que atribuyen efectos constitutivos al registro de la marca - artículo 3.1, 30,31, 34...- y con el fin de impedir abusos derivados de la aplicación rigurosa del principio de inscripción, el artículo 3.3 de la Ley 32/1.988 ( al igual que los artículos 11 y 12 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ) concede, durante un tiempo, una protección limitada a la reivindicación de la solicitud o de la marca ya registrada, al tercero que no ostenta la titularidad registral, pero sí un mejor derecho extra registral sobre el signo cuyo registro se ha solicitado o concedido.
La norma resuelve un conflicto de intereses entre el solicitante o el titular registra de la marca y un tercero que no lo es, y lo hace a favor de éste, mediante la técnica de colocarle en la solicitud o la titularidad, a consecuencia de ser mejor su derecho por razones extra registrales.
Para que esa protección se conceda es necesario que el titular haya actuado con fraude de los derechos del tercero o con violación de una obligación legal o contractual ( supuestos de los que es el primero el que tiene interés a los fines del recurso ) "
[...] " Sherman Cooper Limited titular, como se dijo al principio, de varias marcas de diversas nacionalidades, integradas por los términos Ben Sherman ( referencia al fundador de la sociedad, como se indica en la demanda ) y concedidas, en muchos casos, hace más de veinte años, para identificar productos de la clase veinticinco, no ha podido registrarla en España, cual solicitó el trece de septiembre de mil novecientos noventa y seis, por ser incompatible con la marca española número 1.808.955 - folios números 133 a 139 -, formada por un rectángulo oscuro, en el interior del que aparecen las palabras Ben Sherman, que habían solicitado los demandados, el dos de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, para productos de la clase veinticinco y que les fue concedida el cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis - folios números 140, 694 a 698.-
Los demandados se dedicaban, en la fecha de la solicitud de la marca reivindicada, a la venta de productos de la clase de los identificados con los signos de la demandante, en un establecimiento denominado Dólar, sito en Barcelona - confesión de D. Jon, practicada en la segunda instancia, y de D. Alonso, folios números 535 y 536.-
Los demandados conocían de la existencia de la marca Ben Sherman con anterioridad a la solicitud e, incluso, vendieron productos identificados con ella en su establecimiento - confesión de D. Jon y declaraciones de D. Augusto y D. Mauricio.-
Una valoración crítica de la prueba, a la vista de la pluralidad de titularidades que ostenta la demandante, lleva a considerar probada la implantación de los signos de la misma ( aunque no haya prueba de su notoriedad ), cuanto menos, en el Reino Unido y en la fecha en que los demandados procedieron a solicitar la concesión de la marca 1.808.955.
Era, por otro lado, razonable pensar que la actora solicitaría próximamente en España el registro de la marca, como efectivamente hizo.
En conclusión, se entiende demostrado el supuesto que el artículo 3.3 de la Ley 32/1.988 trata de impedir: el aprovechamiento, de mala fe, del esfuerzo de un tercero para dotar a sus marcas de prestigio, mediante un registro oportuno.
El mejor derecho de Ben Sherman Limited es evidente, por lo que procede adaptar el registro a la realidad extra registral, con la estimación de la acción reivindicatoria ".
[...] " Sin embargo, situada cada pretensión en su tiempo, resulta la procedencia de estimar una de las pretensiones basadas en la Ley 3/1.991.
En efecto, la estimación de la acción reivindicatoria ha de producir efectos desde la Sentencia ( su firmeza ), al tener la misma efectos constitutivos, ya que, a partir de ella y de su reflejo registral, la titularidad y el uso de la marca 1.808.955 corresponderán a la demandante.
Una de las acciones de condena ejercitadas en la demanda es la de prohibición - ordinal tercero de su suplico -, la cual presupone, no un previo acto desleal, no cometido, sino el riesgo fundado de que se ejecute en el futuro.
Pues bien, ese peligro se considera efectivo a la vista de la mala fe de los demandados y de ahí que proceda estimar la acción de prohibición. no así las demás ejercitadas con apoyo en la Ley 3/1.991, por la misma argumentación, a sensu contrario ".
La certificación de la sentencia expresada, con declaración de su firmeza, ha de ser admitida y tenida en cuenta en este momento procesal a tenor de lo dispuesto en los artículos 56.4 de la vigente Ley Jurisdiccional ("Después de la demanda y contestación no se admitirán a las partes más documentos que los que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil") y 271.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil (" Se exceptúan de lo dispuesto en el apartado anterior, las sentencias o resoluciones judiciales o de autoridad administrativa, dictadas o notificadas en fecha no anterior al momento de formular las conclusiones, siempre que pudieran resultar condicionantes o decisivas para resolver en primera instancia o en cualquier recurso. Estas resoluciones se podrán presentar incluso dentro del plazo previsto para dictar sentencia, dándose traslado a las demás partes, para que, en el plazo común de cinco días, puedan alegar y pedir lo que estimen conveniente, con suspensión del plazo para dictar sentencia. El tribunal resolverá sobre la admisión y alcance del documento en la misma sentencia " ), pues se cumplen los requisitos necesarios para que entren en juego ambos preceptos.
Y puesto que la referida sentencia implica la extinción del único motivo causante de la denegación de la marca, que había solicitado la hoy recurrente, y que había sido denegada por considerarse incompatible con la que ahora, en virtud de resolución judicial firme, ha pasado a pertenecerle unificándose así la titularidad de las marcas enfrentadas, las Resoluciones administrativas han de ser anuladas por no conformes a derecho.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley Jurisdiccional, cada parte satisfará las costas de este recurso de casación, sin que haya lugar a la condena en las de la instancia, al no concurrir temeridad o mala fe.
Por lo expuesto, en nombre de su Majestad el Rey, y en ejercicio de la potestad de juzgar que emanada del pueblo español, nos confiere la Constitución,
Estimar el presente recurso de casación interpuesto por la representación procesal de SHERMAN COOPER LTD., contra la sentencia dictada con fecha 22 de Marzo de 2.001, por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Séptima, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 2.637/1997, que casamos y anulamos.
Estimar el recurso contencioso-administrativo antes expresado interpuesto por la citada mercantil y anular, por no conformes a derecho, las Resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fechas 5 de Diciembre de 1.996 y 19 de Junio de 1.997, desestimatoria ésta del recurso ordinario interpuesto en cuanto denegaron la solicitud de la marca número 1.985.175, para la Clase 25 del Nomenclátor internacional, marca por tanto cuya inscripción se concede por desaparición del único obstáculo que la impedía.
Cada parte satisfará las costas de este recurso de casación, sin que haya lugar a la condena en las costas de la instancia.
Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Magistrado Ponente de esta Sala Excmo. Sr. D. Francisco Trujillo Mamely, todo lo cual yo, el Secretario, certifico.
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