STS, 17 de Diciembre de 2004

"Frudesa, S.A." e "Iglo-Ola B.V." interpusieron ante la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el recurso contencioso-administrativo número 544/1999 contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de junio de 1998, confirmada por la de 1 de febrero de 1999, que concedió la inscripción de la marca número 2.093.683 "Capitán Mario Morsa", con gráfico, en la clase 29.

En su escrito de demanda, de 3 de septiembre de 1999, alegaron los hechos y fundamentos de Derecho que consideraron oportunos y suplicaron se dictase sentencia "por la que, estimando el presente recurso, se declaren nulas y sin ningún valor ni efecto las citadas resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas y se declare la definitiva denegación de la marca nº 2.093.683, Capitán Mario Morsa, con gráfico de capitán, clase 29". Por otrosí interesaron el recibimiento a prueba.

El Abogado del Estado contestó a la demanda por escrito de 12 de noviembre de 1999, en el que alegó los hechos y fundamentación jurídica que estimó pertinentes y suplicó a la Sala dictase sentencia "desestimando el presente recurso".

No habiéndose recibido el pleito a prueba y evacuado el trámite de conclusiones por las representaciones de ambas partes, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictó sentencia con fecha 31 de octubre de 2001, cuya parte dispositiva es como sigue: "FALLAMOS: Que debemos desestimar el recurso contencioso- administrativo interpuesto por Frudesa, S.A. e Iglo-Ola B.V. contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas de 5 de junio de 1998, Boletín Oficial de la Propiedad Industrial de 16 de julio de 1998, por la que se concedió la marca de servicios nº 2.093.683, y contra la desestimación del recurso ordinario, sin que proceda hacer pronunciamiento alguno en materia de costas".

Con fecha 15 de febrero de 2002 "Unilever N.V." (actual titular de la marca número 2.020.120 "El Capitán de Frudesa") e "Iglo Ola B.V." interpusieron ante esta Sala el presente recurso de casación número 846/2002 contra la citada sentencia, al amparo de los siguientes motivos:

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas.

al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, por infracción del artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas.

El Abogado del Estado presentó escrito de oposición al recurso y suplicó su desestimación con imposición de costas al recurrente.

Por providencia de 28 de septiembre de 2004 se nombró Ponente al Excmo. Sr. Magistrado D. Manuel Campos Sánchez-Bordona y se señaló para su Votación y Fallo el día 9 de diciembre siguiente, en que ha tenido lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, Magistrado de la Sala.

La sentencia que es objeto de este recurso de casación, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 31 de octubre de 2001, desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Frudesa, S.A." (actualmente sustituida por "Unilever N.V.") e "Iglo-Ola B.V." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas antes reseñadas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.093.683 "Capitán Mario Morsa", con gráfico, para distinguir productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, en concreto "carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres, verduras, carnes y pescados en conserva, secos y cocidos, jaleas y mermeladas, huevos, leche y otros productos lácteos, aceites y grasas comestibles, platos preparados a base de carne, pescado o verduras".

A la inscripción de la marca número 2.093.683 "Capitán Mario Morsa", con gráfico, solicitada por "Pescanova, S.A.", se habían opuesto "Frudesa, S.A." e "Iglo-Ola B.V." en cuanto titulares, respectivamente, de las marcas números 2.020.120, "El Capitán de Frudesa", y 1.593.696, "Capitán Iglo", que amparan productos de la misma clase. El rechazo de su oposición, tanto en vía administrativa como en la jurisdiccional de instancia, motiva el presente recurso de casación.

La Sala de instancia confirmó la decisión de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Ésta, a su vez, había considerado que no concurrían en el caso de autos los "presupuestos aplicativos de la prohibición de registro prevista en el art. 12.1 [de la Ley], por existir entre los distintivos enfrentados. M.N. 2.093.683 Capitán Mario Morsa (gráfica), clase 29, solicitada, y las oponentes M.N. 2.020.120 El Capitán de Frudesa, clase 29, y M.N. 1.593.696 Capitán Iglo (gráfica), clase 29, suficientes disparidades de conjunto como para garantizar su recíproca diferenciación, excluyéndose todo riesgo de error o confusión en el mercado".

Las consideraciones en las que se basó el tribunal sentenciador para pronunciarse en el sentido que lo hizo fueron las siguientes:

"[...] En el caso que nos ocupa la marca concedida era de carácter mixto y consistía en denominación Capitán Mario Morsa, y la figura de una morsa que presenta rasgos humanizados de semblante sonriente ataviada con prendas de pescador con botas e impermeable en color amarillo, pantalones azules y jersey azul marino. Su piel es gris con los colmillos en blanco tocada con un gorro amarillo donde se incluye el vocablo Pescanova en color rojo, formando parte de la razón social del titular del registro. Las oponentes son las denominativas El Capitán [de Frudesa] y Capitán [Iglo] sin más elementos gráficos o denominativos incorporados a las respectivas marcas.

Partiendo de la absoluta identidad o coincidencia de las clases del Nomenclátor para el que fueron concedidas, el examen, para determinar la compatibilidad o incompatibilidad de las marcas en litigio debe ceñirse a los signos identificativos de cada una, y comprobar si se excluye o no el riesgo de confusión que proscribe la Ley.

En una apreciación de conjunto, debemos coincidir con la Oficina Española de Patentes y Marcas que la concedida incorpora en la denominación más elementos, Mario Morsa, que la distinguen de las oponentes, pese a la coincidencia del término Capitán. Además la concedida incorpora a la denominación un significativo elemento gráfico, que todavía contribuye a aumentar las diferencias entre unas y otras.

Descartada la existencia de la prohibición del art. 12.1.a), podemos afirmar que tampoco concurren las del art. 13.c) y d). Respecto del primero y segundo de los preceptos legales, las diferencias detectadas excluyen la posibilidad de que dé ese aprovechamiento de signos o medios registrados, ya que precisamente ese registro de la marca concedida resulta compatible con las oponentes al darse diferencias evidentes que descartan esta prohibición".

En nuestra reciente sentencia de 9 de diciembre de 2004 (recaída en el recurso de casación número 270/2002) hemos confirmado la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid con fecha 19 de junio de 2001, que a su vez desestimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por "Frudesa, S.A." (actualmente sustituida por "Unilever N.V.") e "Iglo Ola B.V." contra las resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas en cuya virtud fue inscrita la marca número 2.039.980 "Capitán Pescanova", para distinguir los mismos productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional que protege la marca aquí debatida.

Hemos confirmado, decimos, dicha sentencia rechazando el recurso de casación entablado por las dos compañías hoy recurrentes disconformes con la inscripción de la marca allí concedida ("Capitán Pescanova") en cuanto titulares, respectivamente, de las marcas números 1.593.696 "Capitán Iglo" y 2.020.120 "El Capitán Frudesa".

Añadíamos en dicha sentencia que esta Sala había, además, resuelto recientemente otros dos recursos de casación análogos, entablados por una o ambas de las empresas recurrentes, contra sendas sentencias de tribunales de instancia favorables al registro de marcas que contenían denominaciones similares a la aquí impugnada.

En efecto, mediante nuestra sentencia de 18 de noviembre de 2004 (recaída en el recurso de casación número 6296/2001), aun cuando casamos por quebrantamiento de forma la dictada con fecha 13 de septiembre de 2001 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 236/1999, interpuesto por "Unilever, N.V." e "Iglo Ola, B.V.", acto seguido desestimamos dicho recurso y corroboramos la validez de la inscripción de la marca número 2.072.777 "Capitán Nelson" para productos de la clase 29 del Nomenclátor.

Y mediante nuestra sentencia de 20 de julio de 2004 (recaída en el recurso de casación número 2213/2001) confirmamos la dictada con fecha 5 de octubre de 2000 por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el recurso número 4213/1997, interpuesto por "Iglo Ola, B.V." contra la inscripción de la marca número 1.986.690 "Capitán Negro", también para productos de la clase 29 del Nomenclátor.

En la misma sentencia de 9 de noviembre de 2004 expresábamos que, ante la similitud de los argumentos de las empresas que ahora recurren en casación con los rechazados por dichas dos sentencias de 18 de noviembre de 2004 y 20 de julio de 2004, al contenido de éstas debíamos remitirnos también como base argumental de aquélla.

Bajo estos presupuestos, la fundamentación expresada en la tan repetida sentencia de 9 de diciembre de 2004 para rechazar el recurso de casación entonces planteado por las dos compañías hoy recurrentes fue la siguiente:

"En el primer motivo de casación se denuncia, al amparo del artículo 88.1.d) de la Ley Jurisdiccional, la infracción del artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Las recurrentes discrepan del juicio de la Sala de instancia sobre la 'imposibilidad del aprovechamiento' (del prestigio de sus marcas) por parte de 'Pescanova', sosteniendo que sí concurre tal aprovechamiento ilegítimo.

El motivo no puede ser estimado. Las razonadas consideraciones del tribunal de instancia anteriormente transcritas excluyen de modo tajante que concurran en este supuesto razones para aplicar la prohibición de registro de marcas que supongan un aprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios ya registrados. La comparación de los términos enfrentados y la circunstancia de que en la nueva denominación se incluya precisamente el nombre de la conocida empresa (Pescanova), que según la Sala de instancia es 'titular y origen de los productos', pueden en efecto legitimar la apreciación de dicha Sala al excluir tanto el riesgo de confusión general como su modalidad de riesgo de asociación entre unas empresas y otras.

Si, a juicio de la Sala sentenciadora, la nueva denominación presentada a registro tiene su mayor fuerza distintiva en 'Pescanova' y no en el nombre común 'Capitán', es razonable concluir que el consumidor no será inducido a error pues precisamente acudirá al término 'Pescanova' para identificar el producto y asociarlo a los comercializados por la empresa de este reputado nombre.

Habríamos de mantener dichas consideraciones aunque sólo fuera por aplicación de la doctrina, múltiples veces reiterada, que impide combatir en este género de recursos extraordinarios las apreciaciones de hecho de los tribunales de instancia no susceptibles de control casacional (a salvo supuestos extremos de irrazonabilidad o arbitrariedad). Pero es que, además, coinciden con las que esta misma Sala ha hecho en la ya citada sentencia de 18 de noviembre de 2004 al fallar en cuanto al fondo, tras apreciar el quebrantamiento de forma, el recurso contencioso-administrativo cuya sentencia había sido impugnada en el recurso de casación número 6296/2001.

En efecto, al entrar en el fondo de aquel litigio, una vez casada la sentencia dictada en él por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sostuvimos la compatibilidad de la marca número 2.072.777 'Capitán Nelson', para productos de la clase 29 del Nomenclátor, con las marcas precedentes de una de las empresas hoy recurrentes. Excluíamos también por nuestra parte que, vistas las diferencias entre ambas, concurrieran los requisitos determinantes de la aplicación del artículo 13.c) de la Ley de Marcas. Pues la comparación de "los elementos denominativos que caracterizan la marca aspirante número 2.072.777 'Capitán Nelson' y las marcas obstaculizadoras número 2.020.120 'El capitán de Frudesa' y número 1.593.696 'Capitán Iglo' (gráfica) revela la utilización de un elemento distintivo común en ambas marcas, el vocablo 'Capitán', que se debilita por la adición del término 'Nelson' para identificar a la marca aspirante, que permite apreciar la falta de similitud fonética y conceptual, que propicia que no exista riesgo de confusión en el mercado ni riesgo de asociación sobre la procedencia empresarial común de los productos ofrecidos por las referidas marcas, aunque distingan productos que se distribuyen en la misma área comercial.' Doctrina igualmente aplicable a la denominación 'Capitán Pescanova' objeto del presente litigio.

Es irrelevante a estos efectos que el término 'Capitán' pueda, o no, calificarse en sentido estricto de 'genérico'. Lo decisivo es que, dado su carácter común, no resulta en absoluto irrazonable afirmar que precisamente la adición de otro u otros vocablos puede individualizar o caracterizar la denominación en su conjunto hasta hacerla perfectamente distinguible de otros signos ya registrados que, en el pasado, hubieran también añadido al mismo término otros vocablos significativos.

[...] En el segundo motivo de casación sostienen las empresas recurrentes que el tribunal de instancia ha vulnerado el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas al no considerar que entre sus marcas prioritarias y la marca 'Capitán Pescanova' existan las semejanzas suficientes como para aplicar la prohibición relativa de registro contenida en aquel precepto. A su juicio, el hecho de que el vocablo 'Capitán' ocupe la primera posición en el conjunto denominativo lo convierte en el elemento de mayor fuerza expresiva, siendo precisamente el 'personaje' de un capitán de barco el signo identificador de sus productos que, además, coinciden en su ámbito aplicativo con los de la marca aspirante al registro.

El motivo tampoco puede ser estimado. La apreciación del tribunal de instancia sobre la comparación entre los signos enfrentados, obtenida a partir de la valoración de las pruebas en términos que no pueden calificarse de irracionales o arbitrarios, debe prevalecer en casación frente a la mera discrepancia de la parte actora. Apreciación de la que sin duda puede disentir la parte recurrente, pero sin que ello autorice a fundar un recurso de casación basado en la vulneración de normas legales, habida cuenta de la constante doctrina que venimos sentando en torno al control casacional de las sentencias en que se aplica la norma ahora invocada.

Hemos sostenido que cuando la cuestión central del litigio de instancia es, precisamente, apreciar las diferencias fonéticas, gráficas, conceptuales y aplicativas de unas y otras marcas a efectos de juzgar sobre su posible pacífica convivencia en el mercado sin riesgo de confusión y excluir la prohibición relativa establecida por el artículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, no basta para el éxito de dicho recurso de casación que la recurrente se limite a discrepar de las apreciaciones que haya hecho el tribunal de instancia afirmando que éste ha errado en dichas apreciaciones.

En efecto, no corresponde a esta Sala, en cuanto tribunal de casación, sustituir las valoraciones efectuadas por los tribunales de instancia sobre la apreciación de los diversos elementos de hecho que aquel artículo contempla para legitimar el acceso o la negativa al registro de una determinada marca. En la medida que este precepto prohíbe registrar como marcas los signos o medios que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormente solicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado o generar un riesgo de asociación con la marca anterior, el juicio de los tribunales de instancia sobre cualquiera de estos factores (identidad, semejanza, inducción a la confusión en el mercado y riesgo de asociación), a la vista de los elementos de hecho y de las pruebas practicadas, no puede ser sustituido por el del tribunal de casación.

Siendo el recurso de casación un recurso extraordinario que impide al Tribunal Supremo alterar los hechos de que haya partido la Sala de instancia en la sentencia recurrida, salvo que al hacerlo haya violado los escasos preceptos que regulan el valor de la prueba tasada, no cabe solicitar de este Tribunal que sustituya a aquella Sala en la apreciación de tales hechos. Este intento de sustitución es, en suma, el que aflora en el recurso a examen: la parte recurrente sostiene la opinión de que en los distintivos enfrentados un término tiene mayor fuerza expresiva que otro, y que el contraste entre ambos arroja un resultado proclive a la confusión o asociación entre ambos. Sin embargo, la sentencia de instancia llega a conclusiones distintas que, atendiendo a los criterios que deben regir el análisis, no cabe reputar ni irracionales ni absurdas.

A partir de estas premisas, no es en absoluto irrazonable, antes al contrario, concluir en sentido favorable a la posibilidad de que coexistan marcas diferenciadas que, incluso para el mismo sector alimentario, incorporen junto al término 'Capitán' otros con su carga expresiva propia de modo que logren la capacidad distintiva autónoma del nuevo signo en su conjunto, sin riesgo de confusión ni de asociación con los precedentes."

Los dos motivos de casación mediante los que se articula este recurso coinciden con los analizados en la sentencia antes citada de 9 de diciembre de 2004, a salvo los matices, no relevantes, derivados de sustituir la denominación "Capitán Pescanova" con la de "Capitán Mario Morsa". Debemos, pues, reiterar los razonamientos antes expuestos para concluir que la Sala de instancia no vulneró ninguno de los dos preceptos de la Ley de Marcas que se aducen como infringidos, pues entre esta última denominación ("Capitán Mario Morsa") y las marcas oponentes ("El Capitán de Frudesa" y "Capitán Iglo") sucede lo mismo que en los casos ya resueltos ("Capitán Nelson", "Capitán Negro" y "Capitán Pescanova"), esto es, existen las suficientes diferencias como para evitar el riesgo de confusión entre los consumidores, sin que se haya pretendido el aprovechamiento ilegítimo del prestigio de las marcas de las sociedades recurrentes.

Procede, pues, la desestimación del recurso con la preceptiva condena en costas a la parte que lo ha sostenido conforme prescribe el artículo 139.2 de la Ley Jurisdiccional.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español